试论说明书所声明的专利所要解决的技术问题的重要性

章建勤 张小娟

关键词

专利说明书 专利技术方案 技术问题

众所周知，在我国专利法律实务中，专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题没有得到应有的重视，而在笔者看来，这个问题是极其重要的，再怎么强调都不为过。理由有以下六点：

一、专利说明书所声明的专利技术方案所要解决的技术问题，是专利申请被授予专利权的逻辑起点

专利“以公开换保护”的“公开”必然是对社会有技术贡献的技术方案的公开。如果所公开的技术方案对社会没有实际贡献，自然就不应该对其赋予任何法律权利，更不应该赋予专利权这样的以国家公权力作保障的独立垄断的权利。而判断所公开的技术方案是否对社会实际有贡献，首先就应该从审查专利申请人自己在说明书中所声明的，其“发明”的专利技术方案所要解决和能解决的现有技术中的技术问题开始。如果专利申请人对自己的“发明”所要解决和能解决的现有技术中存在的技术问题都不清楚，或者说得模棱两可、含含糊糊，那其所谓的“发明”对社会的技术贡献就无从判断，自然这样的专利申请是不应该被授予专利权的。

二、专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题，是专利申请是否符合《专利法》第26条第3款要求的判断根据

《专利法（2008年修正）》第26条第3款规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。”

（一）关于说明书所公开的发明或者实用新型内容的清楚

《专利审查指南（2010）》第二部分第二章2.1.1规定，说明书所公开的发明或者实用新型内容的清楚，具体包括主题明确和表述准确。对于何为所述的主题明确，其进一步规定为“说明书应当写明发明或者实用新型所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案，并对照现有技术写明发明或者实用新型的有益效果”。

根据上述规定，判定说明书所公开的发明或者实用新型的内容是否清楚，关键还是要看说明书是否写明了发明或者实用新型所要解决的技术问题，以及解决其技术问题采用的技术方案，并对照现有技术写明发明或者实用新型的有益效果。而其中的关键是，说明书所声明的专利技术方案所要解决的现有技术中的技术问题。一旦说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题清楚了，审查员自然就能判断所公开的专利技术方案是否是用来解决专利说明书所声明的专利技术方案所要解决的现有技术中的技术问题的，而且对于所属技术领域的技术人员来说，判断所公开的专利技术方案本身是否清楚，乃至专利说明书所公开的专利技术方案能否解决其声明的所要解决的现有技术中的技术问题，是不成为问题的。因此，专利说明书所声明的专利技术方案所要解决的技术问题，在判断说明书公开的发明或者实用新型内容是否清楚方面，是极其重要的。

（二）关于说明书辦的发明或者实用新型内容的趨注

按照《专利审查指南（2010）》第二部分第二章2.1.2关于说明书公开的发明或者实用新型内容的完整的规定，一份完整的说明书的内容应当包括“发明或者实用新型所要解决的技术问题”。这是确定发明或者实用新型具有新颖性、创造性和实用性必不可少的内容。

（三）关于能够实现

《专利审查指南（2010）》第二部分第二章2.1.3规定：“所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。”据此，判定是否“能够实现”的根本标准还是看能否“解决其技术问题”，而此处所述的“其技术问题”是指专利申请人自己在说明书中所声明的其“发明”所能解决的技术问题。

三、专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题，是专利申请或授权专利是否符合《专利法》第26条第4款要求的判断根据

《专利法（2008年修正）》第26條第4款规定：“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”《专利审查指南（2010）》第二部分第二章3.2.1规定：“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。”关于如何判断所述的权利要求是否得到说明书的支持，审查指南在该部分进一步规定广如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或者多种下位概念或避畢方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。”据此，专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题，是专利申请是否符合《专利法》第26条第4款要求的判断根据，而且只要专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题清楚明确，对于所属技术领域的技术人员来说，判断权利要求是否符合《专利法》第26条第4款的要求，就是不存在问题的。

四、专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题，是专利申请文件或者已经授权的专利文件是否符合《专利法实施细则》第20条第2款要求的判断根据

《专利法实施细则（2010修订）》第20条第2款规定：“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。”而《专利审查指南（2010）》第二部分第二章第3.1.2规定“必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中的技术方案。判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书所描述的整体内容，不应简单的将实施例中的技术特征直接确定为必要技术特征。”

五、专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题，是专利授权中断定是否符合新颖性、创造性的前提

只有单独或者组合后能够解决专利申请文件或者已授权专利说明书所声明的专利技术方案所要解决的技术问题的技术材料，才能用于判定专利申请或者已授权专利是否具有新、创性，因此只有准确掌握专利申请或者专利说明书所声明的其技术方案所要解决的技术问题，才能判断新颖性、创造性。

因此，专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题，是专利授权中断定是否符合新颖性、创造性的前提。

六、在专利确权中专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题，比人们通常认为的更加重要

被申请宣告无效的专利，只要不符合《专利法实施细则》第65条所规定的无效宣告请求理由的其中一项要求的，就应该被宣告无效。而判定是否符合《专利法>第26条第3款、第4款，《专利法实施细则》第20条第2款的规定只需针对专利授权文件本身，而不需要对比文件。因此，也应该先针对其是否符合《专利法>第26条第3款。第4款和《专利法实施细则》第20条第2款的规定，而不是先进行检索以找到对比文件来判定是否符合《专利法》第22条规定的新颗性、创造性。由于过去我国的专利申请中，不论发明人、专利申请人、专利代理人、审查员，往往都没有对《专利法》第26条第3款、第4款和《专利法实施细则>第20条第2款的规定给予应有的重视，由此造成被授权的专利中，有相当多的专利不符合《专利法>第26条第3款、第4款和《专利法实施细则》第20条第2款的规定。

判断一个授权专利是否符合《专利法》第26条第3款、第4款和《专利法实施细则》第20条第2款的规定，是从审查确定专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题开始的。有鉴于此，笔者在遇到要判断一个专利是否应该被宣告无效时，首先从确定专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题开始，进而判断是否符合《专利法>第26条第3款、第4款和《专利法实施细则》第20条第2款的规定，而不是先從判断是否符合《专利法》第22条规定的新颖性、创造性开始。即便进行对比文件的检索，也是从确定专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题开始。笔者常常不需要检素就能找到对一个专利提起无效宣告申请的理由，并且令团队成员信服，即便是针对被广泛认为稳定性很好、价值很高的专利也往往如此。“秘诀”就在于，笔者非常重视专利在其说明书中声明其发明”所要解决的现有技术中存在的技术问题。笔者养成的习惯是，在阅读一个专利文件时，一定是先搞明白其在说明书中所声明的“发明”所要解决的技术问题，接下来仔细分析判断其发明内容及实施例是否能真正解决其所声明的所要解决的技术问题，然后再判断权利要求是否以说明书为依据，或者权利要求是否记载了解决技术问题的必要技术特征。

综上，在笔者看来，在目前阶段，对于专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题的重要性，再怎么强调都不为过。