试论企业商标管理

冯志慧

商标作为企业无形资产的重要组成部分，是企业品牌的象征，是企业商誉累积的媒介。本文笔者通过实际案例分析，对企业商标申请、使用、管理等实务提出了自己的理解与看法。

一、案例

案例一：

案情简介：

久邦计算机技术（广州）有限公司于2004年11月30日向国家工商行政管理总局商标局（以下简称“商标局”）申请注册“3G门户”商标，类别为第42类，计算机用户间交换数据提供连接服务等，2007年12月19日被商标局初审驳回，久邦公司即申请复审，并提供证据证明“3G门户”商标经过该公司常年使用，已经具有了显著的识别性，应当核准加以保护。而商评委则认为，此商标名称直接表明了服务内在的技术特点，难以起到区分商品来源的作用，缺乏显著性，因此于2008年10月20日作出复审决定，驳回该商标注册申请，久邦公司遂向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，一审判决维持原商标驳回复审决定。

此外，久邦公司于2005-2006年多次以图形化“3G”（   ）向商标局提出申请，均被驳回。

案例分析：

“3G门户”作为宣传语简单易记，久邦公司采用“3G门户”进行广告宣传，产生了一定的影响，获得了一定的市场，但对于久邦公司而言，“3G门户”不一定是一个很好的商标申请选择。

首先，“3G门户”明显欠缺显著性，商标注册风险较高。而且商标申请时间较长，久邦公司从2004年11月申请商标注册，到2009年8月一审判决，历时近5年，仍未能获得商标注册。其运营了5年的“3G门户网”未能获得商标保护，浪费了成本，而且无法防止他人在相同或近似领域使用与“3G门户”相同或近似的宣传用语。虽然，久邦公司也考虑采用图形化商标提高显著性，但均因“3G门户”自身的特殊性而以失败告终。

其次，“3G门户”是“3G”和“门户”的组合词，其中，“3G”是第三代无线技术的缩写，属于通用技术词汇，“门户”是用户接触网络的入口，也属于公有领域名词，即使两个词的组合变成了注册商标，其排他性也大大减弱，其并不能防止他人在相同或近似领域使用“3G”或“门户”，因此，即便该商标注册成功，其商标专用权的范围也将大大缩小。

案例二：

案情简介：

美国暴雪娱乐有限公司于2003年3月21日向我国工商总局申请，将“STARCRAFT：GHOST”注册为电子竞技服务等项目的商标（注册号3494912），结果被驳回，其提出商标复审，又被驳回，商标评审委员会的驳回理由是，“STARCRAFT：GHOST”属于易产生不良影响的词汇，有“占星术”和“幽灵”的含义，属于有违社会主义道德风尚的封建迷信。为此，暴雪娱乐有限公司又提起了行政诉讼，暴雪娱乐有限公司认为，其注册该商标是为了在战网上提供相关信息和游戏服务，与迷信无关，不会产生不良影响。而且该公司已经在第9类商品“计算机游戏软件”上注册了“STARCRAFT：GHOST”商标（注册号3494904），说明该商标具有可注册性，并提交了大量从百度、谷歌搜索到的网页，用以证明“STARCRAFT：GHOST”翻译为《星际争霸：幽灵》，只是游戲名称，和封建迷信无关。但2009年2月，其行政诉讼一审法院维持原商标驳回复审决定。

在复审期间，暴雪娱乐有限公司再次以图形化“STARCRAFT：GHOST”（）提出商标注册申请，并获得了注册。

案例分析：

暴雪娱乐公司的商标申请策略值得学习。

首先，暴雪娱乐作为美国公司，其在中国申请注册了很多商标，对于“星际争霸”、“魔兽世界”等火爆游戏，均申请注册了中英文商标。“STARCRAFT：GHOST”是“星际争霸：幽灵”的英文翻译，而“星际争霸：幽灵”商标在2009年5月21日核准注册。

其次，暴雪娱乐公司注重替代方案的设计，在英文商标“STARCRAFT：GHOST”被驳回后，其以图形化商标再次提出申请，并获得了注册。

第三，暴雪娱乐公司重视储备性商标注册。经检索，暴雪娱乐公司不仅在第9类（游戏软件等）、第28类（游戏机等）以及第41类（在线游戏等）申请商标注册，而且还在其他一些和其游戏产品服务有关的类别注册了商标。例如，“”商标，暴雪娱乐公司在第6类（金属钥匙链等）、第14类（手镯等）、第16类（游戏操作手册等）、第25类（无檐帽等）等14个类别进行了注册。仔细分析后可以发现，暴雪娱乐公司的扩类注册并非盲目进行，而是选择一些与商标性质有关的周边产品或服务，有的放矢。

案例三：

案情简介：

2000年3月31日，中山市南区百鸟归巢火锅美食店在第42类餐馆等服务上申请注册商标“湾仔码头”（注册号1591629），并于2001年6月21日核准注册。2008年6月4日，百鸟归巢火锅美食店与自然人成超签订商标转让合同，经商标局核准，该商标2009年8月13日转让给成超。2009年8月21日，通用磨坊食品亚洲有限公司（以下简称“通用磨坊公司”）对该注册商标以三年不使用（2006年8月21日至2009年8月20日期间）为由，申请撤销涉案商标。商标局支持了该撤销申请。成超提起商标撤销复审，商评委维持了商标局的撤销决定。成超不服，提起行政诉讼。一审法院经审理，推翻了商标局及商评委的决定，认为成超对商标进行了真实的商业使用。通用磨坊公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉。

二审中，通用磨坊公司主张，被上诉人成超提供的使用证据绝大部分为单次、象征性的证据，有的证据甚至前后矛盾，纯粹是为了应对案件而专门伪造，加之成超抄袭并摹仿知名品牌申请的商标多达五十余件，此种批量注册谋取利益的行为完全不符合诚实信用原则，相关商标的真实使用意图也是不存在的。北高院经过审理，于2014年12月19日作出（2014）高行终字第1934号判决。判决认为，原商标权利人与成超签订商标转让合同，该合同约定从合同签署之日起，成超就独自拥有商标的所有权和使用权。虽然在2008年6月4日至2009年8月12日期间成超尚不享有商标专用权，但是其依据商标转让合同的约定对涉案商标自行使用或许可他人使用的行为，并未违背商标原权利人的意志。在这一点上，二审法院支持了一审法院的认定。但是，对于成超提交的使用证据能否证明该商标被“真实使用”的问题上，二审法院认为一审法院事实不清、适用法律错误，应予撤销。

成超不服二审判决，向最高人民法院提起再审，最高院经过审理，于2015年12月2日作出（2015）知行字第181号行政裁定书。最高院认为，成超提交的关于复审商标在法定期间内以广告宣传和许可他人使用的方式进行了真实的商业使用的证据并不能佐证其主张，无有效证据证明复审商标在核定使用的服务上进行了实际使用。最高院因此驳回了成超的再审申请。

案例分析：

成超在诉讼程序中提交的商标使用证据包括：其与某文化传媒公司签订的《广告代理合同》、《广告协议》及其用于佐证履行情况的发票;《姑苏晚报》有关湾仔码头小吃部的招商广告;其与某公司食堂签订的合作合同及其用于佐证履行情况的送货单、相关照片;经公证的《商标许可使用合同》;《数码喷绘制作合同单》及条幅广告照片;其与某茶餐厅签订的《商标合作协议》;记载有“湾仔码头小吃部”的行政处罚决定等。

二审法院在审查涉案商标使用证据时，不仅考虑了证据链的完整性，而且考虑了证据对商标“使用”的支持力度。例如，二审法院认为，《广告代理合同》、《广告协议》及其用于佐证履行情况的发票构成了完整证据链，但其只能证明“湾仔码头”小吃部刊登了招商广告，并不能证明该小吃部实际经营，即并不能支持涉案商标进行了实际使用;而《商标许可使用合同》單独并不能证明合同履行情况。二审法院特别针对象征性使用证据表明了态度，认为仅为维持商标注册的单次、象征性的使用不属于处于真实商业目的而进行的商标使用。

最高院在再审中指出，商标的使用，不仅包括商标权人自用，也包括许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用。没有实际使用注册商标，仅有转让、许可行为，或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等，不能认定为商标使用。判断商标是否实际使用，需要判断商标注册人是否有真实的使用意图和实际的使用行为，仅为维持注册商标的存在而进行的象征性使用，不构成商标的实际使用。

二、对企业的启示

商标作为区别商品或服务来源的标记，是企业品牌的象征，是企业商誉累积的媒介。商标战略与品牌战略应整合归一，并重视商标注册与日常商标管理工作。

基于上述案例，现针对企业商标注册及使用提出以下建议：

（一）商标布局应提前。在产品创意之初，应及时对产品名称进行商标注册，以免商标注册失败造成的推广运营成本的浪费，此外，还可能因更换产品名称造成市场损失。

（二）商标应具有显著性。商标的主要作用是区分和标识商品/服务来源，显著性是其最基本的要求。企业在进行商标设计时，应首先关注其显著性，在具备显著性的基础上，选择简单易记易推广的商标进行注册。

（三）适当设计备选商标。商标注册周期较长，且存在注册失败的风险，对核心产品可适当设计备选商标，以避免商标注册失败给产品推广造成不利影响。

（四）对重要商标进行防御商标注册。根据业务领域及商标特性，适当外延商标注册领域，不仅可以为公司业务延展做准备，而且可以防止他人在相关领域注册相同或类似商标“搭便车”。

（五）重视商标使用证据的保留。根据《商标法》第四十九条的规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。公司应重视注册商标使用证据的保留，包括但不限于：商品买卖合同/服务合同、商标许可使用合同、以及相应的发票/收据;商品/服务广告宣传相关材料;展览会/博览会上使用商标的相关证明材料;服务手册/产品手册上的商标使用;等等。证据不仅应显示注册商标，而且应形成完整证据链证明该注册商标在确定的时间、确定的领域（核准使用的领域）进行了实际使用。（作者单位：北京思源理想控股集团有限公司）