在先使用存争议，一二审判决大不同

郑斯亮

近日，陕西省高级人民法院（下称“陕西高院”）就西安卫尔康安市场营销服务有限公司（下称“卫尔康安公司”）起诉西安饮食股份有限公司（下称“西安饮食公司”）、西安大业食品有限公司（下称“大业公司”）侵犯其商标权一案作出二审判决，判令两被告立即停止侵权，并赔偿原告经济损失及合理开支约30万元。

酒类名称被诉侵权

卫尔康安公司于2008年6月10日申请注册了“玉浮梁”文字商标，并于2010年4月14日獲得核准注册。随后，卫尔康安公司发现西安饮食公司在明知“玉浮梁”系其注册商标的情况下，将“玉浮梁”“玉浮粱”交替使用在3款稠酒产品上，相关产品由西安饮食公司下属西安饭庄食品分公司（下称“西安饭庄”）、大业公司负责生产，并在西安饮食公司下辖的8家店铺销售。卫尔康安公司遂以西安饮食公司、大业公司侵犯其商标专用权为由，诉至西安市中级人民法院（下称“西安中院”），请求判令两被告立即停止侵权，并赔偿经济损失及合理开支210万元，收缴侵权产品及生产侵权商品的材料、设备等。

西安饮食公司辩称，其生产和销售的被控侵权产品“玉浮梁”稠酒在外包装上均显著标明“西安饭庄”字样，不会造成相关公众混淆、误认，故未侵犯卫尔康安公司商标专用权。大业公司则同意西安饮食公司的答辩意见。

西安中院经审理查明，2001年，西安饭庄已在稠酒类产品上使用“玉浮梁”字样，2008年，卫尔康安公司申请注册了“玉浮梁”商标，西安饮食公司的使用行为早于卫尔康安公司申请注册商标的日期。此外，西安饭庄自2001年起一直销售“玉浮梁”稠酒产品，使用时间较长。西安饮食公司在卫尔康安公司注册“玉浮梁”商标前，其所生产、销售的“玉浮梁”稠酒产品在相关地域范围内已经获得了一定影响力，故西安饮食公司对“玉浮梁”商标的使用构成在先使用。大业公司作为西安饮食公司的下属单位，其对于涉案稠酒产品的生产和销售主要来源于西安饭庄的授权，故在先使用规则仍适用大业公司。据此，西安中院判决西安饮食公司、大业公司不构成侵权，驳回卫尔康安公司的全部诉讼请求。

二审判决构成侵权

一审判决后，卫尔康安公司不服，上诉至陕西高院。

卫尔康安公司诉称，西安饮食公司在稠酒产品上单独和突出使用“玉浮梁”“玉浮粱”商标，且两公司同在市场销售“玉浮梁”酒产品，双方品牌相同，区域重叠，相关公众一致，势必会引起市场混淆、误认。西安饮食公司明知其拥有“玉浮梁”在先商标专用权仍旧持续使用的行为，构成恶意商标侵权行为。“西安饭庄”字样的标识不能证明“玉浮梁”具有一定社会影响力。此外，西安饮食公司和大业公司对“玉浮梁”商标的使用远远超出了“原使用范围”，不具有在先使用抗辩权，故共同侵犯其注册商标专用权，应共同承担赔偿责任。

西安饮食公司辩称，其使用“玉浮梁”商标的时间早于卫尔康安公司的商标注册申请日，故对该商标享有在先使用权，且有权在原使用范围内继续使用;其生产、销售的“玉浮梁”稠酒外包装上显著标明“西安饭庄”字样，不会造成相关公众的混淆、误认，不构成对卫尔康安公司注册商标专用权的侵犯。大业公司辩称，其在生产稠酒方面得到了西安饮食公司的授权，不构成侵权。

陕西高院经审理认为，西安饮食公司的稠酒在本地具有一定的影响力，但需要注意的是，该影响力的取得很大程度上是来自于“西安饭庄”这一注册商标，并非来自于西安饮食公司对于“玉浮梁”商标的使用。西安饭庄销售的稠酒的知名度、影响力与“玉浮梁”商标的知名度、影响力不是同一个范畴，应当区别分析。在先使用的抗辩，需要在先使用人已经在在先使用的商标上积累了有一定影响的商誉，该案中，西安饮食公司需要证明其在卫尔康安公司申请日前已经在使用的“玉浮梁”商标上取得了一定影响，但西安饮食公司未能对此进行充分举证证明。此外，西安饭庄同时销售了使用“玉浮梁”和“玉浮粱”商标的稠酒和未使用涉案商标的稠酒，并无证据证明涉案商标的使用对西安饮食公司不同稠酒产品销量的大小具有影响。据此，陕西高院判令西安饮食公司、大业公司停止侵犯卫尔康安公司商标专用权的行为，并赔偿卫尔康安公司经济损失及合理开支约30万元。

如何认定在先使用

对于该案判决，北京市京师律师事务所律师钟兰安表示，一审法院和二审法院对该案作出了不同认定，主要涉及商标侵权诉讼中“在先使用抗辩”认定标准的问题。一审法院查明的第一点事实为：西安饮食公司的使用行为早于卫尔康安公司申请注册“玉浮梁”商标的日期;第二点事实为：“玉浮梁”稠酒产品通过西安饭庄这一平台进行销售，本身就是获得“一定影响力”的方式。一审法院最终认定“玉浮梁”稠酒产品已经获得了“一定影响力”，应构成商标法第五十九条第三款规定的在先使用。一审法院在认定第二点事实上，存在明显的逻辑错误。因为被告系当地具有较高知名度的企业，那么被告销售的产品当然具有“一定影响力”，其中逻辑推理存在断裂，不能想当然地推理出这样的结论。二审法院的改判纠正了一审法院的这一错误，从而对整个案件的认定产生了完全不同的结果。

“该案主要关注点是西安饮食公司与大业公司对‘玉浮梁和‘玉浮粱的使用是否为在先使用行为。我国商标注册实行自愿制度，存在注册商标和未注册商标。登记注册的商标需经过严格的审查和公示，具有较强的公信力，法院对未经注册的商标需要经过严格的审查，比如其是否构成商标意义上的使用。对未注册商标的权利人提出的在先使用抗辩，则需要更加严格的审查，比如要求未注册商标的使用应当是实质性、持续性使用而非象征性、间歇性使用，并且该在先使用使未注册商标具有一定的影响力。”江苏纵联律师事务所律师苏仕伟表示。（据《中国知识产权报》）※