实施知识产权尽职调查中容易忽视的法律问题

王婷

【摘 要】论文旨在通过对实施知识产权尽职调查中容易忽视的法律问题进行分析研究，从实践层面的前期准备、权利调查、自由运作调查等环节展开论述，为知识产权尽职调查提供有益参考，有助于中国企业在走向国际市场的同时，更好地应对国际竞争。

【Abstract】This paper aims to analyze the legal issues that are easily to be neglected in the implementation of the intellectual property due diligence. The paper makes a discussion from the practical level of the early preparation， rights investigation， free operation investigation and other links， so as to provide some useful reference for the intellectual property due diligence，and to help Chinese enterprises to better cope with international competition while moving towards the international market.

【关键词】知识产权；尽职调查 ；并购

【Keywords】intellectual property； due diligence； mergers and acquisitions

【中圖分类号】D923 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069（2019）03-0120-02

1 引言

知识产权尽职调查是指在对任何知识产权资产进行投资之前，对该知识产权资产进行的调查和确认的一种法律活动[1]。其通过从全球知识产权机构收集公开信息，为企业在预防侵权争议、降低交易风险、避免遭受欺诈、提高交易质量等方面提供重要保障和有力支持。

目前，尽管越来越多的企业认识到知识产权尽职调查的重要性，但实践中的尽职调查依然更关注于财务报表和税务问题，在知识产权方面投入的时间与精力十分有限。此时更多的是基于对方提供的信息、依靠对方的陈述和保证。但是，陈述和保证仅提供了损害赔偿的追索依据，即使在漫长而昂贵的诉讼后获得赔偿，企业也会因为错过最佳发展时机、卖方支付能力限制等问题，遭受巨大损失。

因知识产权尽职调查失误而带来严重后果的事件屡见不鲜。德国大众曾以9亿美元的价格收购劳斯莱斯和宾利，取得了生产劳斯莱斯的技术和权利，但直至交易完成大众都没能发现其所收购的知识产权中不包含商标使用权；共享单车、无人机等领域因知识产权尽职调查不全面为后续的专利诉讼埋下隐患，导致了IPO进度被迫中断、市场开拓计划被迫打乱等严重后果。

可见，陈述和保证不能弥补由于缺乏尽职调查而产生的实际问题。因此，做好知识产权尽职调查显得尤为重要，需要从细节着手，避免忽视重要的法律问题。本文按照知识产权尽职调查的基本流程，列出实施知识产权尽职调查中一些容易忽视的法律问题。

2 尽职调查前期准备

2.1 组建知识产权尽职调查团队

知识产权尽职调查团队应当由企业内部、外部人员组成，可以包括企业知识产权部门人员、企业研发人员、律师和知晓相关技术的知识产权顾问。知识产权尽职调查是一项全面、细致、复杂的工作，需要与客户和目标企业的研发团队密切合作。因此，组建一支综合的团队，搭建畅通的信息交流渠道，有助于知识产权尽职调查的优质高效完成。

2.2 了解行业及目标企业背景

前期，需要深入了解调查背后的商业目标、战略目标、涉及知识产权的重要性和相关性。同时需要积极沟通，了解企业在某些具体方面的具体需求。

此环节中需要注意的是：如果出现收购、合并等行动，收购方应该督促被收购方事先与掌握核心技术的技术研发人员进行充分沟通，让核心技术人员了解收购情况及尽职调查的目的，避免这些人员在不了解情况下，出现抵触情绪或者辞职，产生技术和人才流失的风险。

3 目标企业知识产权状况

3.1 知识产权及其组合

首先应整理目标企业所拥有或使用的所有IP资产的列表，这应包括传统知识产权资产；其次，要注意与其相关联的知识产权资产及其组合。

这里需要注意的是：不要忽视外国相关权利。随着经济全球化及中国企业积极走向世界，越来越多的目标企业知识产权权利往往包含涉外内容。更重要的是，知识产权所有权、有效性和可执行性的审批甚至是诉讼程序，在每个独立司法管辖区都可能因国家而异、受到不同的法律制约。常见的错误是忽视了外国相关权利，可能会出现因为未能履行管理职责或未能提交必要的商业持续使用证明而被放弃。

3.2 所有权状态和所有权链

应审查每项资产，以核实知识产权的所有权和状态。对于已注册和未注册的知识产权，应核实每项资产的来源，要求其提供表明所有权转让的文件，审查确保该权利以卖方的名义注册，在产权链中没有缺口，核实其中是否存在担保记录，考虑即将到期的重大维护费用和记录IP转让必须产生的成本。

在所有权调查过程中，要注意一类情况：是否存在权利共有、交叉的情况，包括共同所有人、共同发明人、共同开发、资助、赞助、合作或联合开发的情况。对存在的雇佣合同、联合研发合同、转让合同，许可合同等进行详细审阅。

4 确定有效性和可执行性

4.1 确定IP的有效性和范围

在整个尽职调查过程中，应审查专利的范围、有效性和可执行性，是否满足所有维护费用和要求，以确保注册有效；审查商标商品和服务分类，以确认其涵盖预期用途；如果买方计划扩大地域范围，则应探讨管辖权问题，以确定IP是否可在拟议管辖区内使用。

在有效性调查过程中，要注意一种情况：在交易前目标企业放弃的某些知识产权权利是否完全丧失，如放弃的专利相关权利是否在宽限期。如果在保留的宽限期内，要采取相应措施防止目标公司对其重新恢复，避免受到卖方牵制。

4.2 审查与知识产权相关问题的协议

除了前文提到的许可协议，尽职调查还应审查与知识产权相关的所有关键协议，因为它们在許多情况下与知识产权权利本身息息相关，某种程度上代表了其产生的经济影响，如基于知识产权及相关产品、技术的开发协议、顾问协议、结算协议、背书协议、制造协议、分销协议、协作协议等。另外，还包括一些在其他合同中的应对性条款，如反转让或变更、排他性、使用范围的限制、优先购买权、侵权赔偿权以及适用法律条款等。

总而言之，不仅是特定于知识产权的整个协议，而是应对知识产权扩展的所有协议及条款都进行尽职调查。

5 自由运作（FTO）调查

知识产权保护和执行策略可能对IP的强度和价值产生重大影响，所以应及时进行自由运作调查以发现弱点。这里主要考虑分析自由运作程度，发现现存的以及潜在的知识产权诉讼问题。其中难度较大的就是调查潜在的诉讼风险，这时就需要聘请专业人士或团队进行细致全面的FTO调查分析。可以通过FTO检索，对目标公司在专利审查期间所引用的文件进行分析。同时，也需要获得有关主动和先前争议的信息、关于竞争或侵权知识产权的信息、任何相关技术或产品的质量检测以及效果的约定。

在FTO调查过程中，需要注意的是：如果存在潜在知识产权侵权纠纷的风险，需要针对已有的侵权相关事件进行密切跟踪。可以设定相关支付条款，这样，即使在并购时某些事项不能终结，可以要求未来最大损失，待案件清晰后处理。另外，如果目标企业存在母公司，要注意母公司相关知识产权情况，避免出现母公司授权转让于竞争对手、形成专利壁垒的情况。即使是对母公司几乎没有价值的知识产权，如果转移到竞争对手那里，就可能产生巨大的潜在威胁或者不必要的牵制性纠纷。

6 商业秘密的调查

知识产权尽职调查中，不可避免地将会涉及商业秘密，这也是最重要的风险之一。虽然，这些商业秘密完全保护了目标公司整个业务的平台技术，但这些商业秘密未在法律文件中予以确定。在收购目标公司的过程中，不清楚哪些商业秘密被转让，哪些商业秘密将不再被公司使用，这将使双方都面临较大的商业秘密风险。此环节既重要又具有一定的难度，需要注意的是，无法了解技术秘密具体内容时，可以结合协议签订双方主体、协议签订时间等信息综合判断协议的大致目的与范围，在协议的保密义务违反代价方面保留证据，可以作为谈判的筹码或进一步增补违约条款，减轻未知法律风险。

7 结语

本文列出了知识产权尽职调查中容易忽视的一些法律问题，但无法涵盖实践中所有情况，也不能穷尽所有调查方法，仅仅是从实践角度进行了一些总结。除了上述的调查内容以外，知识产权尽职调查往往还需要从商业、财务、税务等多个层面综合分析评价。随着经济全球化，中国企业积极走向海外，在拥抱国际市场的同时，也将面临国际性的激烈竞争，做好知识产权尽职调查，将有助于中国企业更快更稳地走向世界。

【参考文献】

【1】王宁玲. 海外并购中的知识产权尽职调查[J].中国经贸，2012（15）： 74-75.