PCT-PPH项目中关于权利要求可专利性的判断与探讨

赵 欣

一、引 言

2011年11月，中国国家知识产权局与日本特许厅正式开展专利审查高速路项目试点项目。申请人可以依据有关PPH项目的合作协议，就其申请向后续申请的受理局提出加快审查请求。

PPH请求一般包括常规PPH请求和PCT-PPH请求。常规PPH请求是申请人利用在先申请的国内工作结果来向后续申请受理局提出的PPH请求。常规PPH请求只限于两个国家局之间进行，近几年又拓展出多边PPH项目，即PPH MOTTAINAI。PCT-PPH请求是申请人利用在先申请的国际阶段工作结果向后续申请受理局提交的PPH请求。在PCT-PPH请求中，其在先申请一般是一个PCT国际阶段申请，其所利用的是首次申请受理局作为一个国际检索单位和/或国际初步审查单位做出的该PCT国际申请的国际阶段工作结果。

对于PCT国际申请，2004年1月1日之后，其国际检索单位在撰写国际检索报告的同时，会撰写一份书面意见，根据检索报告的结果就其所涉及的发明技术内容是否符合授予专利权的条件，提出初步的、不具约束力的意见。该意见与国际检索报告一同发送给申请人和国际局，有助于申请人理解检索报告的内容。如果申请人不要求进行国际初步审查，国际检索单位的书面意见将成为构成关于专利性问题的国际初步报告 (IPRP第一章) 的依据。如果申请人觉得书面意见的内容不够正面或不够全面，会继续要求进行国际初步审查。国际初步审查单位会就此PCT国际申请作出本单位的初步审查书面意见，或给出最终的国际初步审查报告。

PCT-PPH是PPH项目与PCT申请途径的一个巧妙结合。与常规PPH不同，PCT-PPH项目对于一个申请是否具备可专利性，除了对其权利要求的三性进行判定外，额外还有一个要求，就是其国际检索单位出具的书面意见，国际初审单位的书面意见和国际初步审查报告中的第VIII栏是否有勾画。国际工作结果的第VIII栏主要是针对国际申请的某些缺陷，提出对国际申请的某些意见，如权利要求书、说明书和附图是否清楚，或权利要求是否得到说明书的充分支持等。

二、PCT-PPH早期审查标准及情况

对于早期签订的PPH流程中，《在中日专利审查高速路（PPH）试点项目下向中国国家知识产权局（SIPO）提出 PPH 请求的流程》中，有如下明确规定：若构成 PCT-PPH 请求基础的 WO/ISA、WO/IPEA 或IPER 的第 VIII 栏记录有任何意见，申请将不能够要求参与 PCT-PPH 试点项目 。也就是说，如果申请人想利用PCT-PPH来对其申请向中国国家知识产权局提出加快请求，即使其所对应的PCT国际申请的工作结果中，其权利要求都被做出了肯定性意见，但只要在工作结果的第VIII栏中有任何的意见，此件PCT国际申请都不被认为具有可专利性。

【案例1】该案例是一件在欧洲专利局进行国际检索的PCT国际申请，其国际检索单位的书面意见第一页如图1所示。由图1可以看出，欧洲专利局审查员在第Ⅰ栏、第Ⅴ栏和第VIII栏都填写了审查意见。其第Ⅴ栏意见如图2所示。

图1 案例1国际检索单位的书面意见第一页图示

图2 案例1国际检索单位的书面意见第Ⅴ栏意见

由国际检索单位的书面意见第V栏中可以看出，这件PCT国际申请的20项权利要求均具有新颖性、创造性和工业实用性。但是其书面意见的第VIII栏有勾画，审查员经过检索和审查后认为，该申请并未公开任何伸长率值和粒度大小的测量标准方法和条件，造成其权利要求2和权利要求3的内容不清楚。因此，虽然这件PCT国际申请的所有权利要求的检索结论都是正面的，但依据《在中日专利审查高速路（PPH）试点项目下向中国国家知识产权局（SIPO）提出 PPH请求的流程》的规定，这件PCT国际申请依旧不被认为具有可专利性，不能被利用于PPH项目中。

而在同一时期日本特许厅审理PPH请求时，《在日中专利审查高速路（PPH）试点项目下向日本特许厅（JPO）提出 PPH 请求的流程》中有如下明确规定：若构成 PCT-PPH 请求基础的 WO/ISA、WO/IPEA或 IPER 的第 VIII 栏记录有任何意见，申请人必须解释权利要求如何克服了第 VIII 栏的意见，无论是否已提交了修改以克服第 VIII 栏所提出的意见。若申请人不解释权利要求如何克服了第 VIII 栏记录的意见，申请将不能够参与 PCT-PPH 试点项目。然而，解释是否恰当和/或提交的修改是否能够克服第 VIII 栏中记录的意见不会影响申请是否适格的决定 。②国家知识产权局，《在日中专利审查高速路（PPH）试点项目下向日本特许厅（JPO）提出 PPH 请求的流程》[R/OL].2012.11.1.http：//www.sipo.gov.cn/docs/pub/old/ztzl/ywzt/pph/zn/201311/P020131104523093512342.pdf

同样，美国专利商标局审理PPH请求时，在《美国专利商标局和中国国家知识产权局基于 PCT 工作结果的专利审查高速路试点项目》中，有如下明确规定：对应于美国申请的 PCT 申请的国际阶段最新工作结果，即国际检索单位书面意见（WO/ISA）、国际初步审查单位书面意见（WO/IPEA）或国际初步审查报告（IPER），指出该 PCT 申请至少有一项权利要求具有新颖性、创造性和工业实用性。若构成 PCT-PPH请求基础的 WO/ISA、WO/IPEA 或 IPER 的第 VIII 栏记录有任何意见，申请人必须指出并解释权利要求如何克服了第 VIII 栏的意见，无论是否已提交了修改以克服第 VIII 栏所提出的意见。若申请人不指出并解释权利要求如何克服了第 VIII 栏记录的意见，美国申请将不能够参与 PCT-PPH 试点项目 。③国家知识产权局，《美国专利商标局和中国国家知识产权局基于PCT工作结果的专利审查高速路试点项目》[R/OL].2012.12.1. http：//www.sipo.gov.cn/docs/pub/old/ztzl/ywzt/pph/zn/201311/P020131104523102421476.pdf

由此可以看出，和中国国家知识产权局当时审理PCT-PPH “一刀切”式的做法不同，日本特许厅和美国专利商标局在审查PCT-PPH时，给予申请人一个“解释”的机会。只要是申请人对国际阶段工作结果第VIII栏中所提出的意见进行了解释，日本特许厅和美国专利商标局就会予以认可，并认为这件PCT申请是具有可专利性的，符合PPH流程要求，可以被利用于PCT-PPH项目。同时，由上述规定可以看出，日本特许厅和美国专利商标局并不看重申请人是否真的提交了修改文件以克服国际阶段工作结果第VIII栏中所提出的意见，只要申请人提交的解释合理恰当，即可被审查局所接受。

三、PCT-PPH新的审查标准及实际操作

为方便申请人更好地在中国利用PCT-PPH项目，中国国家知识产权局自2017年7月1日起，对PCTPPH流程中关于国际工作结果第VIII栏的审查标准有了重新的要求。当第VIII栏中的书面意见属于下述情形者，申请人可以向中国国家知识产权局提交PCT-PPH请求。所述情形包括：

（1）第VIII栏中的审查意见不涉及向国家知识产权局提出PPH请求所对应的权利要求，或；

（2）第VIII栏中的审查意见仅涉及说明书或附图所存在的缺陷。

对于上述两种情形，在满足其他PPH请求适格性条件的前提下，申请人可向国家知识产权局提出PPH请求，并在《参与专利审查高速路（PPH）试点项目请求表》的E栏“说明事项”的第3项“特殊项的解释说明”中简述符合第VIII栏提交情形的理由。

也就是说，自2017年7月1日起，我国在审理PCT-PPH请求时，对国际检索单位和国际初审单位出具的工作结果中第VIII栏要求有所放宽。对于第VIII栏中有意见的PCT国际申请，不再直接持有否定态度，而是改为具体情况具体分析。当第VIII栏审查意见中没有出现该申请权利要求的缺陷，或出现的权利要求在申请PCT-PPH时并不涉及，该PCT国际申请工作结果的意见即认定为正面可利用。

在实际工作中，PCT国际申请可能会出现各种各样的缺陷，其国际阶段工作结果的审查意见也会有各种各样的情形。新的审查标准出台后，在遇到国际阶段工作结果第VIII栏有意见时，要如何具体操作呢？

【案例2】一件PCT国际申请，其国际检索单位书面意见第VIII栏中，审查员明确指出了权利要求存在的缺陷，即权利要求25、26、32-35、36-37和39不清楚，而致使该PCT国际申请不满足PCT条约第6条。因为，在此件PCT国际申请中，上述这些权利要求即使都具有新颖性、创造性和工业实用性，也不被认为其具有可专利性，不能应用于PCT-PPH项目中。在2017年7月1日之后，申请人提交PCT-PPH请求的同时，需要将其所有具有缺陷的权利要求剔除，并应当同时在PPH请求表中做出相应的解释，如图3所示。【案例3】一件PCT国际申请，其国际检索单位书面意见第VIII栏中，审查员明确指出了该申请的说明书存在不清楚的缺陷，而权利要求并不存在缺陷，且其所有权利要求都具有新颖性、创造性和工业实用性。在2017年7月1日之后，只要申请人在提交PPH请求时在请求表中进行相应的解释，该PCT国际申请就可以被用于PCT-PPH项目中。因此，在申请进行了图4所示的解释后，该申请即可被用于PCT-PPH项目中。

图3 案例2申请人针对书面意见第VIII栏意见的解释

图4 案例3申请人针对国际检索单位的书面意见第VIII栏意见的解释

在实际工作中，是否只要申请人对PCT国际申请的国际工作结果第VIII栏进行了解释，该PCT国际申请就可以被用于PCT-PPH项目呢？其实不然。在PCT国际申请中，可能会存在各种各样的情况和缺陷，申请人即使提交了解释，也要具体情况具体分析，比如其解释是否合理，是否真的符合中国国家知识产权局对第VIII栏审查时制定的标准。

【案例4】一件专利申请提交了PCT-PPH请求，在其请求表中，申请人进行了如图5所示的解释说明。

图5 案例4申请人针对国际初步审查报告第VIII栏意见的解释

通过在国际局网站上查询该PCT国际申请，发现其国际检索单位的书面意见第VIII栏中对权利要求1、9、10、17、18、19、20、21、22均提出了审查意见。如果基于这份国际阶段工作结果提交PCTPPH请求，上述几项权利要求都不可以被利用。针对此次国际检索单位的书面意见，申请人于2016年12月22日又提交了权利要求的修改文本，并申请进行国际初步审查。在其后的国际初步审查阶段，国际初审单位又出具了一份最新的国际初步审查报告。欧洲专利局审查员在经过国际初步审查后，依然认为这件PCT国际申请的权利要求10存在缺陷。申请人依据这份国际初步审查报告，向中国国家知识产权局提出PCT-PPH请求，并在PPH请求表中做了解释说明。笔者认为，在此件PPH申请中，申请人虽然进行了比较详尽的解释，但该解释只是针对国际初审报告的结果提出了质疑，并没有真正解释对应PCT国际申请的缺陷所在，其权利要求10也没有真正克服审查员提出的缺陷。由此案例可以看出，申请人虽然在提交PPH时进行了解释说明，但并不符合中国国家知识产权局对关于国际阶段工作结果第VIII栏解释的要求，因此，不会被审查员采纳。

【案例5】一件PCT国际申请，其国际检索单位书面意见第VIII栏中，审查员明确指出了其权利要求4和权利要求23在内容撰写上与其所引用的权利要求并不一致，不符合PCT条约第6条。申请人针对以上建议，首先必须将这两项权利要求剔除，并进行如图6所示的解释。

图6 案例5申请人针对国际检索单位的书面意见第VIII栏意见的解释

对于这件PCT国际申请，我们在判断时需要思考，是否仅仅剔除了权利要求4和权利要求23，就可以满足我国PCT-PPH项目新的审查标准呢？这需要进一步去分析这件PCT国际申请的权利要求内容。在国际局网站上查询这件PCT国际申请的权利要求内容时可以发现，这件PCT国际申请的权利要求5和权利要求6都是引用其权利要求4。因为权利要求4存在不清楚的问题，所以笔者认为，其后所有引用权利要求4 的从属权利要求都会存在这样的问题。换言之，对于这件PCT国际申请进行PCT-PPH项目时，虽然在国际检索单位的书面意见中仅仅指出了权利要求4存在缺陷，但在实际操作中，其权利要求4、权利要求5和权利要求6皆不符合PCT-PPH项目规定的新要求。所以，当利用该PCT国际申请进行PCTPPH项目时，除了国际工作结果第VIII栏中明确指出的存在缺陷的权利要求不能够被使用，其后所有引用该权利要求的从属权利要求，都应一并视同存在同样的缺陷，而不可以被利用在此次PPH申请中。所以，在填写权利要求对应性解释时，也应当将这些权利要求一并剔除，按照图7所示方式填写。

图7 案例5 权利要求对应性正确的解释方式

四、结 语

本文通过对审查高速路项目中PCT-PPH在最新国际工作结果第VIII栏标准上的新旧变化进行了分析对比，并例举了各种情形的案例，探讨在判断其权利要求是否具有可专利性时应该着重注意和思考的关键点。在PCT-PPH项目的审查中，对于对应申请的可专利性（即其权利要求的可授权性）的判断，应针对不同案例灵活处理，切不可机械式地照搬规定。