论权利要求主题的确定

陈庆超

一、引 言

众所周知，专利文件中的权利要求书作为法律文件是用来行使专利权的武器。而要想针对被控侵权产品向适格的侵权主体维权，需要通过“全面覆盖原则”的比对，使得独立权利要求的特征在侵权产品上得到全面体现，而权利要求主题作为最先比对的特征，如果被控侵权产品不能体现这一主题，则后续的侵权判断则无从谈起。因此，专利的权利要求撰写过程中，权利要求主题的确定至关重要，这也是考验一个专利代理人是否合格的重要标准。

目前，业界关于权利要求主题的确定的方式通常基于“产业链原则”，即沿产业链的上游至下游从最小保护单元开始布局，例如可以从原材料-零部件-总成-最终产品的角度布局权利要求的主题，这在机械领域尤为常见。其中，最小保护单元具体定到哪一层，可以根据案件的发明点来确定。例如发明点在于车辆轮毂的改进，则权利要求主题的布局可以为轮毂-车轮-车辆，其中的轮毂则为可以单独生产和销售的最小保护单元，其体现了发明点。而如果在撰写权利要求时，忽视了这一原则，例如直接将主题确定为车辆，虽然具体的权利要求描述中会提到所述车辆包括具有轮毂的车轮、所述轮毂等。但是在进行侵权判定时，为了符合全面覆盖原则，则需要将被控侵权产品定为车辆，这样即使该车辆上使用了和该专利相同的轮毂，生产轮毂的厂家也不构成直接侵权，这将给专利权人带来不必要的损失。而如果在撰写专利文件时就布局了轮毂的主题，则可以帮助专利权人在从上游到下游的产业链上更加容易地针对适格侵权主体进行维权。

此外，类似地，在电学领域还具有“单侧撰写原则”，例如通讯领域中由服务器-基站-终端构成的系统中，为了便于进行专利权维权，则可以对服务器、终端等进行单独的主题进行撰写，而不是仅撰写系统的权利要求。这样可以对系统的参与主体均进行适当地维权。

回到本文要讨论的问题，基于最小保护单元原则进行专利布局时，有时会遇到一个零件的本身结构和功能可以分别作为不同的发明点，此时如果一味遵循最小保护单元原则，也会给专利权人带来损失。那么何为结果和功能作为不同的发明点呢？下面通过一个简单的例子来说明。

例如一个技术方案中，产品d中具有通过b连接a和c的技术方案，其中，b本身又包括特征为e、f。这样，特征b的一个发明点在于在d中用于连接a和c，即其功能的发明点。同时，b的另一个发明点还在于包括e、f的结构，即其结构的发明点。那么，针对这样的技术方案，独立权利要求的主题是选择一种d（特征部分可以为所述d包括a、c和连接a、c的b），还是选择一种b（特征部分可以为所述b包括e、f）呢。显然，如果硬套最小保护单元原则，则很多代理人和企业专利工程师会选择第二种方式，即独立权利要求1为：一种b，其特征在于，所述b包括e、f，而将另一主题d作为扩展主题的独立权利要求，即权利要求（1+n），一种d，其特征在于，所述d包括a、c和连接a、c的b，所述b为根据权利要求1-n中任意一项所述的b。这样的布局方式貌似较为合理，但是仔细分析会发现该方案中b的功能发明点并没有得到很好地保护，而是被其具体结构e、f限制了，如果其他人不使用具有e、f结构的b来连接a和c，则不侵权。这很可能有违发明人的初衷，因为发明人可能是先想到要连接a、c才去设计的具有e、f结构的b。反之，如果独立权利要求1的主题选择了d，则无法很好地保护具有e、f结构的b。那么，这种情况下如何兼顾两个发明点和最小单元原则来确定主题就是我们需要考虑的了。

二、纯功能限定

下面继续通过简单的例子来进一步研究主题确定的问题。例如，在现有技术中并未出现杯盖，而发明人出于保温和防尘的构思，发明了一种能够盖在杯体上的杯盖，并且杯盖具有保温层可以实现保温效果。此时如果生硬套用最小保护单元原则，而将杯盖作为最小保护单元，则构成的权利要求布局：“1.一种杯盖，其特征在于，包括用于封盖杯体的杯盖本体，该杯盖本体具有保温层。1+n.一种杯子，包括杯体和根据权利要求1至n中任意一项所述的杯盖。”可以发现，当最小保护单元定为杯盖后，为了给出一个基于杯盖的技术方案，则不得不将杯盖中的结构特征保温层写入权利要求1中。这是因为如果仅写出一种杯盖，其特征在于，用于封盖杯体，则涉及纯功能限定。其中根据《专利审查指南》（2010版）第二部分第二章中的相关规定，纯功能性的权利要求得不到说明书支持而不被接受。另外，《审查操作规程-实质审查分册》（2011版）第2章中则给出纯功能表述的定义和示例。具体如下：

【案例4】权利要求：一种茶杯，其特征在于能够保温。

【案例分析】该权利要求中仅描述了发明所要达到的目的，是“纯功能性”表述（该案“能够保温”也可以理解为技术效果）的权利要求，其覆盖了所有能够实现上述功能的技术方案，而所属技术领域的技术人员难以由说明书中公开的具体技术方案想到所有能够实现该功能的技术方案，因此该权利要求得不到说明书的支持。

这种对于杯盖的写法，应用到引言的例子中则可以理解为在独立权利要求中写出，“一种b，其特征在于，用于连接a和c”。这种仅有功能的描述方式极大可能不被审查员所接受。

然而，写入结构特征保温层的独立权利要求1，将造成采用引用方式引用该权利要求1的扩展主题即杯子被具有保温层的杯盖所限制。而发明人的初衷仅在于为杯体配上一个杯盖而已。如果抛开最小保护单元，则可以写出这样的独立权利要求1，“一种杯子，包括杯体，和封盖该杯体的杯盖”。此时我们发现，只要能够实现封闭杯体的杯盖就可以适用于该发明，而不一定要具有保温层的结构，因为杯体上盖上杯盖就可以具有一定的保温效果，即使不保温，该申请还可以获得密封防尘的技术效果。这样，遵循了最小保护单元原则后，所撰写的权利要求反而限制了发明人的初衷带来的发明点，即为杯子增加杯盖而无关杯盖的具体结构。

三、合案和分案

诚然，对于杯盖本身，发明人确实也进行了一些设计，例如具有保温层的结构，此时就出现了杯盖的结构和其功能可以分别作为不同的发明点。出现这样的情况，将使得代理人在撰写此类案件时陷入两难境地。目前业内的做法多为建议专利权人分案处理，将案件申请为系列案，即布局两件专利申请，其中一件申请保护杯子，特征在于具有杯盖，另一件则单独保护杯盖，特征在于具有保温层，从而更全面地保护该方案。这样做的初衷是考虑到，如果将这两个发明点放到一件申请中而布局两个相互没有引用关系的独立权利要求，可能有违《专利法》第31条规定的单一性的要求，而不被审查员接受。

然而，在笔者看来，这两个发明点并不是不同发明构思下的两个发明创造，它们都是基于为杯体保温的发明构思带来的，因此是符合《专利法》第31条的规定而具有单一性的。但是，这样的布局方式还可能会带来权利要求较多的问题，这是因为后续独立权利要求由于没有采用引用前述权利要求方式，因此也需较多的从属权利要求，甚至是需要布局和前一独立权利要求相同的大量从属权利要求。这样，由于权利要求超项不能办理费用减缓所带来的超权费的成本较大，甚至可能会大于分案申请带来的成本，仍会给专利权利人带来成本上的损失。这种布局方式多见于权利要求超项计费点较高的国家，例如美国。因此，笔者试图在本文中，基于我国目前的专利审查实践，给出两种较为适合的撰写技巧，既能够提升在一件申请中保护两个发明点的可能，又能够降低专利权人的成本。

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四、案 例

为了方便描述这种撰写方式，下面结合一个案例来进行说明。图1所示为一套滤饼打浆系统结构图。

图1 滤饼打浆系统结构图

滤饼打浆的目的是将滤饼中的有害物质如盐分被水溶解并在过滤过程中脱除。目前，高含水、高粘度滤饼在打浆过程中，存在的主要问题是难以在机械力和水流的作用下充分分散，使得滤饼块尺寸较大，与水的接触面积小，造成在搅拌设备100中的打浆效率低，速度慢。而该技术方案是在打浆装置的上游设置用于将滤饼切成颗粒的预分散装置20，这样，使得滤饼在进入打浆装置之前就充分分散，形成小的滤饼颗粒，减轻对打浆装置内机械分散作用的要求，不仅可以大大提高滤饼与水的接触面积，也会加速打浆过程，提高打浆效率，而且能够降低滤饼粘附在器壁和设备上的风险。其中，该方案中的预分散装置20属于新设计的装置，在螺旋输送器21的基础上设置出口孔板220，并在孔板220外设置割刀221，这样在螺旋输送器的螺旋叶片221的推力作用下能够将滤饼挤压到孔板220上，从而使得滤饼呈条状挤出，并通过割刀221将条状滤饼切割为颗粒。因此，可以看出在该申请中基于打浆系统的预分散装置具有功能发明点，而预分散装置本身则具有螺旋输送器+孔板+割刀的结构发明点。基于这种方式，我们分别对如下几个撰写方案进行分析，总结其优缺点。

（一）方案1

权利要求1：一种预分散装置，其特征在于，包括推送装置21和位于所述推送装置下游的切割装置22。其中，所述推送装置用于推送待切割物至所述切割装置，所述切割装置用于将所述待切割物切割成滤饼颗粒31。

权利要求1+n：一种滤饼打浆系统，其特征在于，包括打浆装置和根据权利要求1至n中任一项所述的预分散装置。

在方案1中，采用的方式为基于最小保护单元的方式，但是由于独立权利要求1中具有具体结构的描述，包括推送+切割的技术方案，因此将使得扩展主题的滤饼打浆系统中首先对滤饼进行预分散的功能发明点受到限制。

（二）方案2

权利要求1：一种滤饼预分散装置，其特征在于，包括推送装置21和位于所述推送装置下游的切割装置22，其中，所述推送装置用于推送滤饼至所述切割装置，所述切割装置用于将所述滤饼切割成颗粒31。

权利要求1+n：一种滤饼打浆系统，其特征在于，包括打浆装置和位于该打浆装置上游用于将滤饼分解成颗粒的预分散装置。

在方案2中，笔者认为两个独立权利要求都具有滤饼预分散的发明构思，具有单一性，可以合案申请，但是每个独立权利要求均会布局大量从属权利要求从而造成权利要求项数较多，所带来的成本可能会较两个独立权利要求分案申请还要多。

（三）方案3

权利要求 1：一种滤饼打浆系统，包括打浆装置10，其特征在于，所述打浆装置10的上游设置有用于将滤饼30分解成颗粒的预分散装置20。

权利要求1+n：一种预分散装置，其特征在于，所述预分散装置为权利要求1至n中任一项所述的滤饼打浆系统中的所述预分散装置。

方案3的撰写方式是笔者所在公司曾经尝试的一种方式，即颠倒大小主题的顺序，先写大主题，后写小主题。这种方式的初衷就在于独立权利要求1先明确该申请的发明构思，然后再逐个保护其中的部件。既能够将同一构思下的多个发明点合案申请，又能够减少权利项数，能够到达同时对同一构思下功能和结构发明点的保护，后续的小主题是专用于滤饼打浆中的预分散装置。

在这种撰写方式中，后出现的小主题由于是引用大主题的方式进行撰写，因此其保护范围界定会存在争议，大主题中的一些和小主题不太相关的特征是否会被解释为限制小主题的使用环境特征则成为比较难以解释的问题。另外，虽然这种方式比较少见，可能不被企业专利工程师和审查员所接受，不过从目前笔者所遇到的此类撰写方式的案件中，最终均被审查员接受。当然，即使需要在后续审查流程中修改，此类撰写方式的修改方式也能够修改为方案2中的撰写方式，这是因为大主题的一众权利要求中已经隐含了小主题的特征，并且在说明书中也会分开描述大主题和小主题。另外，由于答复审查意见过程中将隐含技术方案分拆为新增从属权利要求通常是不需补缴超权费用的，因此可以避免专利权人的成本增加。

这种撰写方式应用到引言的示例中，则可以写成如下权利要求布局：

权利要求1，一种d，其特征在于，包括a、c以及用于连接a和c的b。

权利要求1+n,一种b，其特征在于，所述b为权利要求1至n中任意一项所述d中的所述b。

而应用到杯子的示例中，则可以写成如下权利要求布局：

权利要求1，一种杯子，包括杯体，其特征在于，还包括用于封盖所述杯体的杯盖。

权利要求n，一种杯盖，其特征在于，所述杯盖为权利要求1至n中任意一项的杯子中的所述杯盖。

因此，能够满足两个发明点的保护以及成本控制。

（四）方案4

权利要求 1：一种预分散装置，其特征在于，该预分散装置包括用于将待进入打浆装置10的滤饼30分解成滤饼颗粒31的分解装置22，该分解装置具有滤饼入口和滤饼颗粒出口。

权利要求1+n：一种滤饼打浆系统，其特征在于，包括打浆装置和根据权利要求1至n中任一项所述的预分散装置。

方案4撰写方式的特点在于，仍然遵循最小保护单元原则，将小主题作为独立权利要求1，并且为了避免对后续扩展主题的限制，权利要求1中仅写出代表其功能发明点的结构特征，这样一方面其保护范围可得到基本保障，也可以在主观上降低被认为是纯功能限定的可能。其中，笔者所尝试的此类撰写方式均未接到审查员不接受的审查意见，而多是新颖性创造性方面的审查意见，此时，就可以根据审查员所检索的对比文件，来决定是将结构发明点并入独立权利要求进行争辩，还是通过和大主题合并来进一步体现功能发明点来进行争辩。这样能够避免由于检索不充分而分案或者采用方案2的方式带来的成本损失。

这种撰写方式的难点在于如何既写出结构特征而又尽可能不限制保护范围。例如，在该案中所列出的分解装置、进口和出口均是实现预分散功能的必要结构，这样不会影响后续扩展主题的保护范围。另外，还可以将滤饼写成“物料”来获得更大的保护范围。

这种撰写方式应用到引言的示例中，则可以写成如下权利要求布局：

权利要求1，一种用于a的d，其特征在于，包括连接主体，该连接主体具有用于连接a中b的第一连接部和用于连接a中c的第二连接部。

权利要求1+n，一种a，包括根据a、c和根据权利要求1至n中任意一项所述的b。

而应用到杯子的示例中，则可以写成如下权利要求布局：

权利要求1，一种杯盖，其特征在于，包括用于封盖杯体的杯盖主体，该杯盖主体包括用于遮盖杯体的遮盖部及用于和杯体相连的连接部。

权利要求n，一种杯子，包括杯体，其特征在于，还包括根据权利要求1至n中任意一项的杯盖。

因此，可以看出这种撰写方式能够在遵循最小保护单元原则的基础上，解决了以低成本保护某部件的功能和结构的两个发明点的问题。

五、结 语

本文通过从简单示例到实际案例的分析，给出了两种能够同时保护同一构思下两个发明点的撰写方式，无论先写大主题还是先写小主题，均能够在低成本的情况下同时保护具有结构发明点和功能发明点的技术方案，从而为专利权人争取更大的权益，并且为专利代理人在遇到此类技术方案的主题选择时提供一些值得参考的解决方案。当然，由于这两种方式也都具有一定的风险，使用时需要和申请人达成一致。

需要注意的是，专利代理人在处理实际案例中，还需要充分检索以确定两个发明点是否均能够成为真正的发明点，即是否真正和现有技术有区别。例如现有技术中已经存在具有e、f结构的b了，此时其结构发明点则不能称之为发明点了，这就需要着重从b在d的领域中，能够连接a和c的功能去撰写，或者在d的领域中已经有连接a和c的件x了，此时则着重从b的结构e、f作为重点去撰写。即，首先要进行的是发明点的确定。

另外需要注意的是，如果通过检索发现具有e、f结构的b不仅可以在d的领域中用于连接a和c，还能够在y领域用于连接w和z，或者具有m功能，又或者在d的领域中，不仅具有e、f结构的b可以实现连接a和c，具有g、h结构的b也可以实现连接a和c，则此时本文中的方式则不再适用，无论哪种写法均会牺牲另一主题的保护范围。这是因为，此时功能发明点和结构发明点并不是在同一发明构思下的两个发明点，而分属两个发明构思，此时最好建议专利权人进行分案。例如在滤饼打浆案例中，分解装置的具体结构还具有除滤饼预分散以外的其他功能，例如用于食品加工领域或者娱乐游戏设施领域等，最好将装置和功能进行分案申请，以使得分解装置的本身结构发明点能获得更大的保护范围。