从实际案例分析合金领域技术方案创造性答复思路

文/代芳 朱玲艳 张敏，北京高沃国际知识产权代理有限公司保定分公司

1 引言

合金材料是目前研究较为系统的一个技术领域，不同合金材料之间的差别越来越少，再加之合金元素的作用已成为公知常识，使合金材料类专利申请获得专利授权的难度逐渐增大。如何克服专利审查程序中指出的各项问题，尤其是关于专利法所称的第22条第3款关于创造性的问题，是每个发明人或者申请人所关注的内容之一。笔者将对一例合金材料技术方案审查意见的答复过程进行分析，以期能够给相关从业人员以启示。

2 方案介绍

本文提及的合金材料技术方案和审查过程中所用的对比文件内容概括如表1所示：

表1 对比文件1和申请方案合金材料的组成及其制备方法

表1中，D1为对比文件的技术方案，以下简称“对1”，Y为申请方案，以下简称为“本案”。本案原始申请文件中权1请求保护的是一种钎具钢，组成如表1所示，权2是对权1中钪来源的限定，权3请求保护的是钢的制备方法。审查意见和驳回决定中意见一致，均指出在本申请权利要求书不具备创造性。

3 答复思路分析

3.1 确定技术问题

无论是在答复审查意见时，还是对已驳回申请文件进行复审请求时，首先需要确定的是申请文件相对于对比文件所要（或者说所能）解决的技术问题是什么，这是争辩申请文件具有创造性理由的基础和方向，技术问题确定的合理与否，直接关系到申请文件请求保护的权利要求是否能够得到审查员或者合议组的认可。

就本案而言，由于本案仅公开了硬度一项性能表征结果，通过计算可知本案合金的硬度优于对1方案，因此，在撰写复审请求时，将硬度提升作为本案要解决的技术问题是比较合适的。

3.2 选择技术区别特征

客观来讲，在方案确定的情况下，技术区别特征是确定的，但由于技术方案（这里指要求保护的技术方案）是可以修改的，因此，技术区别特征也就具有可变性。当申请文件与对比文件之间存在多项区别特征时，这就需要我们能够对众多的技术区别特征加以甄别，以选取更适合的答复角度。

与对1文件相比，本案合金组成的区别仅在于铬元素的有无，而制备方法存在显著差别，为使方案更为合理，笔者将制备方法补充到权1中；同时根据实施例的记载，对硅元素的含量范围进行了缩小，使实施例的硅元素用量落在权利要求保护范围内，还能与对1文件的方案中硅含量形成区别。

这里需要说明的是，虽然碳元素的含量也可以通过修改形成新的区别特征，但碳元素会影响渗碳工艺，若修改碳元素的含量，反而会引发审查员向“为了渗碳工艺的实施，调整碳元素的含量是本领域技术人员容易想到的”这一方向思考，不利于本案创造性理由的陈述。

可见，技术区别特征选择的是否合适，直接影响审查员对方案的理解，甚至影响申请文件审查过程的走向。

3.3 整理论述思路

在针对铬元素有无这一区别特征的论述时，笔者对本案省略铬元素非显而易见性的理由陈述思路是：第一，从本申请技术问题的角度说明，Cr元素是本领域制备高硬度合金材料的常规元素，并以中国专利201310696674.5公开方案作为证据；第二，站在审查员的角度进行说明：如审查员所言，Cr的作用是提高合金强度，但如何能够预期不使用Cr后，如何改进对1的方案，才能得到硬度更高的合金产品，对1和现有技术均没有提及。这种从正反两方面论述“省略铬元素”区别特征非显而易见性的方式，显然比单向说明更有力度。

关于硅元素含量的区别特征，仍按照上述思路，从元素作用角度出发进行论述，这里不再重复分析。

关于制备方法这一区别特征，笔者在论述该技术特征的非显而易见性时，除分析技术方案本身外，同样也结合了审查员的审查思路，首先，从对1技术方案的角度看制备方法的调整是否存在动机。对1中碳含量为0.35～0.44%，属于典型的中碳钢，适合正火处理，但并不适合渗碳工艺。本案合金元素中碳含量为0.1～0.4%，与对比文件1中碳含量接近，较为适合正火工艺进行处理，这就使得将正火处理替换为回火和渗碳处理工艺显得非显而易见了；其次，分析审查意见中内容与本方案是否存在矛盾之处。驳回决定中曾指出“Cr在钢种里能有效的减缓奥氏体的分解速度，提高钢的淬透性、渗碳性能和回火性能”，若审查员的上述观点成立，那么本领域技术人员即便是想到采用渗碳工艺，也应该是保留对渗碳有利的铬元素，更加不可能省略对1方案中的铬，这样本申请方案在不使用铬的情况下，反而实施渗碳工艺的制备方法就显得非显而易见了。

综上所述，合金材料类申请若能够获得较优的技术效果，对于专利权的申请是十分有利的，因此，在撰写阶段，专利代理人或者发明人，应尽可能的体现技术方案的优势。而对于在审案件来说，专利代理人应针对每一件申请的意见通知书内容进行客观分析，尤其是要找出申请文件与对比文件在技术上或者其他方面的优势，确定好技术优势后，有针对性的对相关的区别技术特征进行意见陈述，必要时可通过修改权利要求的方式，形成保护范围更为合理的技术方案，这对扭转案件审查走向十分有利。