域外商标使用行为的效力及其判断

凌宗亮

内容提要：综合考虑全球化背景下人流、物流和信息流对于商标保护的影响，固然应当坚持商标权的地域性原则，但也不应绝对化，而是应当将实质性影响标准作为判断商标法是否调整域外商标使用行为的标准。如果域外商标使用行为对于国内商标权人的利益或者对国内商业活动造成了实质性影响，商标法应当对域外使用行为予以保护或者规制。

随着经济全球化的不断深入，特别是跨境电子商务的兴起和成熟，人流、物流和信息流都已经超越了特定国家和地区的边界，由此推动商品贸易由国内不断扩展到国际范围。商品交易的无国界性和商标权地域性之间的冲突由此日益凸显，成为影响商品自由贸易的重要不确定性因素。商标权的地域性是否意味着商标使用亦具有地域性，是否意味着商标权的效力仅涉及发生在境内的商标使用行为，而不包括域外的商标使用行为。在全球化背景下，是否仍应固守商标权的地域性，还是可以基于经济发展的需要进行适度突破？如果认可域外商标使用行为的效力，又应采取何种标准？对此，相关理论及司法实践仍存在较大的争议分歧。

一、商标法规制域外商标使用的实践现状

在我国司法实践中，大多数判决都认为商标权具有地域性，只有发生在我国境内的商标使用行为才受我国商标法调整和保护，发生在域外的商标使用，即使取得了较高的知名度，对我国商标法的适用亦不会产生影响。在涉“无印良品”商标异议再审案件中，法院认为，株式会社良品计画提供的证据只能证明2000年4月6日之前“无印良品”商标在日本等地宣传使用和知名度情况，并不能证明“无印良品”商标在中国境内实际使用并具有一定影响的事实。①参见最高人民法院（2012）行提字第2 号行政裁定书。在原告美心公司与被告浙江新美心公司等侵害商标专用权及不正当竞争纠纷案中，法院认为，美心公司提供的证据表明，其“美心”文字商标在我国香港地区相关公众当中具有相当高的知名度和良好声誉，但仅限于我国香港地区。在内地市场，在1992年5月6日宁波新美心公司设立之前，美心公司没有证据证明在内地市场存在着“美心”商标或标识的实际使用，更谈不上其在内地市场具有知名度。在此情况下，美心公司仅以设立宁波新美心公司的罗子光先生系香港人，应当知道“美心”商标的知名度为由，认定其将“新美心”作为字号注册企业名称的行为构成不正当竞争，属于将“美心”商标在我国香港地区的知名度等同于在内地市场的知名度，明显违反了商标专用权的地域性原则。②参见浙江省高级人民法院（2011）浙知终字第230 号民事判决书。在商品出口语境下，有观点即认为：“鉴于使用诉争商标的商品并未投入我国境内的市场流通领域中，我国境内的相关公众没有接触到该商品的可能性，因此该使用行为在我国境内无法起到区分商品来源的识别作用，不属于商标法意义上的使用行为。”张鹏：《<商标法>第49 条第2 款“注册商标三年不使用撤销制度”评注》，载《知识产权》2019 年第2 期，第14 页。但也有判决认为，商标权的地域性并不是绝对的，商标在域外使用形成的知名度应当予以考虑或保护。在“NUXE”商标异议案中，法院认为，娜可丝公司提交的证据，能够证明在被异议商标申请注册日之前已经在欧美国家以及我国香港地区具有了较高的知名度，且通过娜可丝公司对其商标的宣传和使用，使得其“NUXE PARIS及树图形”商标具备了较高的商业价值，具有了一定的影响力。鉴于化妆品类商品属于受关注度较高的日常用品，相关公众对该类商品的认知程度有别于其他商品，故能够认定在被异议商标申请注册日之前，娜可丝公司的“NUXE PARIS及树图形”商标在化妆品等商品上在我国大陆地区已为相关公众所知晓，并形成了一定的知名度。③参见北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第1053 号行政判决书；北京市高级人民法院（2013）高行终字第86 号行政判决书。在原告星源公司与被告上海星巴克咖啡馆有限公司等商标侵权及不正当竞争纠纷中，法院亦认为，原告星源公司进入中国大陆市场后，通过特许经营方式发展经营，星巴克咖啡店连锁规模快速扩张，销售业绩亦连年巨幅上升，呈良好态势。原告对“STARBUCKS”商标、“星巴克”商标等进行了长时间的广泛宣传，并投入了大量的资金。由于“STARBUCKS”系列商标具有广泛的国际知名度，以及原告在华语地区对“星巴克”商标的宣传、使用，“STARBUCKS”商标、“星巴克”商标的知名度迅速扩大，已为中国大陆相关公众所熟知。④参见上海市第二中级人民法院（2004）沪二中民五（知）初字第1 号民事判决书。

二、承认域外商标使用行为效力的正当性解读

商标权的地域性并不等同于商标所承载利益或者商标声誉也具有地域性，出于商标法与时俱进的需要，也为了保护商标权人的正当权益，防止消费者混淆误认，本文认为应适度承认域外商标使用行为的效力。

（一）商标法市场属性的视角

现代商标制度或者说真正意义上的商标法是伴随商品交易以及市场的兴起而产生，并随着市场的不断发展而变化。可以说，商标法具有天然的市场和竞争属性。任何一次经济变革都会对商标法产生相应的影响，市场条件的不断变化是商标法演进的动力。《美国兰哈姆法》的颁布便是各州由区域性经济向联邦统一市场发展的产物，对于二十世纪初美国经济由地区经济合并成统一的联邦经济发挥了至关重要的作用。“当前，经济全球化已成为世界经济发展的趋势，因特网在全球的普及更是加速了全球商品交易市场的形成。消费者能够以即时且廉价的方式获取几乎无限的信息，商品的全球流动和跨国电子商务已经在商业领域掀起了一股新的变革浪潮。在区域经济向世界经济、国家市场向全球市场演变的进程中，如果没有某种程度的域外执法，商标侵权者要么利用国际协调问题，要么躲在没有有效反垄断法或商标法的国家，严重影响全球市场的竞争秩序。”⑤See McBee v.Delica Co.,417 F.3d 107,121 (1st Cir.2005).因此，商标法应当积极回应全球市场发展和商业格局的变化，正确协调商标权的地域性和商品全球流动之间可能存在的冲突，为全球市场竞争营造良好的保护环境。事实上，以美国为代表的发达国家出于保护本国商业利益的需要，已经开始对具有市场属性的法律进行域外适用。当前美国司法实践的趋势是不断扩大所谓市场性法规的域外适用范围，而限制非市场性法规的域外适用。⑥Jonathan Turley,“When in Rome”:Multinational Misconduct and the Presumption against Extraterritoriality, 84 Nw.U.L.Rev.598,607(1990).市场法规主要涉及保护市场利益和确保公平竞争环境，例如反不正当竞争法、证券法；非市场法规诸如环境法和劳动法，主要保护市场竞争之外的利益。商标之所以受到保护，不在于其创造性，而是其所具有的识别商品或服务来源的经济功能。

因此，与版权法和专利法不同，商标法是典型的市场性法规，商标的保护不应仅仅着眼于有形的国家地域边界，而是应当致力于商标权人在市场竞争中对标识享有的无形利益。这种利益可以随着商品的流通或者商标使用而到达全球任何一个市场，具有极强的流动性和边界的不确定性。因此，商标法关注的应当是市场，而不是地域边界。只有在能够规范整个相关市场并因此在相关市场受到影响的范围内获得域外适用时才可以实现其立法宗旨。

（二）保护商标商誉的视角

保护商标权人使用商标所积累的商誉是商标法的重要宗旨之一，但商标使用所产生的商誉并不限于实际使用的地理范围，而是具有扩展性和延伸性，其可以扩展到商标实际使用范围以外的地域，或者说商誉的实际辐射范围要远远大于商标实际使用的范围。在经济全球化背景下，互联网以及现代媒体的发展使得商誉积累已经超越本国范围，全球性的大规模商誉积累成为可能。任何可以上网的消费者只要轻点鼠标，就可以浏览世界各地的广告宣传，购买世界各地的商品。而借助现代媒体，消费者在观看体育赛事直播、演出等电视节目时便可以接触到世界各地的品牌，并不需要权利人必须在本地开设实体的商店，消费者就可以充分了解和熟悉世界各地的品牌。商誉积累的无国界性和溢出效应决定了商标法对商标权的保护不可能仅仅限于权利人实际使用商标的地域范围，而是应当与商誉的辐射范围相适应。否则，建立良好的商誉可能需要权利人毕生的精力，而摧毁商誉却只需要很短的时间。“商标处理的是一种微妙的东西，它可能具有很大的价值，但很容易被破坏，因此应该得到相应的保护。商标的微妙性质要求在商标发挥作用的任何地方都能得到一定程度的保护。”⑦Brendan J.Witherell,The Extraterritorial Application of the Lanham Act in an Expanding Global Economy, 97 Trademark Rep.1090 (2007).

正是意识到商誉保护的上述特点，许多国家和地区都对具有一定知名度的商标提供超出领土范围的特殊保护。日本商标法便对为国外消费者所熟知的商标提供保护。⑧参见中国人民大学知识产权教学与研究中心、知识产权学院十二国商标法翻译组：《十二国商标法》，清华大学出版社2013 年版，第236 页。《日本商标法》第四条第一款第（十九）项的规定，与表示他人业务相关的商品或服务且在日本国内或外国消费者间已广泛认知的商标相同或相似，并以不正当的目的使用的商标，即使符合前条规定的条件亦不能取得商标注册。美国纽约州法院基于挪用理论（misappropriation）也对一些尽管没有实际使用但在该州众所周知的商标提供保护。根据美国纽约州《反不正当竞争法》，任何人不得“挪用竞争对手的技术、支出和劳动成果”，不得利用竞争对手的“财产”或“商业优势”进行不正当竞争。商标使用产生的商业利益是一种“商业优势”，根据纽约州的法律，这种利益不应被挪用。纽约上诉法院指出，这种商誉实际上可能跨越国际边界，特别是涉及某些类型的企业，包括“具有高流动性客户的纪念商品/服务”。在一起具有里程碑意义的案件中，纽约州最高法院（New York Supreme Court）授予了一项永久性禁令，禁止一家纽约市餐厅将“马克西姆’ s”（Maxim’ s）作为餐厅的名称，该名称与巴黎著名的马克西姆餐厅”（Maxim’s restaurant In Paris）的名字相同。尽管原告在巴黎以外没有使用他们的标志，法院还是发布了禁令，给予了救济，因为“商业上的不公平应当受到限制，只要出现了为某一个人的利益而挪用另一个人的财产权益的情况。”⑨Daniel Gervais,The TRIPS Agreement:Drafting History and Analysis (3ed edition),Sweet &Maxwell 2008,p.277.恒源祥（集团）有限公司在我国香港地区针对他人抢注“恒源祥”商标提起的异议案中，虽然异议人对“恒源祥”商标在先使用和注册均仅为我国内地，在我国香港地区并无直接的商业使用存在，但其提供的香港内地人员流通大数据，证明其商标在内地的较高知名度已经延伸至香港地区，香港商标注册管理部门支持了异议人的主张，认为异议人商标的知名度显然延伸至香港地区，裁定对被异议人的商标申请不予注册。⑩朱刚琴：《境外商标维权，如何运用知名度延伸？》，载https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1546049565&ver=1317&sig nature=Mf7h2G9hmiqfE2x022XdMeSEyIqqtBIuZd8EhTehjZbvKJMBzm7WXLVme72lPQI73dftM6GMjGpjausChQLLUZR1XyVD7fX*HCY0Kuu WxNo3PSB9rkO9tEYR3oTIFxQ1&new=1，最后访问日期：2018 年12 月29 日。

因此，在经济全球化背景下，不应将商标权的地域性等同于商标使用或者商誉的地域性，如果商誉有地域，那么绝不是地理意义上的有形疆界，而是商誉自然延伸到的任何地方。换言之，商标权的取得有国界，但商誉绝对没有国界。当前的商标法应当着眼于商誉的保护，而不是商标使用的实际地域。商誉之所在亦即商标保护之所在。唯有如此，权利人才有动力持续不断地对商标进行投入，商标法促进市场竞争的核心宗旨才可能实现。

（三）防止消费者混淆的视角

近年来，商标抢注问题成为国内外商标保护的热点问题，既有国内申请人抢注国外知名商标，也有国内老字号等知名商标被国外抢注。国际商标抢注一方面侵害了相关商标权利人的利益；另一方面则增加了消费者混淆误认的风险，扰乱了正常的市场竞争秩序。域外商标虽然未在境内实际使用，但是基于大量的广告宣传、境内外消费者的频繁流动以及互联网的普及等，都使消费者完全可能在境内建立对域外商标的认知。如果仅仅因为域外商标尚未在境内实际使用就拒绝承认域外商标权人的相关权益，放任其他申请人注册相同或类似的商标，这实际上是对消费者利益的忽视，不利于消费者的保护。特别是考虑到互联网环境下商标在消费者选择商品过程中将发挥更为重要的作用。互联网改变了消费者的购物方式和习惯，消费者在互联网上无法亲自检验商品的质量，也无法根据商品的实际情况辨别商品的真伪，其唯一可以信赖的就是商标。在这种背景下，适度突破商标权的地域性，对发生在域外的使用行为予以认可和保护，无疑是顺应互联网发展的需要，也是保护消费者利益的需要。在Grupo Gigante v.Dallo案中，美国第九巡回上诉法院出于防止消费者混淆的公共政策考虑，突破了商标权的绝对地域性原则，而是承认和保护在国外著名或知名的商标。虽然地域性原则在商标法中是一个“长期存在的重要原则”，但“它不可能是绝对的”。如果没有著名商标例外，绝对的地域性规则将“促进消费者混淆和欺诈”。特别是在当今消费者和商业活动跨越国界的背景下，美国作为一个移民国家尤其如此。因为商标法的目的是为了防止消费者混淆和欺骗，“没有任何理由使用商标法来愚弄移民，让他们认为他们是从自己喜欢的商店买东西回来的。”⑪Grupo Gigante v.Dallo.,391 F.3d at 1094.

三、商标法调整域外商标使用行为的判断标准

经济全球化背景下虽然商标法可以调整发生在域外的商标使用行为，但考虑到商标权毕竟具有地域性，商标法的域外适用并非无条件的，而是应当满足特定的标准。美国等国家的司法实践表明，对于域外商标使用行为效力的判断标准仍存在较大的争议。

（一）三因素判断标准

三因素判断标准（a tripartite test）是指商标法要对发生在域外的商标使用行为进行调整必须同时具备以下三个条件：第一，被控商标使用行为应当对美国商业产生实质性影响（substantial effect）；第二，被告应当系美国公民；第三，商标法的适用不会与国外法律相冲突。上述要素首先由美国最高法院在案件中提出，最终由美国第二巡回上诉法院明确，并在不同案件中加以调整和适用。在Steele v.Bulova Watch Co.案（布洛瓦案）中，原告布洛瓦手表公司（Bulova）试图禁止在墨西哥城销售的手表上使用其商标“Bulova”。被告斯蒂尔是居住在德克萨斯州的美国公民，他从瑞士和美国购买部件，然后出口到墨西哥。在墨西哥，被告组装手表，在上面贴上“布洛瓦”的标记，然后在没有原告事先授权的情况下出售。虽然被告没有将这些手表进口到美国，但这些仿冒的手表最终还是被带到位于墨西哥边境附近的美国小镇布洛瓦的商店进行维修。地方法院以缺乏管辖权来禁止美国公民和居民在墨西哥完成商标侵权和不公平竞争行为为由，驳回了原告的起诉。美国第五巡回上诉法院撤销了一审判决，认为现有证据可以证明被告的行为属于《美国兰哈姆法》的调整范围。被告不服向美国最高法院上诉。根据如下三个因素，美国最高法院认为被告的行为属于《美国兰哈姆法》域外适用范围之内。第一，法院裁定在美国购买手表部件构成被告非法计划的“基本步骤”，因此，法院认为手表在墨西哥实际加盖侵权标志是不合适的。第二，由于被告销售的手表上有伪造的原告商标，原告收到了许多来自德克萨斯州手表经销商的投诉，投诉内容是关于假冒的布洛瓦手表，证明被告的行为不限于墨西哥，而是影响到了美国。第三，该案的裁判不会与外国法律冲突。因为被告在墨西哥对“布洛瓦”商标的注册已经被撤销。⑫Steele v.Bulova Watch Co.,344 U.S.280 (1952).

（二）合理性判断标准

合理性判断标准（Rule of Reason analysis）主要是指判断商标法是否调整域外的商标使用行为不应拘泥于其中某个或某些因素，而是应该综合权衡各方面的利益，以判断商标法的适用是否具有合理性。合理性判断标准源于美国反垄断司法实践的适用，⑬Timberlane Lumber Co.v.Bank of America,549 F.2d 597 (9th Cir.1976).美国第九巡回上诉法院将其引入到商标法，用以判断商标法域外适用问题。在Wells Fargo &Co.v.Wells Fargo Express Co案中，原告富国银行在美国加利福尼亚州注册成立，该公司在美国合法享有“富国银行”商标，其起诉禁止被告富国银行速递公司（Wells Fargo Express Co.）在美国和欧洲使用“富国银行”的名称。美国第九巡回上诉法院明确拒绝了名利场案三要素标准中的对商业产生实质性影响的要求。根据美国第九巡回上诉法院对最高法院判例的解释，布洛瓦案没有强迫要求被告的商业活动对美国商业的影响是实质性的。⑭法院认为，由于实质性影响要求是基于州际商业（受国会监管）和州内商业（不受国会监管）之间的区别，因此该要求不应扩展到外国商业。此外，美国第九巡回上诉法院认为三要素中缺少一个要素并不意味着《美国兰哈姆法》绝对不能适用，相反，每一项要求都应被视为一个单独的因素，以便在确定美国是否有足够的联系和利益来保证《美国兰哈姆法》的域外适用时，与其他因素相平衡。这些其他应该考虑的因素包括：与外国法和政策冲突的程度；当事人的国籍以及公司住所地或主要经营地；判决被执行的可能性；与其他国家相比美国受到影响的程度；是否存在损害或影响美国商业的明确意图；这种影响的可预见性；与国外的行为相比，在美国境内被指控的侵权行为的相对重要性。⑮Wells Fargo &Co.v.Wells Fargo Express Co.556 F.2d 406 (9th Cir.1977).在Ocean Garden,Inc.v.Marktrade Co.案中，美国第九巡回法院进一步对合理性判断标准进行了明确，即合理性分析标准应当满足三个条件：第一，对美国商业的一些影响；第二，该影响必须足以导致法律可认定的损害；第三，与其他国家相比，与美国商业的利益和联系是足够强大的。第三项要求细分为七个部分，包括（1）与外国法律冲突的程度；（2）当事人的国籍；（3）美国法律的执行能够达到何种程度的遵守；（4）与其他地方的影响相比，对美国的影响的相对重要性；（5）被告是否存在损害美国利益的主观故意；（6）这种影响的可预见性；（7）在美国境内发生的侵权行为的相对重要性。⑯Ocean Garden,Inc.v.Marktrade Co.953 F.2d 500 (9th Cir.1991).

（三）实质性影响标准

实质性影响标准是指在判断商标法能否适用于域外行为时仅应考虑域外商标使用行为是否对美国商业利益产生实质性影响。实质性影响标准关注的重点不再是被控商标使用行为发生的地点，而是行为对美国商业是否产生实质性影响，同时忽略了其他法院所考虑的公民身份和法律冲突问题。在McBee v.Delica Co案中，原告塞西尔·麦克比（Cecil McBee,McBee）是美国著名的爵士音乐家，他45年的音乐生涯在世界各地演出了200多张专辑，其中包括以他自己的名字录制的六张专辑。在他的职业生涯中，他去过日本几次。鉴于他希望将他的名字仅仅与音乐才能联系起来，麦克比把他的名字的授权限制在与他的音乐有直接联系的物品上。1984年，被告丽嘉公司（Delica Company）为其在日本的年轻女装生产线采用“CECIL MCBEE”的名称，并取得“CECIL MCBEE”的日本商标。Delica拥有并经营日本零售店，但没有在日本以外销售其系列服装，也没有在日本以外开设零售店。2002年，McBee向美国缅因州地区法院提起诉讼，声称商标淡化和兰哈姆法下的不公平竞争，地方法院运用名利场案的三因素测试，发现法院对原告的所有商标侵权主张都缺乏对事管辖权，故驳回原告的诉讼请求。美国第一巡回上诉法院否定了地方法院对名利场案三因素标准的适用。相反，美国法院认为，对外国被告“决定管辖权的唯一标准”是被告的行为是否对美国商业产生重大影响。对域外适用问题的正确分析，应以实质影响标准作为确定管辖权的唯一试金石。实质影响标准还必须符合《美国兰哈姆法》的根本核心目的，即防止美国消费者的混淆和保护商标所有人在商标上的经济利益。当然，出于国际礼让的需要，即使对美国商业有重大影响，允许美国法院行使管辖权，法院也可能基于一个单独的礼让分析放弃行使其管辖权。⑰McBee v.Delica Co.,417 F.3d 107 (1st Cir.2005).

（四）双重可诉性标准

双重可诉性标准是指如果域外的商标使用行为根据行为地法和国内法律都是构成侵权的，那么权利人可以在本国针对域外行为提起诉讼。例如，在与域外侵权行为有关的诉讼（无论是损害赔偿还是禁令）只能在满足“双重可诉性（double actionability）”条件的澳大利亚法院提起。第一个条件是，根据澳大利亚法律，如果相关事件发生在该国，就会引起侵权责任，而第二个条件则要求被指控的不法行为在其发生国可作为侵权行为提起诉讼。因此，从本质上说，原告必须证明，外国发生的行为会产生与构成原告主张基础的侵权行为相似的性质。因此，即使原告可以确保对被告的对人管辖权（例如，因为他或她是在管辖权范围内送达的），如果侵权行为被发现是在法院管辖范围之外犯下的，那么在澳大利亚法院能够解决该问题之前，原告也必须确立“双重可诉性”。此外，在仿冒的情况下，有一些英格兰和苏格兰的案例认为双重可诉性标准是令人满意的，因此允许在法院地就外国的不法行为进行索赔。James Burrough Distillers Plc v.Speymalt Whisky Distributor案就是一个很好的例子。该案涉及在意大利销售威士忌的诉讼，据称该诉讼侵犯了原告在该国的商誉。尽管索赔的所有要素（商誉、虚假陈述和损害）均发生在苏格兰以外，但根据当地法律，该索赔仍可提起诉讼，原告据此成功地进行了仿冒诉讼。苏格兰法院认为，由于《意大利不正当竞争法》与《苏格兰假冒伪劣法》“大体相似”，因此在意大利法律下具有可诉性。⑱James Burrough Distillers Plc v.Speymalt Whisky Distributor 1989 SLT 561.

四、商标法调整域外商标使用行为的合理标准

纵观上述各种判断商标法调整域外商标使用行为的标准，双重可诉性标准过于宽泛，而且存在外国法查明的不确定性，并不足取。除双重可诉性标准外，其余标准本质上都要求域外使用行为对国内商业利益产生影响，或者要求实质性影响或者要求存在一定的影响。本文认为综合考虑全球化背景下人流、物流和信息流对于商标保护的影响，固然应当坚持商标权的地域性原则，但是也不应绝对化，而是应当将实质性影响标准作为判断商标法是否调整域外商标使用行为的标准。如果域外商标使用行为对于境内商标权人的利益或者对境内商业活动造成了实质性影响，商标法应当对域外使用行为予以保护或者规制。至于域外使用人的国籍不应成为限制商标法域外适用的考虑因素，否则侵权人很容易予以规避，导致域外适用形同虚设；而礼让原则，可以作为对商标法域外适用的限制条件，而不是前提条件。即在法院对域外商标使用行为有管辖权的情况下，考虑到与境外法律规定或者司法裁判的协调，有管辖权的法院可以放弃行使管辖权。在再审申请人江苏常佳金峰动力机械有限公司与被申请人上海柴油机股份有限公司侵犯商标权纠纷再审案⑲参见最高人民法院（2016）最高法民再339 号民事判决书。中，我国最高人民法院实际上也采取了实质性影响的标准，法院认为：“常佳公司根据印尼PTADI公司授权委托从事涉案定牌加工业务，对于上柴公司在印度尼西亚境内基于涉案商标争取竞争机会和市场利益，并不造成实质影响。虽然商标具有识别商品或服务来源的基本功能，但归根到底，相关公众需求的并非商品标识本身，而是其指示或承载的商品及其良好品质。即便综合国际贸易现实需要进行综合衡量，也没有足够理由认定常佳公司从事涉案定牌加工行为已对上柴公司造成实质损害，并进而有必要作为商标法意义上的侵权行为予以认定。”世界知识产权组织《关于网上使用商标及其他共有产权的联合建议》第2条亦规定，只有在某一成员国产生商业影响的情况下，标志在因特网上的使用方构成在该成员国的使用。

（一）实质性影响判断的定性分析

判断域外商标使用行为是否对境内商业或者消费者的认知产生影响，理论上存在两种不同的标准和分析方法。一是被动感知理论（Passive Perception Theory），即依据消费者是否已经建立对本国未注册或未实际使用商标的认知来判断域外的商标使用是否对境内产生了影响。二是互动理论（Interactional Theory of Consumer Recognition），即根据消费者是否能够购买、查询或者与域外的商标权人或使用行为进行互动来判断是否在境内产生影响。

具体而言，被动感知理论以全球化背景下商品交易和消费者将在更大规模、更高水平实现互联互通为前提。一旦一个商标在世界某个地方获得了一定程度的认可，它就会自动在世界其他地方得到消费者的认可，而不需要在那里使用。例如，鉴于法拉利商标的国际知名度，即使法拉利汽车在某国未销售，也未注册商标，但只要全球范围内的广告和促销活动能够“蔓延”到该国，相关消费者能够接触到广告或者观看法拉利赞助的比赛就足够了。“在现代大众传播和营销的时代，商标在产品被广泛地销售之前就有了声誉是很常见的。接触国际出版物、互联网、有线电视和卫星电视的消费者通常熟悉驰名商标，而不管实际销售额如何。”⑳See Brief for Int’ l Trademark Ass’ n as Amicus Curiae Supporting Appellants at 4,Supreme Court,Prefel SA v.Jae Ik Choi,July 23,2002 (S.Kor.),available at http://www.inta.org/downloads/brief prefell.pdf,last visited:2019-10-01.《TRIPS协议》第16.2条规定，在确定一商标是否驰名时，各成员应考虑相关部门公众对该商标的了解程度，包括在该成员中因促销该商标而获得的了解程度。根据被动感知理论，上述规定并不要求外国商标的推广发生在成员国内部，而是允许成员国内部相关公众基于宣传推广产生对商标的认知。这种认知可以是基于在域外进行商标使用的结果。㉑Daniel Gervais,The TRIPS Agreement:Drafting History and Analysis (3ed edition), Sweet &Maxwell 2008,p.277.这种认知的潜在来源是“溢出广告”——通过卫星电视、互联网或期刊将成员国之外的广告宣传渗透到成员国内部——从而证明存在充分的消费者认知。

互动理论则认为要建立国内的商业影响仅仅存在国内消费者被动的认知还不够，域外的商标使用行为必须能够与境内的消费者建立某种互动，例如境内消费者可以购买到境外的产品，可以浏览境外的网站并进行交流互动。也就是说域外使用行为与境内消费者之间能够进行双向的互动，而不仅仅是境内消费者对域外商标的单向认知。在De Beers LV Trademark Ltd.v.DeBeers Diamond Syndicate Inc.案中，原告试图禁止位于纽约的珠宝商使用”DEBEERS”商标。美国法院承认“DE BEERS”是世界上最著名的品牌之一，但法院认为原告提交的与境内消费者互动的唯一证据，是戴比尔斯（DE BEERS）在一次贸易展上的钻石展览。法院认为这一证据不足以证明消费者互动的可能性。㉒De Beers LV Trademark Ltd.v.DeBeers Diamond Syndicate Inc.,440 F.Supp.2d 249 (S.D.N.Y.2006).

本文认为，如果消费者仅仅对域外商标建立了认知，但尚没有机会接触或购买到相关的商品，缺乏与域外商标实际具体的联系和对商品的实际体验，此时即使认为域外的商标使用行为对境内商业具有影响，这种影响也无法达到实质性影响的程度。毕竟境内消费者尚无法实际接触和体验到商品或服务，无法形成对商品的实际认知，即使境内有人抢注了类似商标，由于消费者的脑海中缺乏实际使用商品的体验，也谈不上与域外商标权人所提供商品的混淆误认，因为消费者只能体验到境内申请人提供的商品或服务。如果依据被动感知理论判断域外使用行为的影响，可能会不适当的扩大商标法的域外使用，不利于商标法和商标登记注册制度的稳定性。㉓虽在国外驰名但仅仅通过媒体知识性介绍到我国却未在我国进行任何商业使用、未对我国产生发展做出任何贡献的商标，在我国现行商标法以及有关商标法适用的司法解释尚未改变的情况下，我国执法者和司法者绝对不能作茧自缚将其认定为驰名商标从而给我国市场主体戴上沉重的枷锁和镣铐。李扬：《论商标法权的边界》，载《知识产权》2016 年第6 期，第24 页。事实上，在网络环境下，有的法院对于域外商标使用的调整即采取互动理论。在Zippo Manufacturing Co.v.Zippo Dot Com,Inc案中，法院将互联网上的商标使用分为三类：一是电子商务网站，即消费者可以通过该网站进行选购商品或服务；二是仅仅提供信息的网站，即消费者只能在网站上浏览，不能进行购物；三是处于中间状态的互动性网站，用户可以在其中与主机交换信息。在这些情况下，司法管辖权的行使是通过审查网站上发生的信息交换的交互性和商业性来决定的。该案中，被告属于第一类网站，其不仅在互联网上进行广告宣传，而且向3000名加州居民提供订阅服务，法院认为对被告行使管辖权是适当的。㉔Zippo Manufacturing Co.V.Zippo Dot Com,Inc.,952 F.Supp.1119 (E.D.Penn.，Jan.16，1997).在Enters.v.Millennium Music案中，尽管被告的网站是互动的，消费者可以从任何州购买商品，但法院认为美国俄勒冈州对被告没有管辖权。因为没有消费者在该州实际从网站上购买到商品。而有证据显示，该网站主要面向南卡罗来纳州的当地人出售商品。法院认为，仅凭与法院地州互动的可能性作为对人管辖权的基础是不合理的。㉕Enters.v.Millennium Music,33 F.Supp.2d 907 (D.Or.1999).而对于第三类被动性的网站，大多认为仅仅在网站上投放广告，而不与法院所在地存在任何其他关联，并不足以在侵害知识产权案件中行使管辖权。㉖Bensusan Restaurant Corp v King,937 F Supp 295 (SDNY 1996).

（二）实质性影响判断的定量分析

在具体的个案中，应当如何判断消费者与域外商标使用行为的互动达到了实质性影响的程度，可以结合商品销售的数量以及销售额、境内消费者选购域外商品或服务的频率以及境内是否有可替代的商品或服务等因素进行判断。

首先，域外商品或服务向境内消费者销售的数量以及销售额。一般情况下，商品销售的数量越大、销售额越高，域外商标使用行为对境内的影响也就越大。虽然在境内进行的广告宣传也可能有助于实质性影响的判断，但必须存在消费者实际选购域外商品或服务的事实。“如果美国公民使用该服务的资金或使用频率相当可观，那么可能只需要在美国投放少量广告即满足实质性影响的要求。然而，如果只有很少的美国公民使用，即使在美国存在大量广告也是不够的。”27Katherine-Anne Pantazis Schroeder,A Trademark Gamble:Should Use of Services Abroad by U.S.Citizens Meet the Lanham Act Use in Commerce Requirement, 90 Iowa L.Rev.1615 (2005).在Int’ l Bancorp,L.L.C.v.Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco案中，法院认为，因为位于加拿大蒙特利尔的赌场在美国很有名，有证据表明，大量美国公民经常光顾赌场，无论他们花了多少钱，都可能对美国商业产生重大影响。28Int’ l Bancorp,L.L.C.v.Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco,329 F.3d 359,361 (4th Cir.2003).

其次，境内消费者选购域外商品或服务的频率和持续性。虽然选购域外商品或服务的消费者在数量上并不大，但如果经常购买域外的商品或服务，较为频繁而且一直持续，也可能对境内商业或权利人利益产生实质性影响。例如，美国发生的一起“LONDON UNDERGROUND”商标异议案中，法院认为，四十多年间7000万美国人曾经乘坐过伦敦地铁的事实尚不足以满足实质性影响的条件。292006 Ttab Lexis 272(T.T.A.B.June 20,2006).本文认为法院之所以没有支持异议人的主张，一方面是由于消费者的绝对数量，更多的可能是在于异议人没有证明美国消费者选择乘坐伦敦地铁的频率和持续性，如果多年来，每月都有几十上百万的美国消费者乘坐伦敦地铁，那么法院很有可能会认为该标识对美国消费者会产生实质性影响。

最后，境内是否存在可替代的商品或服务。在全球化背景下，境内消费者之所以倾向于选购域外的商品或服务，其中的重要原因在于域外的商品或服务具有国内商品或服务无法比拟的特色。例如我国消费者更多的选择到国外旅游或者购买国外的商品，看重的便是更好的消费体验和商品质量。但是如果境内也存在与国外相同或类似的商品或服务，进而可以替代域外的商品或服务，那么域外的商标使用行为很难给境内权利人或商业造成实质性影响。