发明专利审查中补充检索的必要性分析

朱云娥 王玮

摘要：在发明专利审查过程中，审查员做出的补充检索，从程序上来说对审查员和申请人都是不利的，但是从授权稳定性的角度出发，对申请人又是有利的。因此，在繼续审查中是否要进行补充检索，需要审查员与申请人沟通后，准确站位本领域技术人员，客观判断申请人意见陈述是否合理，以进行公正的审查。

关键词：继续审查；本领域技术人员；意见陈述；补充检索

一、引言

《专利审查指南》第二部分第八章第4.11节指出在申请人答复第一次审查意见通知书（下文简称一通）之后，审查员应当对申请继续进行审查，考虑申请人意见陈述的意见和/或对申请文件作出的修改[1]。在发明专利实质审查中，申请人往往会对审查员发出的审查意见通知书中的新创性评述提出质疑、进行争辩，申请人答复的方式总体上分为两类：一种是权利要求书没有修改，只有意见陈述，另一种是权利要求书有修改，同时还有意见陈述。针对申请人的答复，审查员的继续审查方式也分为两类：一种是坚持前次审查意见通知书的意见，同时对于申请人不认同的部分有针对性地进行答复，另一种是认同申请人的意见，并进行补充检索，提供更有利的证据继续评述新创性，或者改变审查意见对申请进行形式缺陷审查。

通常情况下，申请人虽然有质疑、辩驳，但审查员在初次审查时已经准确的把握了申请的发明构思，进行了充分的检索，此时，审查员不需要补充检索，只需对实质性争辩点进行充分沟通，加强说理，坚持审查意见。

审查员之所以在继续审查中需要补充检索，原因主要分为两种：一是审查员最初是基于自己对现有技术和申请文件的理解来推断申请发明构思，经过与申请人的沟通发现，审查员最初确定的发明构思与申请人真正的发明构思存在差异[2]；另一种是审查员最初仅是根据权利要求记载的方案推断申请发明构思，而忽略了说明书中体现发明构思的部分。当申请人提出质疑或根据说明书对权利要求作出修改时，审查员会发现前次通知书中引用的对比文件不足以评述现有方案的新创性，需要通过补充检索，以确定申请是否具有授权前景。因此，审查员需要改变或修正前次审查意见。

本文结合实际案例，基于申请人的意见答复，浅析在继续审查中如何准确站位本领域技术人员，判断是否需要补充检索。

二、案例分析

本申请涉及二维码电子优惠券系统及二维码验票终端设备，该申请背景技术中指出传统的优惠券均是纸质券，在印刷、发放、验票等环节存在不足，因而，本申请提供一种二维码电子优惠券，结合手机和互联网，电子票系统向消费者手机发送二维码电子票，届时消费者只需调出手机中收到的二维码电子优惠券在二维码验票终端设备通过扫描即可完成，整个发放领取过程无纸化、低碳环保、高效便捷、安全新颖、省时省力。

申请日提交的权利要求如下：1.一种二维码电子优惠券系统以互联网为依托，以二维码为电子凭证形式，以手机为接收二维码电子票载体，通过二维码验票终端设备来完成电子票的发放领取，整个发放领取过程方便快捷，不受时间和空间限制。2.如权利要求书1所述二维码验票终端具备扫描二维码和输入号码、打印小票的功能，通过GPRS或以太网的方式联网。

审查员引用专利文献D1：CN 201522727U作为最接近的现有技术，其公开了一种二维码电子票票务系统，通过方案对比审查员确定D1公开了权利要求1的全部特征，方案相同，因此，权利要求1不具备新颖性。通过方案对比，审查员确定权利要求2与D1的区别为：验票终端还具有输入号码、打印小票的功能，通过GPRS方式联网。对于上述区别，审查员将其认定为本领域的常用手段。

申请人在答复一通时，合并权利要求1和2，并根据说明书对权利要求1进行修改，修改后权利要求1为：一种二维码电子优惠券系统，其特征在于，所述二维码电子优惠券系统以互联网为依托，以二维码为电子凭证形式，以手机为接收二维码电子票载体，通过二维码验票终端设备完成电子票的发放领取，其中，所述二维码验票终端设备具备扫描二维码、输入号码和打印小票的功能，通过GPRS或以太网的方式联网；所述二维码电子优惠券系统还包括电子优惠券软件端，所述电子优惠券软件端管理整个二维码电子优惠券系统，并且所述电子优惠券系统还用于统计销售数据。

在意见陈述中主要指出：①权利要求1包括对整个二维码电子券系统进行管理的电子优惠券软件端；②二维码电子优惠券系统为商家提供销售数据统计。因此，本申请具备创造性。

对此，审查员首先站在本领域技术人员的角度，基于申请人对文件做出的修改以及意见陈述，深入理解发明构思，重新解读权利要求和说明书，发现申请人所争辩的区别①和②是存在的，且不属于公知常识，利用二维码电子优惠券系统提供准确的业务统计数据，实现了帮助商家能够更加具体、准确地把握活动的整体情况，使商家随时掌握产品销售领取数据的效果。

对此，审查员再重新深入理解发明构思后进行了补充检索，并针对申请人的争辩点①和②补充检索到了新证据D2：CN1527234A，其公开了一种优惠券发行设备和促销系统，并公开了“电子优惠券系统还包括电子优惠券软件端，电子优惠券软件端管理整个电子优惠券系统，并且电子优惠券系统还用于统计销售数据”这一技术特征。

审查员在二通继续审查中在D1的基础上结合D2和本领域的常用技术手段评述了权利要求的创造性，最终该申请在二通后视撤。

可以看出，该案例采用的是在证据不确凿的情况下补充检索并结合说理的答复方式，争辩点①和②是由于审查员前次审查时，仅仅根据权利要求的方案推断了发明构思，针对权利要求进行了检索，没有关注说明书中可能涉及现对有技术做出改进的地方，在申请人根据说明书对权利要求做出修改后，基于意见陈述，审查员对申请文件又有了深入的认识，且申请人陈述的帮助商家能够更加具体、准确地把握活动的整体情况的效果是D1无法实现的，这时应补充检索以确定申请是授权还是继续评述新创性。

三、结语

基于申请人的意见陈述和/或文件的修改，审查员通过与申请人沟通，能够清楚申请人的发明意图，可以更深入理解发明构思，更准确把握发明技术实质，对申请人的意见陈述中争辩的意见进行充分高效的说理，及时有效的弥补一通处理中存在的缺陷，体现了审查工作的公正与效率。

参考文献：

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社，2010： 236.

[2]陈杰.在与申请人的沟通中深入理解发明构思[J].科技展望，2017（15）：282～283.

作者简介：

朱云娥（一作），现工作于国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心，研究实习员

王玮（等同一作），现工作于国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心，研究实习员。