论创造性评价在专利等同侵权判定中的应用

摘 要 专利等同侵权判定中缺少统一的标准，导致专利保护范围模糊、法官负担繁重、法庭判决不稳定等问题，本文试图提供一种新的思路，将专利审查中的创造性判断标准引入到专利等同侵权判定的方法，使上述问题得到一定程度的解决，达到更好的裁判效果。

关键词 创造性 等同侵权 判定

作者简介：贾立庆，长春理工大学研究生，研究方向：知识产权法学。

中图分类号：D923.4 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.12.111

一、等同原则概述

（一）等同原则的概念

作为专利侵权的一项重要判定原则，等同原则是指被控侵权物（产品或方法）中有一个或者一个以上的技术特征经与专利独立权利要求保护的技术特征相比，从字面上看不相同，但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征，这种情况应当认定被控侵权物（产品或方法）落入了专利权的保护范围。简而言之，被控侵权的产品或方法没有直接落入专利技术方案受保护的范围，但与专利技术方案实质相同，被控侵权的产品或方法即构成等同侵权。

等同原则的确立，目的在于弥补全面覆盖原则的不足。随着社会的发展，技术方案全部落入专利保护范围而造成侵权（即字面侵权或相同侵权）的情况已经极为少见，行为人通常会对专利技术方案中的部分技术特征进行简单的替换，使其自己的技术方案不落入专利保护范围、表面上不侵犯专利权，从而达到逃避法律责任的目的。为此，专利法确立了等同原则，规定实施与专利技术方案实质相同的技术方案也将构成专利侵权。

（二）等同原则的适用

在司法实践中，判断专利侵权首先要判断被控侵权行为是否构成相同侵权，在排除相同侵权的可能的情况下才能适用等同原则判断被控侵权行为是否构成等同侵权，并且应当由专利权人明确主张，否则法院不得主动进行判断。

在进行具体判断时，被控侵权技术方案和专利技术方案被分别分解成若干个技术特征进行一一比对，构成侵权的技术方案应当包含与专利技术方案全部技术特征相同或相等同的全部技术特征。

两个技术方案中的技术特征进行比对时，最关键的问题是如何认定对应的两个技术特征是否等同。对此，《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（2015）第十七条给出的等同特征的标准是“以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果”，并且本领域普通技术人员“无需经过创造性劳动”。司法鉴定中以此为依据，总结出“三要素测试法”作为判断等同特征的方法，即：

第一步，确定区别技术特征。

第二步，区别技术特征的手段、功能与效果三个要素是否与专利技术中对应的特征基本相同。

第三步，区别技术特征对本领域普通技术人员是否显而易见。

（三）存在的问题

等同原则的适用中表现出的主要问题在于等同侵权的判定缺乏統一的标准。司法解释中的“基本相同”的说法较为模糊，在审理案件时，法官只能根据自己的理解对被控侵权技术方案的区别特征进行甄别，判定其三要素是否“基本相同”。由于法官本人的知识背景、对个案的理解差异，必然造成案件判定标准的不稳定，即使是由专业的技术人员辅助鉴定，也可能因为鉴定标准的不同而得出不同的结论。因此，通过一定的方式为等同侵权的判定确立一定的标准，将有利于专利等同侵权案件裁判结果的准确和稳定。

二、等同侵权判定引入创造性评价的可能性

（一）创造性的概念

创造性是发明和实用新型授予专利权的条件之一，是专利行政部门在专利授权和专利无效程序中的一个重要的判定环节。专利法中所说的创造性是指发明专利具有突出的实质性特点和显著的进步、实用新型专利具有实质性特点和进步。进一步讲，所谓“实质性特点”是指某技术方案对本领域的普通技术人员来说不具有显而易见性；而所谓“进步”是指某技术方案应当具有有益的效果。也即是说，发明或实用新型专利至少应当相对于本领域的普通技术人员非显而易见，并且具有有益的技术效果方能具有创造性。

（二）专利创造性的评价方法

在对发明或实用新型专利申请的创造性进行审查的时候，审查员会对每一项权利要求分别进行审查，从而对专利申请的创造性做出全面的评价，力求不遗漏任何具有创造性的技术特征。在判断技术方案是否具有创造性时，我国以及很多其他国家目前都采用“三步骤”的评价方法。

步骤一：确定与专利申请的技术方案最接近的现有技术，也就是对现有的与该技术方案相同或相近的领域进行检索，找到与该技术方案关联最强的技术方案。

步骤二：通过将该技术方案与最接近的现有技术对比，确定该技术方案的区别技术特征，进而通过区别技术特征确定该技术方案相对于最接近的现有技术所解决的技术问题。

步骤三：判断该技术方案为解决上述的技术问题所采用的区别技术特征相对于现有技术以及本领域的公知常识，或者本领域的普通技术人员是否是显而易见的。

通过以上三个步骤，专利申请的技术方案如果不具有显而易见性，即可确定其具有创造性。

（三）等同侵权判定与创造性评价的联系

将等同侵权的判定方法与专利创造性的评价方法进行比对，可以发现二者具有共通之处：将两种技术方案对比，找出区别技术特征；明确区别技术特征解决的技术问题；解决问题的技术特征是否对本领域的技术人员显而易见。

接下来，可以对等同侵权和专利创造性的判断方法作更加细致的分析。在专利创造性判断中，专利技术方案是可以包含现有技术的全部技术特征的，也就是可以全面覆盖现有技术，只要增加具有（突出的）实质性特点和（显著的）进步的区别特征即可使整个技术方案具有创造性。而等同侵权判定中，被控侵权的技术方案在之前的诉讼程序中已经排除了相同侵权的情况，即被控侵权技术方案不可能全面覆盖专利技术方案。同时，进行等同侵权判定的被控侵权技术方案也不属于现有技术，否则被控侵权人可以主张现有技术抗辩。由此可知，等同侵权判定其实是在被控侵权技术方案没有全面覆盖受保护的专利技术方案并且属于非现有技术的情况下，对被控侵权技术方案相对于专利技术方案是否具有创造性的评价。在此情况下，如果被控侵权技术方案相对于专利技术不具有创造性，则构成等同侵权，否则将不构成等同侵权。

（四）依创造性评价的等同侵权判定方法

综合以上分析，可以将等同侵权判定与创造性评价结合起来，把创造性的评价引入等同侵权的判定中，具体步骤可以概括为：

第一步，确定专利技术为与被控侵权技术最接近的现有技术，将被控侵权技术与专利技术的各项权利要求分别进行比对，找出被控侵权技术的区别技术特征。

第二步，通过区别技术特征确定被控侵权技术所解决的技术问题是什么。

第三步，判断被控侵权技术为解决上述技术问题所采用的技术方案对于本领域的普通技术人员是否显而易见。

通过以上步骤，被控侵权技术解决技术问题的技术方案显而易见的，则相对于专利技术不具有创造性，构成等同侵权，否则该技术方案将不构成等同侵权。

三、实践意义

将创造性评价引入到专利等同侵权判定中来，对处理专利纠纷案件的司法实践具有积极的意义。

一方面，创造性评价的应用有利于专利保护范围的明确化。由于专利保护制度的特殊形式，专利权的保护范围难以完全明确，各国也都采用中心限定主义或周边限定主义或二者相结合的方式来确定专利权的保护范围，但在等同侵权的案件中依然会出现等同技术方案的覆盖范围模糊的情况，这将增加裁判的不确定性。将创造性评价应用到等同侵权的判定上，可以对等同技术方案的范围作进一步的限制，使其界限比之前更加清晰、明确。

另一方面，采用创造性评价還将减轻法官的审判负担。专利技术所属的领域多种多样，技术方案具有其新颖性和创造性，因而往往具有一定的深度，法官的知识背景很难覆盖到，为审理专利案件，法官通常需要针对案件涉及的背景技术做大量的工作，这不利于案件的程序的进行，并且法官对技术的理解依然难以保证。应用创造性评价，法官可以根据类似于专利的审查程序对等同侵权进行判断，使得判断防范具有更好的规范性和统一性，这样既减轻了法官的负担又增加了裁判的准确性和稳定性。

另外，创造性评价使得等同侵权确保了使用中的确定性，一定程度上克服了法官主观因素的不利影响，使得专利权人的利益得到有力的保护；同时专利权的保护范围也更加明确，使得公众可以根据专利的保护范围制定更有利的技术策略，及时修改技术方案，更好地避免专利侵权的发生。可见，创造性评价的应用通过以上的方式更好地平衡了专利权人和公众之间的利益。

参考文献：

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