论禁止反悔原则的适用

摘 要 禁止反悔原则的适用正当性与法理基础来自于当事人意思自治下的主动放弃，对其权利要求的范围限制是因为其放弃而不是因为修改。本文认为以法理逻辑作为起点分析，对弹性阻却原则进行修正，严格解释和限定专利权人放弃的内容，既可以满足司法确定性，又符合禁止反悔的正当性基础，同时也考虑到了公众与专利权人的利益平衡，应当被我国所采用。

关键词 禁止反悔原则 弹性阻却原则 利益平衡

作者简介：张冰剑，华东理工大学法律硕士研究生，研究方向：信息数据、知识产权。

中图分类号：D913 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.12.010

专利审查历史禁止反悔原则（prosecution history estoppel）是指在专利权人对其在申请、审查、无效过程中与中国知识产权局、专利复审委员会之间的往来文件里所作的承诺、放弃或认可，专利权人在侵权纠纷中不得反悔 。一般认为其是对专利侵权判定的等同原则的限制，以保护公众利益，确保专利文件特别是权利要求书所公开并要求权利范围的确定性。就其具体适用来说，学界一直没有达成共识，往往是由司法机关通过判例方式先行给出结论再由学者们结合实施现状权衡价值从而给出解释。在该原则适用的前提、方法的争论上，许多学者也是采取了实证方法，从政策倾向以及国民利益保护的角度给出了自己的答案，却鲜有从逻辑法理角度推演的。因此笔者试图从该原则的作用、目的出发，并结合该原则的发展历程，给出合乎法理逻辑的适用规则。

一、美国历史上禁止反悔原则适用的演变

早在1950年的“格莱弗坦克制造有限公司诉林德航空公司案”（Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. ）中，法院就给出了专利法上所谓等同原则的基本轮廓。也即即使某一被控侵权的产品并不侵害专利权利要求字面所明示的内容，其依然有可能构成侵权。然而由此开始，围绕着专利权利要求的公示作用以及公共利益的受损和专利保护范围的不确定性的争论不休。因此法院不得不，且美国人民也急切地希望法院能够澄清等同原则的适用范围。

在1997年的“华纳-詹金森公司诉希尔顿戴维斯化学公司案”（Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co. ）中，法院试图解决的核心法律问题是：专利权人修改专利文件的原因是否影响禁止反悔原则的适用。在争论之后，法院认为禁止反悔原则的适用与专利申请的过程中对专利文件修改的原因有关。美国最高法院表示其在每个案子中都探究了专利局坚持要求对权利要求进行修改的理由，并发现每一个案子中之所以要求修改，都是因为修改前的权利要求被认为根本就没有描述一个可专利的发明——一般表现为该发明不具有创造性或者新颖性。据此法院认为并非所有修改都包含着专利局要求限缩专利保护范围的要求或者是专利权人放弃权利范围的意愿，只有有限的几类修改原因（一般表现为为了满足新颖性、创造性的要求）才会导致禁止反悔原则的适用。当然，从利益权衡的角度出发，法院更进了一步，将证明專利文件修改的原因不适用禁止反悔原则的举证责任分配给了专利权人。该案给出了美国初期对于禁止反悔原则适用的基本条件——专利的修改必须基于创新性要求的满足。

之后，美国学界对于在禁止反悔原则的适用过程中是否完全排除等同原则产生了激烈讨论，而该讨论在2002年的费斯托案中（Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. ）由美国最高法院给出了参考答案。在适用禁止反悔原则的条件方面，美国最高法院认为修改专利文件的原因是否是出于“避免在线技术或为了回应一项具体的可能导致相关客体不可专利的关切——比如创造性 ”已经不再重要。重点是该修改是否限缩了专利保护范围。任何只要是为了确保专利授权而做的限缩性修改，都会导致禁止反悔原则的适用。同时，该案还创造了一种新的适用规则——完全阻却规则，该规则认为一旦专利权人为了获得专利而限缩了权利要求，则认为其放弃了其所修改的权利要求特征的所有等同方案。CAFC（美国联邦上诉法院）表示弹性规则应当被推翻，因为该规则已经被证明是不可操作的，完全阻却可以提高判决的明确性。然而，最高法院在是否适用完全阻却原则时却出现了动摇。最后，由于多方的激烈争论以及处于衡平利益的考量，最高法院最后更倾向于维持先前案例所一贯沿用的弹性阻却规则，但是此时的弹性阻却规则已经开始向完全阻却规则靠拢：按照禁止反悔原则对于修改过的技术特征一般只能按照字面解释，但当专利权人的限缩范围时，可能放弃了并非出于真实意思而放弃的等同物时，对于该等同物依旧存在适用等同原则的可能。为此最高法院还给出了几种适用等同原则的例外情况：

1.申请时该等同物是普通技术人员无法预见的。

2.修改的原因与该等同物之间只有擦边的关系（切线关系）。

3.有其他原因导致无法合理要求专利权人在申请时将该等同物表述在权利要求中。

可以看出，美国对于禁止反悔原则的适用前提已经逐渐统一，但是对于适用完全阻却或是弹性阻却原则则摇摆不定。虽然最后最高法院仍然选择了弹性阻却原则，但是其表述方式为“一般只能按照字面解释”，事实上这仍然体现了完全阻却的思想，似乎是表示以不适用等同原则为原则，适用等同原则为例外。而三种例外情况则强调了弹性阻却原则的基本法理依据——个人处分。将两者糅合一起，难免有种牛头马嘴之感。

二、国内对于禁止反悔原则适用的演变

国内对于禁止反悔原则的适用也呈现出摇摆不定的态势。2009年“沈其衡V.上海盛懋交通设施工程有限公司案（（2007）沪高民三（知）终字第51号）”中法院简单明了的表示：“……根据禁止反悔原则，原告亦不能以等同为由主张专利侵权成立 。”

2009年的“澳诺制药有限公司对湖北午时药业股份有限公司、王军社案”（（2007）冀民三终字第23号民事判决）中，法院认为：“根据禁止反悔原则，专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围 。”

从被告辩称中看，被告主张适用完全排除原则。然而最终法院却选择了回避这个问题，直接从被诉侵权产品是否落入等同范围论述从而判决了此案。法院此举是对完全排除原则的默认，还是不愿承认完全排除原则却又没有更好的理由去反驳，尚未可知。

在2013年的“中誉电子（上海）有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案（（2011）民提字第306号）”中，法院认为禁止反悔原则的法理基础是民法领域的诚实信用原则，要求民事主体信守承诺，不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待，以衡平权利自由行使所可能带来的失衡。要求适用禁止反悔原则必须构成明示的技术方案的放弃，从而否认了合并或者删除权利要求能够适用禁止反悔原则的可能性。随后又强调，判断是否构成禁止反悔原则中的“放弃”时，应充分注意专利权人未自我放弃的情形，严格把握放弃的认定条件。“如果该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括，则因该附加技术特征没有原始的参照，故不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃 。”这实际上是对适用弹性阻却规则的进一步解释。

可以看出，目前国内外对于禁止反悔原则的适用均出于游离不定的階段。似乎无论适用哪种方式均不能达到理想的息讼止争的效果。

笔者认为这是弹性阻却规则和完全阻却规则两者本身的逻辑缺陷所造成。

三、“完全阻却原则”和“弹性阻却原则”的缺陷

弹性阻却原则是最早出现的禁止反悔原则的适用规则，其旨在达到正真的实质公平，认为禁止反悔的范围仅限于其承诺部分 。然而难以掌控的部分便在于其弹性：公众难以从所公开的专利文件及其相关文件中明确专利的保护范围。按照Festo案中给出的标准，甚至该修改是否会导致禁止反悔原则的适用都存在一定的不确定性（这取决于专利权人能否举证自己的修改符合上文所述的三种例外情况）。因为此时禁止反悔原则只是一种对抗等同原则的抗辩主张 ，而并非直接限定专利权范围的原则。实际上，想要辨析在专利修改的情况下，修改后的权利要求与修改前的权利要求之间存在哪些内容已经是非常困难的事情，更不要说去辨别哪些内容是专利权人意图放弃的，而哪些在专利权人的真实意思之外。

而完全阻却原则于对专利产品的保护范围限定过于狭窄。事实上，因为专利权人对权利要求进行过某种修改，就否认该被修改的权利特征获得被等同原则保护的资格是难以让人接受的。专利权人总是试图去寻找更大的保护范围，这也正是专利法发挥其激励科学作用的必经途径。因此，专利权人可能会在概括权利要求或其他情况下“不经意的”将权利的触手伸到了其能够获得保护的范围之外。在得到审查员的指示后，修改权利范围是一种实事求是的表现，也许可以说专利权人意识到了原本的权利范围中某些部分是不能够获得保护的，但很难认为专利权人相比于没有经过修改而直接给出与修改后专利范围相同的专利权人更了解其给出的权利要求的范围或者是修改后的权利要求与修改之前的中间地带。完全阻却人为的给了修改专利文件的专利权人一个惩罚，使得其被与没有修改过权利文件的专利权人区别对待，从而被迫放弃了一些根本没有被提及或者考虑到的东西。这不仅没有法理基础，也并非没有操作上的障碍。完全阻却规则阻却对修改过的技术特征适用等同原则。然而将各个技术特征分离本身就可能存在操作上的困难，比如在被诉侵权产品将被修改过的技术特征和另一个技术特征合并或者将被修改的技术特征进行拆分时，对于该特征是否仍然排除适用等同原则仍存在问题。

四、禁止反悔原则的法理和逻辑回归

一般认为禁止反悔原则的法理基础有两个，第一为民法意义上的禁止反言原则，另一说法为民法意义上的诚实信用原则。前者是指在他人对承诺产生合理依赖之后，承诺者有义务兑现其诺言，哪怕该兑现可能会对承诺者造成不利后果 。后者则更多的强调守信用的遵守约定，履行义务主张权利，包括道德义务和法律义务 。在专利发意义上，其则强调对于公众的承诺应当被遵守，也就是专利文件的公示功能。

从文意解释的角度看，禁止反悔原则中的反悔二字的前提，是权利人通过意思自治曾经做出过承诺，这个承诺可能是明示的，也可能是暗示的。当然，在专利法意义上，这个承诺只能是明示的，至少是能够被明确推定的。因为专利法意义上的承诺面向的是公众，在专利文件公布之前，公众没有获知其内容的可能，且公众对于专利权利范围的判断依据也应当仅限于专利文件中明确记载的内容。

因此，显然被禁止反悔的内容应当是明显的、确定的，也即是修改前专利文件内的相应内容。更具体的说，应当是经过修改所明确抛弃的内容。当修改时为了满足新颖性或者创造性要求时，该内容往往是由审查员结合对比文件所给出的某些技术特征。当修改是为了满足专利法的其他要求，如获得说明书支持时，一般是原本包含在权利要求范围内的由审查员指出超出说明书公开范围的技术特征（方案）。

从逻辑上讲，当某一个发明人作出了某项发明，则其对于世界上的技术领域而言必然做出了某种贡献，依据其贡献大小，专利法为其提供了一个可以受到保护的权利范围。一个娴熟的专利撰写人虽然能够为权利人谋求尽可能宽的权利范围，但是其边界最终会受到该发明的实际情况的约束，一旦所要求的权利范围超过了发明人对世界所做出的贡献，审查员便会指出并且要求发明人对其权利要求进行修改以限缩进可能授权的边界之内。此时如若专利权人给出了一个完美的专利要求（虽然现实中很难实现），那么就可以认为该权利要求涵盖了所有能够收到保护的技术方案的可能性，对该权利要求便失去了适用等同原则的必要，同样，因为该权利要求的字面意思之外已经没有可能归入保护范围的技术方案，禁止反悔原则也没有适用的空间。同理，如果专利权人修改之后的权利要求任然包含了某些不能够被保护的技术方案，也即权利要求范围仍然过大，则审查员应当继续指出其不足并且要求其继续修改，此时也不存在禁止反悔原则的适用空间。

推理可知，禁止反悔原则当且仅当修改后的权利要求范围的字面意思范围中没有包含某些可以被该发明包含并受到保护的技术方案（发明的实际贡献大于要求的权利范围）时才真正有意义。

从专利一线人员的实践总结来看，限缩权利要求的方式一般为如下三种，第一，限缩权利要求中已有技术特征，对其作进一步的限定；第二，在权利要求中增加新的限制特征；第三，删除保护范围过宽的权利要求、将从属权利要求提升为独立权利要求 。事实上，第三种情况可以包含如前两种情况之中，因为从属权利要求要对独立权利要求的范围做进一步限定，往往也是采用新增限制特征或者限缩已要求的特征。

在第一种情况下，禁止反悔原则的适用空间可能是由合适上位概念的缺失所导致。专利权人在撰写权利要求书时，并不会仅仅限于说明书中给出的实施例或是其他具体方式要求权利，采取上位概念进行概括是实践中的常态。而有时就目前语言的发展程度来说，某些下位概念的共同上位概念并不能准确地满足专利要求的需要。举例来说，专利文件中披露了a，b，c，d四种技术特征（该四种技术特征互相等同），而该四种特征的一般语义上的上位概念为A。但是A中还包含有技术特征e，f，g，其中f，g处于够被该专利保护的范围之外并且被审查员指出。那么理论上专利权人应当讲专利披露的四种特征概括为A（A为A除去f，g）。但是A不在现今语言的范围之内，也就是说A与a，b，c，d之间出现了概念裂隙。此时专利权人要么自己创造一个词汇A，要么采用更下位的a，b，c，d并且尽可能多的枚举从而获得宽的保护范围。然而由于创造新词汇涉及大量的解释定义去使公众明确新词汇的含义，枚举又会产生巨大的工作量，这两种方法都是难以实现的。此时应当允许专利权人继续使用a，b，c，d等下位概念进行书写权利要求，并允许其通过等同的方式将没有写入纸面的技术特征包含进保护范围。而一旦专利权人在修改的权利范围中仅仅包括了a，b，c，那么就可以认为其明确放弃了包含d的技术方案，此时禁止反悔原则出现了作用空间。还有一种情况为f，g并非处于专利保护范围之外，而是可能处于保护范围之外。此时专利权人在修改后的权利要求中如果只包含a，b，c则应当认为其明确放弃了包含d，f，g三种技术方案，至于技术特征e，仍然应当存在被等同原则保护的可能性。

对于第二种情况，由于限缩原权利要求范围的方式是新增了一个技术特征，而该技术特征并没有在原权利要求中出现，因此由于失去对照，无法明确得知专利权人放弃了新增技术特征中的哪些等同选项，因此禁止反悔原则不存在适用空间。应当允许适用等同原则保护新增技术特征的等同特征。

五、对弹性阻却原则的修正

实际上，笔者上述的分析是在对弹性阻却原則进行进一步的说明。在具体适用时，仅仅排除专利权人明示或者可明确推知放弃的技术方案。需要指出的是，专利权人修改专利文件的原因应当在判断时加以考虑，但这仅仅是为了确定专利文件修改前后哪些技术方案被明确放弃（如修改原因是因为审查员指出了某技术方案不具有创造性，若修改后该技术方案不存在于权利要求中，则可认为其被明示放弃），与是否适用禁止反悔原则无关。在明确专利权人放弃的内容之后，将其排除在现有的权利要求的等同范围之外，对于权利要求中技术特征的其他等同项并不产生影响。也即消除了弹性阻却原则的“弹性”，在判断某一专利是否侵权时，先判断其是否是专利权人曾经放弃的技术方案（此时对被修改的技术特征应用严格的字面解释）。在得到否定答案后，再判断其是否落入修改后权利要求的等同范围之内。如此便能够在一定程度上克服弹性阻却原则的不确定性。

反对意见可能会指出，如此进行判断可能有违禁止反悔原则作为等同原则的抗辩理由这一性质，当禁止反悔原则作为等同原则抗辩理由时，应当先判断是否适用等同，再考虑抗辩。然而学界已经有学者提出禁止反悔原则的独立性 ，本文同意该学者的观点，禁止反悔原则实际上是由于专利权人的权利处分行为导致的法律上可授予专利权的范围的二次限缩（一次限缩为该发明所做出的技术贡献）。因此其虽然有对等同原则进行抗辩的功能，但并非仅仅是一种抗辩理由。

还有反对意见可能会指出，如此适用禁止反悔原则可能会对专利人过于友好，浪费国家的司法以及行政资源。然而上文已经分析，如此适用禁止反悔原则，实际上并不会增加审判人员或者其他国家工作人员的工作量。作为专利权人，原本就享有能受到等同原则保护的权利，该权利并不应当因为其对专利文件做过修改而被剥夺。对等同原则的限制一定是因为权利的放弃，而非文件的修改。如果专利权人放弃的是原本就不能被授权的内容，则其在试图用等同原则将其包含进权利范围内时会受到现有技术抗辩以及权力无效的阻击。如若放弃的是原本可能受到保护的内容，则将其排除在等同范围之内，已经可以看作是专利权人对于社会公众的“捐献”（类似于捐献原则），无论何种情况下专利权人都没有享受到其本不该享有的优待，而是行使正当的权利。

也有学者可能会从我国技术发展尚没有达到领先水平，采取非完全阻却原则可能会对于我国的产业发展不利。然本文的推理是建立在法理与逻辑的基础之上，政策性的价值取向可以通过其他的方式解决，而不应当在本文的考虑范围之内。

六、结论

综上，本文认为对于禁止反悔原则，其应当是一种独立的限制专利范围的原则。在适用时不将专利文件修改的原因作为考量因素但作为确定放弃内容的辅助判断因素。对于修改后的权利要求仍然可以适用等同原则，只是要将且仅将被明确放弃的技术方案排除（对于放弃的技术方案的修改特征不能适用等同）。

当然以上是笔者从逻辑分析和法理角度出发所做出的结论，至于其正确性以及更深层面的细节还有待学界进一步研究。

注释：

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https：//en.wikipedia.org/wiki/Graver_Tank_&_Manufacturing_Co._v._Linde_Air_Products_Co，2018年6月15日最后访问.

https：//en.wikipedia.org/wiki/Warner-Jenkinson_Co._v._Hilton_Davis_Chemical_Co，2018年6月15日最后訪问.

https：//en.wikipedia.org/wiki/Festo_Corp._v._Shoketsu_Kinzoku_Kogyo_Kabushiki_Co，2018年6月15日最后访问.

崔国斌.专利法原理与案例.北京大学出版社.2012.629.

https：//www.itslaw.com/detail？judgementId=36cda398-209c-49b4-bbc6-3be9acdac 5d6 &area;=1&index;=3&sortType;=1&count;=5&conditions;=searchWord%2B%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E7%9B%9B%E6%87%8B%2B1%2B%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E7%9B%9B%E6%87%8B，2018年6月15日最后访问.

https：//www.itslaw.com/detail？judgementId=d2d46d20-9289-4ef1-ad1a-a894c768089 0&area;=1&index;=1&sortType;=1&count;=57&conditions;=searchWord%2B%E6%BE%B3%E8%AF%BA%2B1%2B%E6%BE%B3%E8%AF%BA，2018年6月15日最后访问.

https：//www.itslaw.com/detail？judgementId=5440a771-378e-40f1-b8c1-d3814e4011 84 &area;=1&index;=1&sortType;=1&count;=398&conditions;=searchWord%2B%E7%A6%81%E6%AD%A2%E5%8F%8D%E6%82%94%2B1%2B%E7%A6%81%E6%AD%A2%E5%8F%8D%E6%82%94，2018年6月15日最后访问.

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