标准必要专利FRAND承诺的法律属性探析

2018-12-01唐雪梅

职工法律天地·下半月 2018年11期

唐雪梅

摘要：由于科技的发展导致标准与专利紧密结合，标准的实现离不开专利的支持，然而标准是公有领域而专利是私有领域，二者存在冲突，因此只有对标准的实现具有不可或缺、无可替代的专利才能成为标准必要专利。FRAND承诺是标准必要专利的核心问题。由于专利对标准变得至关重要，专利权人在商业谈判中处于强势地位，为平衡专利权人与专利实施者在专利谈判中的地位，标准制定组织要求专利权人就标准必要专利许可必须做到公平合理无歧视。然而，对于何谓“公平”、“合理”、“无歧视”，专利权人与专利实施者各执一词，在双方无法取得一致的意见时，专利权人为保障自己的利益向法院起诉标准实施者侵权，并寻求救济，而专利实施者通常以专利权人违反FRAND承诺作为抗辩。从各国审理标准必要专利纠纷的结果来看，不管是从合同法角度还是民法角度或者反垄断法角度，FRAND承诺都是一项可执行的法律义务，具有法律效力。

关键词：标准必要专利；FRAND；法律属性

一、标准必要专利

（一）对标准必要专利的界定

自2013年华为诉IDC一案后，标准必要专利走进大众的视野，学术上对标准必要专利问题展开热烈的讨论。我国第四次专利法修改草案第85条①在法律上认可了标准必要专利的存在，但是并没有对标准必要专利进行认定。

在高新技术领域，尤其是互联网、通讯和电信技术的紧密结合，一项标准的制定可能会涉及到多个专利技术方案，而只有这些必要专利才能被纳入到标准之中，所谓必要专利，是指经技术标准体系认定该技术标准体系所必不可少的一项技术，而又因为该技术是一项专利技术而被专利权人所独占。

标准必要专利指的是标准体系中那些必不可少并且不可替代的专利技术方案，其特点有：一是该专利技术必须与标准所针对的产品或服务有直接的联系；二是这项专利技术在现有的技术中没有其他非专利技术可以替代。

因此判断是否为标准必要专利应当由标准制定组织来认定，并且标准制定组织在认定标准必要专利时，应当要考虑：一是从技术层面上来说，这项专利没有其他非专利技术可以替代；二是从商业应用上来看，标准必要专利必须是较同类专利技术的商业应用成本最低的。

所以标准必要专利的认定应当由标准制定组织结合技术因素与商业因素来对标准必要专利进行认定。

（二）标准必要专利带来的法律问题

由于标准与专利的结合带来了标准必要专利问题。标准必要专利问题主要有三个：一是标准的锁定效应，当标准确定后，该行业将开始生产制造符合标准的产品，标准的实施者就会投资实施标准，他们就会长期锁定该标准，而标准必要专利人也能在短期内迅速占领相关市场获得市场优势地位，当标准需要切换到新一个标准时，专利权人和专利实施者由于成本、利益等因素可能不愿意实施新的标准，这就阻碍了创新和社会的前进。二是专利劫持，一旦将专利纳入标准成为标准必要专利就意味着标准的实施者为了实施标准就不得不寻求标准必要专利人的许可，这就为标准必要专利权人增强了市场力量。专利权人利用标准必要专利，借助标准的实施进行专利垄断、专利捆绑、搭售、制定过高的专利许可费等不正当竞争，学术上将这些行为统称为“专利劫持”。如2017年Apple和FTC向高通提起诉讼，指控高通收取高额的专利许可费，将非标准必要专利与标准必要专利进行捆绑销售，拒绝向三星授予标准必要专利许可等排除竞争行为。三是专利许可费堆叠，多个权利人对同一专利技术收取许可费。一个复杂产品如智能手机的开发包含了多个标准，手机组件的半导体领域、电池、屏幕显示、应用软件等都有各种的生产标准，而一个标准可能包含了成千上万件标准必要专利，如与4G LTE标准相关的标准必要专利已超过15000件，任何标准必要专利人都可能利用手中的必要专利造成专利费堆叠的现象。在Microsoft v. Motorola一案中，涉案专利为802.11无线网络标准必要专利和H.264视频编码标准必要专利，法院在确定许可费时就遇到标准必要专利组合的许可费请求引发的堆叠问题。一项复杂的行业标准涉及到多个专利权人持有的成百上千件标准必要专利，指出拥有802.11标准必要专利组合的实体至少有92家，拥有H.264标准必要专利组合的实体至少有52家，如果每个实体每个要求的许可费与Motorola对最终产品的价格请求相似，那么执行该标准的总许可费将超过总价格，那么就不会促进标准的推广使用。

二、FRAND承诺

（一）FRAND承诺的产生

为了解决标准必要专利带来的法律问题，标准制定组织制定了相关的政策，如专利权人的申报义务和披露义务，其中最重要的是要求标准必要专利权人承诺以公平、合理、无歧视的原则许可其标准必要专利，即FRAND承诺，也称RAND承诺。

在Microsoft v. Motorola案中，法官指出，FRAND承诺就是用来解决专利劫持的问题，鼓励标准的广泛采用。在ITU（国际电信联盟）、ISO（国际标准化组织）、IEC（国际电工委员会）制定的《共同专利政策实施指南》②、IEEE 制定的《IEEE-SA标准委员会章程》③、ETIS制定的知识产权政策第6.1条④中都明确了这一内容，要求專利权人将自己的专利纳入标准后将专利免费许可或以公平、合理、无歧视条件许可给任何寻求专利许可的标准实施者。

为防止专利权人因专利纳入标准而获得的额外市场力量从事损害市场竞争秩序的行为而制定的FRAND承诺，实质上是对标准必要专利权人与标准实施者之间利益的平衡，既要保障专利权人能从标准化中获得公平补偿，又要保证实施者能够公平进行市场竞争，让每个主体都能从标准化中受益。

（二）FRAND的含义

虽然标准制定组织规定了标准必要专利权人的FRAND承诺，但是他们一概避免对FRAND进行正式定义。由于FRAND的不确定性和模糊性，标准实施者有一套认为符合FRAND许可的专利许可方案，而标准必要专利权人也有自己所认为的FRAND，对是否符合FRAND的判断成为解决标准必要专利纠纷的疑难问题，并且影响法院对后续双方当事人所主张的权利救济如禁令、许可费、损害赔偿的判决。在Optis v. Huawei一案中，法院就四项作出FRAND承诺的标准必要专利判决华为支付280万美元，而一项没有作出FRAND许可承诺的专利则需支付770万美元。

笔者认为“公平”“合理”“无歧视”这三者相互联系，相互影响，符合公平合理条件可能也是无歧视的，反之，满足无歧视原则说明也是符合公平合理原则的，三者之间互相包含，但侧重点有所不同。

公平侧重于专利许可人与被许可人之间条件的比较，由于标准化增强了标准必要专利权人的市场力量，加上信息的不对称，专利权人本就对专利价格进行掌控，使得专利许可人在专利谈判上处于有利地位。由于标准的实施者不得不寻求专利权人许可，这时专利权人如果利用标准化获得的额外市场力量向被许可人提出过高的许可费或其他不合理的许可条件时属于违反公平原则。合理侧重于对该标准必要专利价值的评估，即将该专利纳入标准后的许可费不应高于该专利未纳入标准之前的许可费，将专利持有人获得的合理许可费限制在其专利技术本身的经济价值上，例如在采用标准之前，被许可人在已经获得该专利的许可，该专利纳入标准之后，许可人向被许可人要求更高的许可费或附加其他条件都是不合理的，专利许可费堆叠是违反合理原则常见的情况。无歧视侧重于被许可人之间的比较，考察專利许可人就同一标准必要专利许可是否对不同的被许可人进行差别对待。在Huawei v. IDC案中，华为公司指控IDC过高定价、差别定价和拒绝交易的问题，违反了FRAND原则，法院认为必要专利的交易价格，是反映必要专利权人是否按FRAND原则进行授权许可的关键因素⑤。FRAND原则的无歧视是为了保证被许可人之间的公平竞争，理论上专利权人就标准必要专利授权给同等条件的专利实施者的条件相同或者同等，但这并不意味着许可费的价格必须完全一样，而是确定一个FRAND的基准费率并以此进行比较，需明确的是被许可人应当都是同一行业彼此具有竞争关系的，如Huawei v. IDC案中，华为与苹果、三星、LG都是竞争力相当的手机制造商。

三、FRAND承诺的法律属性

FRAND承诺是标准必要专利权人向标准制定组织作出的承诺，有观点认为，FRAND许可承诺并不是由于标准必要专利权人与标准实施者之间订立的，当他们之间没有订立专利许可合同时，该FRAND许可承诺不具有可诉性，有观点认为FRAND许可承诺虽然是专利权人与标准制定组织之间的协议，但是针对的人是潜在的标准实施者，已经构成了第三人利益合同，可以根据合同法起诉。有的观点认为无论有没有构成合同，该FRAND许可承诺是一种法律上可以执行的义务。究竟FRAND承诺是否具有可诉性，FRAND承诺的法律属性又是什么，在学界上仍是一个具有很大争议的论题。下面笔者主要从第三人利益合同、单方法律行为、默示许可、强制缔约四个方面进行分析。

第三人利益合同，又被称为“为第三人给付合同”、“利他合同”、“第三方受益合同”等，指的是由合同当事人约定由债务人向合同关系之外第三人履行债务，第三人可依此约定而直接请求债务人履行债务的合同。在Microsoft V. Motorola一案中，Microsoft宣称Motorola违反了其向ITU作出的RAND许可承诺，要求法院确认Microsoft是合同的第三方受益人，并有权取得标准必要专利许可。地方法院裁定，Motorola向IEEE和ITU作出的FRAND（RAND）声明，在Motorola与标准制定组织之间创设了可强制执行的合同，Microsoft被认定为该合同的第三方受益人。美国法院认为FRAND承诺构成第三方受益人的可履行合同。第三人利益合同是一个三方法律关系，而FRAND原则也涉及了三方法律主体——标准制定组织、专利权人和标准实施者，有学者分析，FRAND原则实际上是标准制定组织与专利权人约定，由专利权人向标准实施者履行根据FRAND原则授予专利许可的义务。Unwired Planet v. Huawei一案英国高等法院就FRAND许可承诺是否具有可执行产生争议，最终法院采用法国民法典中第三方受益协议的解释，认为“第三方利益合同”规则适用于FRAND许可承诺，可由第三方执行。根据我国合同法第六十四条对第三人利益合同规定⑥，若将FRAND许可定义为第三人利益合同，则标准必要专利权人违反FRAND原则，与标准实施者没有签订专利实施许可合同或者签订的合同的违反FRAND原则的，那么标准必要专利权人应当向标准制定组织承担违约责任，然而这不符合实际情况。签订专利许可合同是标准必要专利权人与标准实施者之间的商业行为，标准制定组织无权干预。再者，从标准制定组织、标准必要专利权人、标准实施者三者关系来看，FRAND许可承诺只是一个承诺，其目的是促成标准必要专利权人与标准实施者签订专利许可合同，而在FRAND承诺作出时，关于标准必要专利合同的核心内容都没有制定，甚至承担合同权利义务的标准实施者都不确定，因此，笔者认为按照我国合同法的规定，FRAND许可承诺不构成第三人利益合同。

单方法律行为是指只需要当事人一方的意思表示就可以发生法律效力。Unwired Planet v. Huawei一案中，也有专家证人根据法国民法典中“单方允诺”的规定认为FRAND许可承诺是单方允诺。我国《民法总则》⑦第一百三十四条第一款规定，民事法律行为可以基于双方或多方的意思表示成立，也可以基于单方意思表示成立。如果FRAND许可承诺成立单方法律行为，那么就使第三人产生了一种信赖利益，即任何标准实施者相信标准必要专利权人会以FRAND原则进行专利许可，继而双方就专利许可合同的制定进行协商，在合同法上，如果在合同缔结过程中，第三人因信赖利益遭受损失的可以请求损害赔偿。所以笔者认为，作出FRAND许可承诺的标准必要专利权人就承担了缔约的义务，这可以解释为标准必要专利权人的先合同义务。先合同义务存在合同缔结过程中，旨在促成合同的成立，FRAND许可承诺正是为了促使标准必要专利权人与标准实施者通过协商签订专利许可合同。《合同法》第四十二条⑧规定了缔约过失责任，在专利许可合同订立过程中，标准必要专利权人违背FRAND许可承诺，属于缔约过失上的“其他违背诚实信用原则的行为”，如果给标准实施者造成损失的，标准必要专利权人应当承担损害赔偿责任。笔者认为，将FRAND许可承诺解释为标准必要专利权人作出的单方法律行为更符合我国的法律规定。

默示许可，指的是在一定能够情形下专利权人采取的非明确许可以外的任何言语或行为让被控侵权人推定专利权人已经同意其从事专利实施的一种专利许可形态。许多学者将我国《专利法》修订草案（送审稿）第八十五条关于标准必要专利的规定作为标准必要专利默示许可的法律依据。有学者认为，标准必要专利权人将其专利纳入标准就明知该专利会随着标准的实施被标准实施者使用，那么做出FRAND许可承诺足以使标准实施者合理地认为他们只需支付符合FRAND原则的许可费便可自由地实施标准必要专利。默示许可的由于专利权人的默示行为让专利实施者产生可以实施该专利的合理信赖，只要支付专利许可费，专利权人就不得拒绝许可，FRAND许可承诺虽然没有明确标准必要专利权人与标准实施者存在专利许可，但已经表明只要标准实施者向专利权人签订寻求专利许可，专利权人就不得拒绝并且要以公平、合理无歧视条件进行许可，两者的本质都是基于诚实信用原则对专利实施者合理信赖利益的保护。默示许可在实践中更多是作为一种专利实施者的侵权抗辩，而FRAND许可承诺在司法实践中同样也作为标准实施者对专利权人的抗辩。笔者认为，FRAND许可承诺只是标准必要专利权人向标准制定组织作出的声明，FRAND许可承诺是的目的为了平衡专利权人与标准实施者之间的利益，核心在于使双方的利益都能“公平、合理、无歧视”，即确定一个FRAND许可费，若将其定义为默示许可则意味着标准实施者可以任意使用該专利，可能带来专利反劫持，损害专利权人的合法权益，使专利持有人不愿再将自己的专利纳入到标准中。

强制缔约义务，德国法院认为根据德国法解释，FRAND承诺不足以构成合同。FRAND承诺只是表明了专利权人的一种意愿，即愿意就专利许可给有意向实施专利的标准实施者，当标准实施者就专利许可的具体内容与专利权人协商一致与专利权人签订合同，专利权人必须与实施者订立合同。合同应当明确双方是权利义务。在我国Huawei v. IDC案中，法院采用了德国法的观点将专利权人作出的 FRAND 许可承诺作为专利权人的强制缔约义务，即标准必要专利权人对标准实施者以及潜在的实施者负有以符合 FRAND 条件许可的义务，就如供水、供电、供气等垄断企业所担负强制缔约义务。强制缔约义务，作为合同法上契约自由原则的例外，只能针对一些特殊情况，如供电供水等公共行业适用。FRAND许可承诺是专利权人就签订专利许可合同的声明，即以公平合理无歧视条件授予许可，而专利权人与标准实施者签订专利许可合同不属于强制缔约合同的类型。笔者认为，将FRAND许可承诺作为专利权人的强制缔约义务增加了专利权人的负担，不符合合同契约自由原则。

四、结论

关于FRAND承诺的法律属性，各国法院应用的法律解释都不相同，但普遍承认FRAND承诺的法律效力，为了执行FRAND承诺，更多的是引用合同法或竞争法进行规制，如欧盟法院在审理Huawei v. ZTE案时，从反垄断法的角度认定标准必要专利人违反FRAND承诺是否是滥用市场支配地位。在Huawei v. IDC案中，Huawei提起诉讼的请求权基础是侵权，指控IDC滥用市场支配地位损害Huawei的合法权益，法院依据《反垄断法》进行审理。Unwired Planet v. Huawei一案的主神法官Mr.Briss在判决书中说到，没有必要依靠竞争法来强制执行 FRAND承诺。我国刘春田教授曾说过，如果在专利权，在民事权利的法律调整范围可以解决的问题，不用借助于别的制度来规定。标准必要专利，等于是专利的二次方，享有二次方的专利，就有义务公平合理无歧视的许可他人，否则标准必要专利人就是滥用权利。标准必要专利问题不属于反垄断范围的问题，应当在民事权利的法律调整范围内解决。笔者认为，标准必要专利纠纷产生原因在于双方就专利许可没有达成一致意见，在法律上会产生两种情况：一是标准实施者在没有取得专利许可的前提下实施标准必要专利，专利权人向法院起诉标准实施者侵犯专利权并寻求权利救济，例如要求标准实施者支付许可费、损害赔偿、禁令救济；而标准实施者可以向法院要求标准必要专利权人以FRAND许可条件进行许可，法院基于法律事实对双方的法律主张进行判决，确定FRAND许可费。二是谈判破裂，标准必要专利权人没有许可标准实施者实施专利，或者标准实施者被迫接受过高的专利许可费以获得专利许可，标准实施者可以向法院起诉标准必要专利权人滥用权利，由法院确定FRAND许可费。如果该标准必要专利权人涉嫌垄断，如滥用市场支配地位的，则可由法院根据《反垄断法》第五十条⑨、第五十五条规定进行判决。对于FRAND承诺的法律属性，不论是从民法还是合同法或是反垄断法解释，FRAND承诺是一项执行的法律义务。

注释：

①参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的，视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。许可使用费由双方协商；双方不能达成协议的，可以请求国务院专利行政部门裁决。当事人对裁决不服的，可以自收到通知之日起十五日内向人民法院起诉。

②《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC的共同专利政策实施指南（上）》，载于《标准与知识产权》，2008年第10期，《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC的共同专利政策实施指南（下）》，载于《标准与知识产权》，2008年第11期

③《IEEE-SA标准委员会章程》在其专利及政策一节中规定，IEEE的许可保证声明中，专利权人可以作出一般免责声明，即声明专利权人不会对任何或将来的必要专利实施者行使专利权；或者作出一份陈述，内容为专利权人将在全球范围内向无限制数量的申请人提供按合理价格、不存在任何明显的不公平、歧视条款的标准必要专利申请许可。这一份陈述即IEEE规定的标准必要专利权人的FRAND承诺。

④ETSI在其知识产权政策第6.1条规定，专利权人提请ETSI注意与特定标准或技术规范有关的必要专利时，ETSI总干事应立即要求标准必要专利权人在三个月内以书面形式作出不可撤销的承诺，准备授予根据公平，合理和非歧视性（“FRAND”）条款的作出不可撤销的标准必要专利许可。

⑤（2013）粤高法民三终字第306号

⑥《合同法》第六十四条当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担违约责任。

⑦《民法总则》：中华人民共和国第十二届全国人民代表大会第五次会议2017年3月15日表决通过了《中华人民共和国民法总则》，民法总则自2017年10月1日起施行

⑧《合同法》第四十二条当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：（一）假借订立合同，恶意进行磋商；（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

⑨《中国人民共和国反垄断法》第五十条经营者实施垄断行为，给他人造成损失的，依法承担民事责任。第五十五条经营者依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权的行为，不适用本法；但是，经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为，适用本法。

参考文献：

[1]汤瑞.《FRAND原则与标准必要专利反垄断规制的关系探析》，太原城市职业技术学院学报，2018年3月28日

[2]刘影.《论FRAND条款的法律性质——以实现FRAND条款的目的为导向》，电子知识产权，2017年6月20日

[3]马尚，陶丽琴，阮家莉.《标准必要专利禁令请求权的抗辩——从利益第三人合同的视角》，标准科学，2017年9年16日

[4]Koren Wong-Ervin.《作出FRAND承诺的SEPs与禁令救济》，竞争政策研究，2016年3月2日

[5]谭袁.《论FRAND承诺的性质及其价值》，电子知识产权，2017年7月20日