澳大利亚革新专利制度会否走向“末路”？

钦静 曾旻辉

2017年8月，澳大利亚政府在对于生产力委员会（The Productivity Commission）《关于澳大利亚知识产权分析的调查报告》的回复1中，同意生产力委员会关于废止革新专利制度（Innovation patent system）的建議。澳大利亚政府将寻求对1990年《专利法》进行立法修正，废除革新专利制度，并作出适当安排以维持现有革新专利权利。澳大利亚革新专利制度是否会废除的有关事宜，引起了中国申请人和知识产权界同仁的广泛关注。澳大利亚革新专利是否真如生产力委员会所述的那样对于中小企业没有益处？澳大利亚革新专利制度会否走向“末路”？带着这些关注与疑虑，我们开始对革新专利制度“前世今生”的探索及对革新专利制度“去路”的展望。

革新专利制度的历史及介绍

（一）革新专利制度产生背景

革新专利制度的前身为“小专利”（petty patent）制度。小专利制度将申请人的权利要求限制在3项内，且最长保护期为6年。要获得小专利的保护，申请人所要求保护的发明创造需要通过实质审查，且符合标准专利（standard patent）2的创造性标准，这导致小专利系统并未达到吸引本地中小企业的目标，没有得到很好的利用。在小专利制度被替换之前，澳大利亚每年小专利的平均申请量仅为100件。

为解决以上问题，澳大利亚于2001年5月引入革新专利制度，替换小专利制度，用于帮助本土中小型企业得以快速、低成本地获得专利保护。

（二）革新专利制度介绍

1.革新专利简介

革新专利是一种短期专利，与中国的实用新型相似，但保护期仅8年，通过形式审查之后即可授权，是一种经济、便捷、快速的专利，其设立的目的主要为提高澳大利亚本地中小企业的创新力。

革新专利适用于与现有技术相比作出了较小改进的、不符合标准专利授权条件的发明创造。革新专利保护主题较广，包含产品、方法，还可保护软件相关发明、商业方法、疾病的治疗和诊断方法，但植物和动物或者植物和动物繁育的生物学方法不能得到保护。

2.革新专利的申请流程（见图1）

3.革新专利的特点

（1）澳大利亚革新专利与标准专利比较

如表1所示，革新专利的创造性称为创新性，与标准专利相比门槛较低，仅要求对发明创造具有实质性贡献，且与现有技术有不同之处。标准专利审查周期长，保护期为20年；而革新专利由于领证前无需实质审查，2-3个月即可领证，保护期则只有8年。从费用成本来看，革新专利比标准专利便宜很多。标准专利对于权利要求项数无限制，授权权利要求超过20项的，需缴纳附加官费；提出实质审查的革新专利，其权利要求项数须在5项内，但是未请求实质审查的革新专利申请，则无需将权利要求删减至5项内。标准专利的实质审查时间是在申请阶段中，期限为优先权日起5年或收到澳大利亚知识产权局要求提交实质审查请求指令起2个月内，以先届满期限为准；革新专利实质审查为可选程序，提出时间为领证后任意时间，但应在专利权期限内。标准专利在授权前有公布及异议程序，通过3个月的异议期后方可获得授权，而革新专利没有授权前异议程序。

（2）澳大利亚革新专利与中国实用新型比较

如表2所示，澳大利亚革新专利的保护对象要比中国实用新型广泛得多。中国实用新型的审查周期较澳大利亚革新专利略长，但保护期也多2年。需请求实质审查的澳大利亚革新专利，必须将权利要求控制在5项内，而中国实用新型无此要求。澳大利亚革新专利在领证后可以请求实质审查，中国实用新型在领证后也有类似的请求专利权评价报告。不同点在于澳大利亚革新专利的实质审查请求可由专利权人和任意第三方提出；而中国实用新型专利权评价报告只能由专利权人及利害关系人（被许可方）提出。

（3）革新专利制度的特点

根据上述澳大利亚革新专利与标准专利的比较、澳大利亚革新专利与中国实用新型的比较，澳大利亚革新专利的特点可总结如下：第一，创造性门槛低，授权容易；第二，领证快、费用低、保护期短；第三，保护对象广。

以上特点也是澳大利亚政府引入革新专利制度的初衷，即希望通过领证快、费用低、授权易的革新专利制度，减轻本地中小企业的负担，推动本地中小企业的创新力。

革新专利制度的现状

（一）中国企业对于革新专利制度的态度

中国企业赴澳大利亚申请专利的数量增长势头明显，对于急于开拓澳大利亚市场的中国企业来说，澳大利亚革新专利申请是一个比较好的选择，因此革新专利申请受到中国企业的钟爱。

根据澳大利亚知识产权局发布的澳大利亚2017知识产权年报3，2016年澳大利亚革新专利申请量为2322件，较2015年增长了27%，如此高的增长率主要应归因于中国申请人的871件申请，这占到了澳大利亚革新专利申请量中非本国申请人的93%，也占澳大利亚革新专利申请总量的38%。

澳大利亚革新专利申请领证快、费用低、授权易，特别地，它还涵盖了中国发明专利保护对象的特点。同时，澳大利亚市场长期以来被美国、日本和欧洲企业占领，而这些企业也早已建立了它们的知识产权资产组合。在澳大利亚刚开始建立或者还没有建立知识产权资产组合的中国企业，可以考虑将革新专利与商标注册结合起来，构成一条廉价、快速建立知识产权资产组合的渠道，使欲在澳大利亚拓展市场的中国企业，逐步占据和巩固其有利的竞争地位。因此，革新专利申请受到越来越多中国企业的青睐。

（二）澳大利亚政府及澳大利亚中小企业对革新专利制度的态度

在澳大利亚境内，澳大利亚官方政府和本土大多数中小企业对于革新专利制度的态度，持决然相反的态度。澳大利亚官方政府认为革新专利制度的初衷是为了提高澳大利亚本土中小企业的创新力，但是其所达到的实际效果甚微，建议废除革新专利制度。而作为革新专利申请主体的中小企业认为，革新专利是保护创新的商业价值的唯一可靠途径，革新专利制度为广大中小企业提供了廉价和简单的专利保护，而不损害投资或者创新，因此反对废除革新专利制度。

2016年12月，澳大利亚生产力委员会发布了《关于澳大利亚知识产权分析的调查报告》4，其中第8部分对革新专利制度进行了分析和建议。该部分提到，革新专利并未达到提高澳大利亚本土中小企业创新的目的，而且还带来了以下弊端：

第一，革新专利创造性门槛低。生产力委员会认为，革新专利的创新性等同于新颖性测试，导致产生大量廉价专利。革新专利即使进行实质审查，其审查标准也太低，这给获得革新专利权的创新公司带来较大不确定性，即不确定是否会侵犯他人专利。

第二，革新专利被某些专利权人策略性地利用来防御竞争对手。某些专利权人针对涉嫌侵犯其标准专利申请的竞争对手，策略性地基于标准专利申请分案申请革新专利，而革新专利的权利要求会被专利权人特意构建，以确保竞争对手侵犯其专利权。

生产力委员会认为，如果废止革新专利制度，可以简化专利制度、降低行政和交易成本、遏制专利权人策略性利用革新专利的行为，权衡利弊，特建议澳大利亚政府废除革新专利制度。

2017年8月，澳大利亚政府在对于生产力委员会《关于澳大利亚知识产权分析的调查报告》的回复中，同意生产力委员会关于废止革新专利制度的建议。澳大利亚政府将寻求对1990年《专利法》进行立法修正，废除创新专利制度，并作出适当安排以维持现有革新专利权利。

尽管澳大利亚政府支持废除革新专利制度，但如前所述，澳大利亚本地大多数中小企业却发出了不同的声音，有大量反对废除创新专利制度建议的回复提交至官方。澳大利亚本土中小企业普遍认为，革新专利制度应予以保留，以达到帮助其获得专利保护的目的，从而刺激创新、产生积极的经济影响。

澳大利亚中小企业是申请革新专利的主要群体。根据图2所示，革新专利制度自2001年诞生后，澳大利亚革新专利申请量基本呈现上升趋势，并在2015年和2016年出现大幅度增长。尽管2017年革新专利申请量有所下降，但澳大利亚2018知识产权年报（专利部分）6显示，澳大利亚中小企业仍占据革新专利申请量的58%，是革新专利的主要申请群体；另外，中国申请人占据了革新专利申请量的23%，美国申请人占20%。不难理解，澳大利亚广大中小企业并不希望政府废除革新专利制度。

革新专利制度的变革

步入2018年，正当大家都在观望澳大利亚政府对于废除革新专利制度的进一步动作时，革新专利制度却出现了一波三折的命运，从初期等待澳大利亚官方立法废除革新专利制度的消息，到2018年3月知识产权法修正案（针对生产力委员会回复第1部分及其他措施）并未提及废除革新专利制度，再到2018年7月知识产权法修正草案（针对生产力委员会回复第2部分及其他措施）再次将逐步淘汰革新专利制度列入草案条款，并征求公众意见，让大家感受到了革新专利制度变革的“漫漫之路”。

2018年知识产权修改案中出现了废除革新专利制度的条款，但是这一条款能否得到通过还难以预测。2018年知识产权修改案包括两个部分， 第一个部分已经提交至众议院；第二个部分已经完成了公开征求意见的环节，但是否会提交到众议院尚未明确，包含废除革新专利制度的条款正是在第二部分。

2018年3月28日，2018年知识产权法修正案（针对生产力委员会回复第1部分及其他措施）7已提交至众议院，目前仍在议会审议。2018年知识产权法修正案（针对生产力委员会回复第1部分及其他措施）中，对于专利部分的修正仅涉及废除《专利法》第76A项关于需要延期的医药专利应提交某些数据要求的规定，而并未提及革新专利制度的废除，这似乎预示着走上“末路”的革新专利制度迎来了转机。

然而随后澳大利亚政府再次“泼出冷水”，声明其已接受生产力委员会关于废除革新专利制度的建议，虽然在2018年知识产权法修正案（第1部分）中未提及关于废除革新专利的条款，但这并不意味着革新专利制度会保持原状，政府决定进行进一步的行业咨询，更好地了解创新型中小企业的需求后，考虑逐步取消革新专利制度。澳大利亚工业、创新和科学部于2018年5月25日开启了咨询窗口8，希望中小企业能够针对革新专利制度的废除事宜提交意见，提交意见的截止日期为2018年8月3日。

2018年7月23日，澳大利亚知识产权局发布了2018年知识产权法修正草案（针对生产力委员会回复第2部分及其他措施）9的征求意见稿，公开征询公众意见持续到2018年8月31日。草案包括以下条款：（1）逐步淘汰革新专利制度；（2）专利法引入“对象”（objects）条款；（3）修改专利的创造性要求；（4）修改强制许可条款。

征求公众意见后，澳大利亚知识产权局会否将修正案（第2部分）包含废止革新专利的条款提交至众议院，目前仍未可知。

如果革新专利制度不被废除，那么澳大利亚政府可能针对生产力委员会提出的革新专利制度的弊端，进行以下几项变革：

（1）针对革新专利创新性门槛低，产生大量廉价、权利不确定的专利的现状，有针对性地提高革新专利创新性门槛，并可能使其与标准专利的创造性要求相同，或者略低但至少要高于现有革新专利所要求的创新性。

（2）针对革新专利被某些专利权人策略性利用的情况，重新引用小专利制度的强制审查程序，比如，设置强制审查的期限為革新专利领证后第3年内，或者将侵权赔偿计算起点延后至据称被侵权的革新专利经过实质审查公布后，而非原始母案申请的权利要求公布后。这样，申请人提出分案申请的次数会逐渐减少，从而减少利用分案申请革新专利制度，策略性打击竞争对手的弊端。

如果革新专利制度能够避免走向“末路”，我们也期待其经过针对性变革后，能够“涅槃重生”。目前澳大利亚革新专利制度仍然维持现状，现阶段，广大中国企业仍然可以通过申请革新专利，较快获得澳大利亚专利保护。而如果革新专利制度被废除，澳大利亚政府也会启动相关机制，给予现有的革新专利权利一个过渡期。我们将持续关注和更新报道澳大利亚革新专利制度的变革情况。