试论以发明构思为主导的专利审查原则

邓泽微 伏霞

摘要：本文从低质量的授权专利出发，查找其出现的原因，提出了解决办法，并给出了一个具体的审查方案。该审查方案的核心是：在审查员已经给出对比文件的情况下，申请人应当能够重新认定自己的发明构思，即明确与对比文件的实质性区别在哪里，解决了什么新的技术问题。如不能明确，则申请人不应当要求审查员承担相应的举证义务。

关键词：专利审查；专利质量；发明构思

“十二五”期间，国家知识产权局共受理发明专利申请403.4万件，发明专利的申请量已跃居世界首位。我国已经成为知识产权大国，然而离知识产权强国尚有不小的差距。在专利中，授权的发明专利是经过专利审查机构审查后向全社会公告的，其质量代表着专利审查机构的信誉。然而，由于种种原因，近年来在授权的发明专利中出现了一批低质量专利。这不仅影响了中国专利的整体质量，也损害了专利审查机构的公信力，不利于建设世界一流的专利审查机构。

专利质量的高低通常从被引证次数、专利权维持年限等方面判断。而本文所指的低质量专利与上述概念有所不同，它是指这一类申请：申请人在原始说明书中声称的发明构思已经属于现有技术，但由于权利要求中存在大量的细节内容，审查员在有限的时间内难以判断所有细节内容是否具有专利法意义上的创造性，最后不得不做授权决定。以下是一个典型案例：南京某大学一发明人，针对桥梁缆索缺陷的检测方法，在2012年、2013年各申请了140件专利，2014年上半年又申请了63件。这些专利的大部分内容都是相似的，其独立权利要求的篇幅巨大且逐年递增，一项独立权利要求可达8～10页。

通常来说，专利权利要求的保护范围由技术特征所限定。专利权利要求中只需记载解决相应技术问题所需的必要技术特征即可。限定的技术特征越多、越具体，专利保护范围越小，也就越容易被规避，经济价值也越低[1]。上述案例的系列申请中独立权利要求所限定的技术特征如此之多，这样的专利授权不仅消耗了大量的行政资源进行审查和维护，申请人自己也难以通过专利的许可、实施来获得经济利益，申请人得到的仅仅是一纸证书罢了。这样的专利违背了专利制度设立的初衷，对推动科技进步也毫无益处。

审查员在评价一份专利的创造性时，需要考虑权利要求中的每一个技术特征在对比文件中是否已经公开，对于没有公开的技术特征，如果审查员认定其对于发明而言没有贡献、无关紧要，可以暂时归为公知常识[2]。此时，即使申请人自己也不认为专利申请具有何种突出的实质性特点和显著的进步，仍可以引用《专利审查指南》第二部分第八章第4.10.2.2节第（4）条的相关规定，要求审查员针对每一项公知常识给出确凿的理由或证据。此时，审查员将面临几点困惑。

第一，如果审查员对申请人提出质疑的所有内容均进行补充检索、重新评述，其工作量过大，无法在规定的时限内完成审查工作。

第二，上述争辩的内容过于琐碎、属于无关紧要的细节内容，审查员难以认定其实际要解决的技术问题，正因为如此，申请人在原始说明书和后续的意见陈述书中往往也都不说明其实际要解决的技术问题或给出的技术问题明显错误。由于审查员需要根据实际解决的技术问题到现有技术中去寻找技术启示，所以此时往往难以判断。

第三，如果审查员不理睬申请人的要求，仍然简单处理并予以驳回，则将面临后续的复审以及投诉问题。

基于上述原因，审查员对此类案件更倾向于做授权处理，这也就是许多低质量专利申请得到授权的主要原因。

可见，现有的专利审查制度在面对此类低质量申请时显得力不从心。那么，是否能针对此类低质量专利设定某种特殊的审查制度呢？本文认为这是可行的。

第一，难以确定一个准确的审查标准来认定低质量申请。虽然保护范围的大小与权利要求的字数之间存在密切的关系，但二者之间的关系是不确定的，还与撰写者的语言表达方式有关。如果简单以权利要求的字数来认定低质量申请，这显然背离了公平原则。

第二，如果不给出明确的认定标准，而将判断的权限交给审查员个人，则存在暗箱操作之嫌，难以得到社会公众的认可，更难以得到国际社会的认可。

针对以上问题，本文提出以发明构思为主导的审查原则：在审查员已经给出对比文件的情况下，申请人应当能够重新认定自己的发明构思，即明确与对比文件的实质性区别在哪里，解决了什么新的技术问题。如果申请人不能明确的，可以直接做出不具有创造性的结论，而不应当要求审查员承担举证义务。只有在申请人能够重新认定自己的发明构思的情况下，审查员才承担后续的举证义务。

该原则不仅仅适用于对低质量专利进行认定，也是一种广泛适用的原则。对于这一原则，或许有人会认为以上做法违背了谁主张、谁举证的基本原则，加重了申请人的举证责任。以下笔者进行解释。

第一，一份专利申请产生的最初原因是申请人主张自己对社会做出了技术上的贡献并希望获得相应的专利权。基于这种主张，就应当提出相应的理由和证据，即本申请与现有技术的区别，解决了何种技术问题，也就是本申请的发明构思。同理，当审查员已经提供对比文件（即帮助申请人重新认定了现有技术）的情况下，申请人应当重新认定其发明构思。

第二，申请人是最了解本发明的一方，审查员对专利申请的理解只是建立在申请人提供的申请文件和意见陈述上，申请人应当具有重新认定其发明构思的能力。如果申请人不清楚自己的发明构思，却要求审查员承担绝对的举证义务有失公平。

第三，通过美国、日本等国的专利审查意见可以看出，他们也不要求审查员提供绝对证据。对于一份连申请人自己都不清楚发明构思的专利，如果盲目地要求审查员提供绝对证据，是对审查资源的浪费。

第四，对于一份发明构思不明确的专利，其往往没有智慧贡献，即便具有一些智慧贡献，也会因为申请人不清楚发明构思而在权利要求中堆砌毫无意义的技术细节。因此，这样的发明如果被授予专利权，其结果就是各种低质量专利的泛滥。

为实现上述审查原则，需要提出一种具有可操作性的审查方案，以下详细说明。

第一步，申请人在原始说明书中应当首先声明自己的发明构思，明确与现有技术的实质性区别在哪里，解决了什么技术问题。如果发明构思仅通过文字和附图说明尚不能证实，还需要实验验证，则申请人在说明书中应当提供相应的实验数据。

第二步，首次审查时，如果审查员不认可申请人发明构思（如技术手段无法解决其技术问题），则发出公开不充分的审查意见；如果审查员认可，则撰写新颖性、创造性的审查意见。

第三步，申请人答复时，可基于审查员提供的审查意见进行反驳，或者基于审查员提供的证据重新认定专利申请的发明构思（可对权利要求进行修改以便体现发明构思）。

第四步，回案审查时，如果申请人不能提出有效的反驳，也无法提出新的发明构思（如仅要求审查员对权利要求的所有内容提供绝对证据），则给出不具有创造性的结论。如果申请人提出的新的发明构思是错误的（如技术手段无法解决其技术问题），则应当给申请人至少一次更正发明构思的机会，之后仍然错误的，给出不具有创造性的结论。如果申请人能够提出有效的反驳，或者提出新的发明构思，则审查员应当修改审查意见，或者基于新的发明构思进行检索和评述。

第五步，在第二步到第四步之间循环。如果审查员针对申请人提出的新的发明构思无法提供相应的证据，则给出具有创造性的结论。

第六步，必要时，审查员可以基于善意审查的理念，在通知书中以建议的形式代为认定新的发明构思。但这种认定只有在申请人后续书面认可之后才能生效，否则不具有法律效力。

总之，以上审查方式是从专利制度的本质出发，体现了权利与义务的对等，是解決低质量专利的有效途径。

参考文献：

[1] 丁利鹏.我国专利保险的实践探索及对策研究[D].东北农业大学，2017.

[2] 郭咏梅.我国专利保险制度研究——从我国专利保险试点出发[D].西北大学，2015.