英国专利检索与实质审查程序初探与思考

许慧，刘笑明，赵小植

摘 要：本文介绍了英国知识产权局（UKIPO）在发明专利申请的检索和实质审查程序方面的法律规定和审查实践，分析了中英两局在检索方式及流程、检索系统、客体审查程序等方面的差异，并结合在中英两局均获得授权的实际案例，对比其审查过程和结论，总结中英两局不同的审查流程和考量角度。

关键词：UKIPO；检索；审查程序；客体审查

随着我国科技的飞速发展，中国在国际上的影响力不断提升，国内创新主体的知识产权保护意识也不断加强，在申请专利时也倾向于通过PCT或巴黎公约途径申请国外专利，以便为占领国外市场做好法律上的准备。欧洲市场一直是国内企业抢占的地方之一，在欧洲专利局获得授权的专利在欧盟成员国内都自然获得专利权，但伴随英国“脱欧”进程，英国专利和欧盟其他国家专利的授权效力会有所变化，因而英国的专利制度也越来越受到重视。下面着重针对英国知识产权局（以下简称UKIPO）在专利的检索和审查流程方面进行分析和探讨。

1 检索方式和流程

检索是发明专利审查中的关键。根据英国专利法[1]第17条以及专利法实施细则第27条[2]关于检索的规定，依申请人的请求，审查员应当对专利申请进行检索。其中，对于不具备单一性的主题只检索第一发明，其它部分需缴纳检索费方可进行检索。

在UKIPO的审查实践中，申请人提交申请文件后，自申请日或优先权日起4-6个月内，会先由检索员进行首次检索（first search），并在检索记录中详细记载检索的关键词、分类号以及检索式等检索过程信息；接下来，申请人可以根据检索结果进行修改或选择放弃该申请（不再公开以及实质审查），相应地也不用缴纳后续费用；在距离申请日或优先权日的18个月后公开，在距离申请日或优先权日至少21个月之后，由实审审查员参考首次检索记录报告的情况，进行进一步检索（top-up search）并实质审查，也就是说，首次检索和审查是分开进行的，检索员与实质审查员不是同一人，实质审查中进行的top-up检索会重点关注首次检索日之前6个月内公开的文献，以避免首次检索时还未公开的相关文献的遗漏；在审查过程中，根据申请人的修改以及案件事实等的改变还可以进行补充检索（supplemental search）。

在UKIPO的檢索流程可以看出，其检索通常是多次的，每件申请至少经过两轮检索，而且每次的检索过程会详细地记录在系统当中，以便下一位检索或审查该申请的审查员查看，这种多人式的检索可以实现更充分的检索，并通过不同人的检索对检索思路和策略做到补充，从流程设计层面避免漏检的可能，也给予申请人一个最全面的检索报告以及最具说服力的结论。并且，其在公开之前即进行首次检索，比中国早很多，中国只能在公开以后进行实质审查程序后才进行检索，除非提交了优先审查请求，UKIPO的这种做法，有利于申请人尽早根据检索的结果来确定是否继续该申请的后续程序，如果选择放弃则不会公开其申请，这样可以更好地保护申请人的利益。

2 实质审查程序

UKIPO对于发明专利申请的实审审查程序与中国基本相同，也是在检索的基础上对申请文件中存在的问题与申请人通过通知书和答复的形式进行交流，最终走向授权、驳回或视撤。然而，我们注意到，UKIPO对于客体的审查与另国有着很大的不同，尤其体现在客体审查的程序上。

在UKIPO，客体条件规定在英国专利法[1][2]第1条第（2）款：“包含如下主题的发明不是本法意义上的发明：

（a）发现、科学理论或数学方法；（b）文学、戏剧、音乐或艺术作品或任何其它美学创作；（c）智力活动、游戏或商业的方案、规则或方法，或计算机程序；（d）信息的表达。”

可见看出，在法律规定及立法思想上与中国基本一致。但具体到审查实践中的程序却有很大不同。

由于英国是判例法国家，在专利审查实践中，UKIPO对于不授予专利权客体的审查主要来自法院的判例指导，目前通常采用的是Aerotel/Macrossan“四步法”[3]：

1、正确理解权利要求（properly construe the claim）；

2、确定实际的贡献（identify the actual contribution）；

3、判断该贡献是否仅仅落入被排除的主题范围内（ask whether the contribution falls solely within the excluded subject matter）；

4、判断所述实际的贡献或者声称的贡献是否具有技术性（check whether the actual or alleged contribution is actually technical in nature）。

其中，步骤2是四个步骤中最关键也是最困难的步骤。需要在现有技术的基础上，确定权利要求的实际贡献，审查实践中的重点在于“关注实质而非形式”，需要参考对比文件及公知常识，考虑发明“要解决的问题”、“发明如何运作”，“发明的优点”以及“发明实际对人类知识增加的内容”，也就是非公知常识和非现有技术的内容[3]。这种判断有时是要基于检索的结果或审查员站位本领域技术人员的专业知识来进行的，因而这一过程往往与检索和新颖性、创造性的审查同步，这也是我们在UKIPO的通知书中经常看到可专利性与新颖性、创造性或其它实质性问题同时指出的原因。

我们知道，在中国对于客体的审查是在检索和新颖性、创造性等其它实质问题的审查之前，如果申请的全部主题都属于不授权专利权的客体，则属于不必检索的情形之一，那么审查员不必检索即可发出通知书；对于一项权利要求，只有在属于专利保护的客体前提下，才对其进行检索以及后续的新颖性、创造性和其它问题的审查。这也是两局在审查流程上的较大差异。对比两种审查程序，可以看出，UKIPO对于客体的审查更侧重技术方案的实质，即相对现有技术的“贡献”所在，这有利于从发明构思的实质出发来判断一件发明的可专利性，但对流程上的要求比较高，一般要基于检索和对现有技术的把握。而中国的做法更利于程序的节约，客体条件作为其它实质性条件的前提来进行判断，使得只有满足客体条件时再进行检索和接下来的审查，有利于节约审查资源。

3 总结

从中英两国的专利法和专利审查指南，结合案例中审查过程和结论的对比可以看出，UKIPO在检索的流程设计和系统数据库方面有很多我们可以学习和借鉴之处，而在实质审查程序方面，尤其是对于客体的审查方面，两局审查实践中存在着很大的差异，审查标准和审查程序上的差异也导致了同族专利在两局不同的审查结论。

参考文献

[1]Intellectual Property Office， The Patents Act 1977（as amended）， 1 October 2014.

[2]Intellectual Property Office， The Patents Rules 2007（as amended）， 6 April 2017.

[3]Intellectual Property Office， Manual of Patent Practice， March 2017.

（注：第二作者对本文贡献等同于第一作者）