美国法中涉外专利之诉的法律适用与执行

赵雷

在某些种类的诉讼中适用他国法律，是许多国家的法院常见的一种司法实践。例如，当事人在发生法律争端之前或发生争端后，可以协商一致，选定双方都认同的法院或适用的法律，这时，在发生诉讼时法院可能会同意双方的约定，选择约定的法律作为适用法。另一种常见的情形可能是，涉诉法院根据国际私法准则，选择相应的他国法律作为审判的适用法。其中存在的问题是，在专利权利和技术日益成为国际经济活动重要内容的今天，可否在诉讼中适用别国的专利法，对涉及别国颁发专利的诉讼是否在本国的法院合并进行审理？如果答案是肯定的，是否应当适用别国的专利法进行审理？这一问题是许多国家司法实践中的热点问题，本文在我国的背景下，分析这一实践的可能性。

我国既往的涉外专利诉讼中多忽视对他国法律的法律适用问题，《涉外民事关系法律适用法》关于知识产权法律适用的相关规定尚须进一步的解读与完善。虽有学者对我国涉外知识产权的法律适用问题进行了讨论，但是这些讨论将知识产权案件一概而论，而专利法和版权法、商标法存在区别，在其他国家的实践中，版权和专利诉讼中涉外专利的法律适用也存在显著的差异，不宜不加区分，统一对待。

美国的涉外专利诉讼，在本文意指在美国法院发起的专利诉讼中，涉及非美国当事人或非美国授予专利的相关诉讼。对他国授予的专利侵权是否可以在美国起诉一直是美国司法活动中的热点，这个问题同时涉及知识产权和国际私法问题。本文对这一问题的美国相关成文法、判例法的相关进展进行分析，并进而提出美国司法实践的理性同样适用于我国的法律实践，在我国同类涉外专利诉讼中，适宜的方法是对基于同一事实的本国专利的权利主张和别国专利的权利主张可以合并审理，但对基于外国专利主张权利的案件应考虑适用外国专利法律，这种法律选择是符合我国利益的理想选择。

一、问题的背景

一段时间以来，对于作为国际经济活动的重要内容的专利权，专利权利人一直面临专利权的境外执行和保护问题，跨越国界时的权利界定与保护问题一直是欧美各国司法实务中的热点。以美国为例，在所有的专利案件中，有约24%的案例为涉外专利诉讼，并且这些案例中约4%的案例完全依赖于禁令的境外执行，因而涉外专利诉讼在专利争端中占有相当大的比例。

涉外专利及相应诉讼的大量存在是因为仅仅获得一个国家的专利，通常不能对专利技术提供充分的保护。众所周知，当今的专利很可能是在多国同时申请并被分别授予。并且，即使获得多国专利，并不意味着专利权利在其他国家就必然受到充分的保护。专利权利人面临着在其他国家进一步维护、执行其专利权利的问题。理论上，专利权利人在其权利受到可能的侵犯时，可以在各专利授予国分别进行诉讼。但现实是，在本土之外进行诉讼意味着更多的风险、更高的费用和更大的不确定性。在不同国家就同一技术的专利分别起诉，不但意味着当事人更大的经济投入，也构成对司法资源的浪费。此外，涉外专利诉讼中，起诉地法院对专利诉讼的诉讼时效、证据规则乃至诉讼判决后的赔偿数额、执行和救济方式、救济力度都存在差异，专利诉讼的法律效果越来越多地取决于各国的程序法。这也促成了当事人“选购管辖地”（Forum Shopping）的现象。比如，大体而言，我国专利诉讼的经济赔偿和美国同类诉讼的赔偿，就存在显著差异，而至少在一定时期内，美国法律提供的赔偿数额和执行力度可能要强于我国。对于许多拥有美国专利的专利权利人，一个现实的途径就是，同时就多国授予的专利纠纷在美国法院一并提起诉讼。

然而，问题是美国法律是否允许其法院把涉及外国专利的诉讼纳于其管辖之下？如果这类管辖得以应用，美国法院如何适用法律，其判决的执行前景如何？一个进一步的问题是，我国法院是否可以适用美国专利法律进行相应判决？何为其法理基础？结合美国法律判例的最新进展，本文对此作出分析，以期阐明这一重要问题，并提出对我国相应实践的建议。

二、基于异籍管辖权之理性

美国专利法为联邦法，因而其专利案件的管辖应在联邦管辖权的框架内进行分析。最常见的联邦管辖权是联邦问题管辖权——所有涉及联邦问题的诉讼——直接归属联邦法院管辖。判断诉讼是否属于联邦管辖，一个简单的判断方法就是查看是否存在联邦法律对特定的问题的规制——美国联邦法律属于上位法，在其规制的问题上具有排除地方法律管辖的效力。美国联邦宪法直接规定了联邦政府对专利事务的管理权力，因而专利诉讼属于联邦法院的原初管辖范围。

但是，前述管辖权的成立是针对美国政府颁发的专利，单纯对外国专利的侵权并不在《美国专利法》第1338条款规定的专利侵权的范围之内，不属于联邦问题。因而，对涉外专利的诉讼，外国专利的专利权人必须寻求其他途径解决管辖问题。

如果管辖权不能因联邦问题的存在而直接建立，则通常可以因诉讼双方住所的差异性——原被告双方来自不同的州或国家——而建立异籍性管辖（Diversity Jurisdiction）。异籍性管辖的确立基于《联邦民事诉讼法》第1332条，该条款规定联邦地区法院在下列情形下享有对诉讼的管辖权：民事诉讼中争议数额或价值超过75 000美元，且诉讼双方每一个原告与每一个被告分属不同的州或不同的国家。其中，若当事人是自然人，自然人属于某州是指他是某州的州民且定居在该州，而如果当事人是公司，则属于某州是指该公司在该州注册成立，或其主要的经营机构位于该州。在以上情形中原告可以因双方住址的差异为依据而向联邦法院起诉，要求联邦法院因异籍性管辖审理本不属于联邦问题的案件。

若干联邦地区法院根据异籍性管辖对外国专利侵权的案件进行了审理，在Baker-Bauman v. Walker （贝克·鲍曼诉沃克）一案中，原告诉称被告侵犯了原告的4项专利，包括1项中国专利、1项澳大利亚专利和2项美国专利。联邦地区法院判定鉴于异籍性管辖的条件满足，法院可以对这一侵犯外国专利的专利侵权案件进行合并审判。联邦地区法院对其判决解释道：根据《联邦民事訴讼法》第1332条（a）， 民事诉讼法对基于侵犯外国专利权提起的诉讼，并无例外规定，只要满足异籍性管辖的条件，法院就应实施管辖。实际上，联邦法院经常对基于外国法律提请的诉讼进行管辖。比如，在Fairchild Semiconductor Corp. v. Third Dimension（3D）Semiconductor， Inc.（飞兆半导体公司诉三维半导体公司）一案中，被告拥有1项美国专利、1项中国专利，原告要求法院判定原告无须付给被告专利使用费。联邦地区法院判定，根据异籍性管辖的规定，原告和被告分属于不同的州，法院可以行使异籍性管辖，并进而可以对案件中涉及的中国专利的有效性进行审理。同样，在Voda v. Cordis Corp.（沃达诉科迪斯公司）一案中，联邦巡回上诉法院指出，虽然上诉法院不支持存在附属性管辖的主张，但异籍性管辖可能存在并成为一个独立可行的对外国专利侵权行使管辖的基础。因而如果满足异籍性管辖的条件，原告仅根据其外国专利权利就可以在美国联邦法院提起专利侵权之诉。

三、基于附属性管辖之理性

除异籍性管辖之外，另一种可能的途径是通过附属性管辖实现对涉外专利纠纷的审理。简言之，鉴于国外授予专利和美国专利基于同样的技术，且诉求基于同样的事实，专利权人可以主张美国境内和境外侵权行为的关联而主张附属管辖（Supplemental Jurisdiction ）。

（一）何为附属管辖

具体而言，附属管辖是指如果联邦法院对起诉的争议没有原初的管辖权时，原告可以主张其特定的权利主张和其在联邦法院具有管辖权的诉求起因于相同的法律事实而具有关联性和附属性，因而要求联邦法院合并管辖，一并审理。因而异籍性管辖之外，附属性管辖是另外一种可能的对外国颁发的专利行使管辖的途径。如果专利权人同时拥有本国专利，同时又在其他国家基于同一技术和产品获得专利，则其在本国进行专利诉讼之时，通过把别国专利诉讼“附属”于本国专利诉讼，要求把本国专利和别国专利诉讼合并审理，这是非常方便、适宜并符合司法经济的举措，对专利诉讼的被侵权人尤其具有诱惑力。

与异籍性管辖不同，附属性管辖并非严格的法定权利，当原告主张附属性管辖时，是否适用取决于法院对特定因素的衡量，法院可以允许或拒绝适用附属性管辖。通常而言，主张存在附属管辖原告需要说明“本来不具有联邦管辖权的权利主张和具有法定联邦管辖权的主张紧密相关，从而根据《美国宪法》第三条规定二者不宜分别诉讼”。而满足上述要求的基本条件是具有法定原初管辖的诉求和主张附属管辖的诉求涉及的主要法律事实是共同的。换言之，是相同的特定法律事实行为引起了两类不同的法律主张，而其中一类法律主张在特定法院因具有法定的管辖权可以审理时，另一类法律主张可以经法官的裁定而同案审理。比如，在Ortman v. Stanray Corp.（奥特曼诉斯坦雷） 一案中，原告因被告侵犯其美国专利而提起诉讼，并且，原告诉称被告同时侵犯了其在巴西、加拿大和墨西哥基于同一技术获得的专利。第七联邦上诉法院指出：原告所有的权利主张都基于被告在美国境内和境外同时做出的相似行为，因而附属性管辖可以成立。因而，如果基于外国专利权的主张和本国专利主张起源于重合和部分重合的法律事实时，美国法院可能适用附属性管辖，并案审理。

（二）附属管辖适用：5要素分析

然而，近来美国联邦巡回上诉法院在其判例中适度收紧了通过附属管辖的方式对涉及他国授予的专利进行审理的要求。在Voda v. Cordis Corp.（沃达诉科迪斯）一案中，联邦地区法院对涉及他国专利的侵权主张基于附属管辖进行了审理。经上诉后，联邦上诉法院判定地方法院关于附属管辖的裁定无效。该案中，原告沃达拥有关于某新型导管的专利，在获得美国颁发的专利的同时，他也分别在英国、法国、德国、加拿大和巴西为该发明申请并获得专利。他指控被告Cordis（科迪斯）公司生产，并在美国、英国、加拿大、法国和德国销售类似导管的行为侵犯其在美国和他国获得的专利。联邦地区法院认定法院对原告的外国专利侵权请求有附属管辖权，准许原告可以一并起诉，并判定被告侵犯了原告的美国专利，但对于联邦地区法院是否对别国专利的侵权有附属管辖权这一裁定，被告应上诉到巡回上诉法院。上诉法院认为地区法院没有衡量确立附属管辖要求的各因素。联邦上诉法院多数派意见认为，附属管辖成立需要衡量多种因素，只有综合衡量各要素后，分析结论倾向于要求法院适用附属管辖时，法院才能适用附属管辖。由两个法官构成的多数派观点认为附属管辖是否成立需分析如下5个要素。

首先是礼让与协作的因素。多数派观点认为，国家间的礼让不是绝对的义务，也不仅仅是友好的姿态，相反是一种合作精神，在分析是否对别国专利侵权具有管辖时应衡量听审该案是否损害别国政府的权力。该案中，原告没有证明美国法院有国际义务听审；原告没有充分说明美国法院是比别国更适宜的地方来审理对别国专利的侵权；原告也没证明别国的法院会不充分地保护该国颁发的专利权利。并且，附属管辖审理对别国专利的侵权，会损害别国政府的主权。审理对别国专利的侵权诉讼就像是要求本国法院判定由他国认定的土地财产的边界，并判定是否有人侵入了由他国政府认定的该边界，这样的审理是对别国政府权力的干涉和不尊重。因而礼让与协作这一因素不支持適用管辖。

多数派法官指出是否适用附属管辖，公平因素是另一个需要考量的因素，多数派认为国家行为因素要求法院不宜听审外国法院的专利的有效性，使用附属管辖可能对被指称的侵权人构成不公正，因为被告不能以专利无效进行辩护。

国际条约的义务和要求是另一个必须考虑的因素。多数派观点认为，《巴黎公约》等明确提出要维持各国专利系统的独立性，而各主要国际条约并没有明确要求一个国家听审别国颁发的专利相关的诉讼。

另外两个因素是司法经济因素和便利性因素的考虑。多数派观点认为外国法院对美国法院关于外国专利审理的不确定性态度可能导致合并审理未必是经济的。多数派观点认为，只有美国加入新的国际公约，或者地区法院在审理过程中发生的事件改变了其对国际协作、司法经济、便利或公平的分析结论时，或许会改变上述分析结论，使附属管辖成立。多数派观点并没否定美国联邦法院可以通过附属管辖审理涉外专利侵权，他们提出应当具体案情具体分析，以判决是否可以应用附属管辖。

（三）附属管辖适用的争议

Voda（沃达）一案中作为少数派的纽曼法官强烈反对多数派的分析，认为所有可能的专利侵权都起源于紧密相关的行为这一事实，以及协作、司法经济、公平等因素的分析都指向于应该合并审理该案。纽曼指出，本案中，在美国联邦地区法院这一单一的论坛合并审理已经显示出了显著的司法经济优势。

纽曼法官指出，适用外国法审理案件并不损害国际协作，国家行为原理也不适于本案。实际上，美国法院一直在使用别国的、复杂的法律审理相关诉讼，使用别国的专利法审理案件并不应构成例外。她指出，美国最高法院并不鼓励在专利诉讼中使用和其他领域的案件不同的法律规则，因而外国的专利法不应被区别对待，没有不可以审理外国专利诉讼的理由。主张涉及外国专利相应诉讼涉及复杂的外国法律和事实，并不足以拒绝联邦法院衡量相关因素以适用附属管辖。

联邦上诉法院多数派的观点，偏离了在附属管辖这一问题上惯常的标准，与专利附属性管辖判例法并不一致，并且，多数派观点并没有给出其分析偏离既有判例法的理由。因而，联邦上诉法院多数派的观点引起了广泛的争议。

在附属管辖问题上，多数派观点的一个疏漏之处在于没有考虑到对境外专利审理的“附属性”，即境外专利的有效性和侵权与否都依赖、附属于原初管辖，以美国具有管辖权的美国专利的有效性和是否存在侵权为前提。比如本案中，地区法院认定被告对原告的美国专利存有侵权，虽然这不意味着对外国专利的侵权必然存在，但是，应该说侵权的可能性因为对美国专利的侵权存在而大为增加。因为，基于同样的技术和产品，而侵权指控又是起源于同样的法律事实（本案中被告在各国销售的所有的产品由同一家工厂生产），所以对境外专利侵权的指控是存在坚实的基础的。

多数派观点的主要考虑是国际礼让与协作，多数派观点认为由美国法院用外国法审理针对外国专利的侵权是对外国政府行为的审查和权力的侵犯。实际上，这是一种有失偏颇的观点。一般认为“国家行为”是指政府基于为实现特定政治和经济利益而制定的政策做出的行为，而国家行为原则是指一国法院不能审查一个外国主权者在其自己管辖范围内基于其现行政策所作行为的合法性，从而损害外国国家行为的效力。但是在涉外专利诉讼中，针对国家行为这一原则的分析非常有必要对专利诉讼和单纯的专利授予进行区分。实际上授予专利这一行为，作为一种常规的法定行为本身已经不再具有多少具体的政策意义。一项专利申请一旦满足法定的最低要求，政府专利授予机构并没有多少衡量和选择的余地，只能授予专利。专利的授予不是基于特定的、特殊的政策，而是基于固定化的、不具有特殊指向性的法律。专利赋予专利所有人的垄断权力是普遍的、统一的、法定的，不再是基于特定的国家政策，因而国家行为的意味较少。正像托马斯教授指出的那样，授予专利的行为更多是政府的一种消极反应，而不是一种主动行为。因而专利授予行为和专利诉讼是不同的行为，国家行为的成分较少。

并且，即使专利授予行为属于国家行为，国家行为原理和管辖权的存在并无必要关联，法院只有在其决定其具有管辖权并开始审理案件之后才需要考虑是否是国家行为这一因素。此外，根据广为接受的国际私法原理和实践，一国法院常常需要根据别国法律，在特定的案件中合并审判相应的法律问题，专利法完全可以照此办理。并且，作为产生、发展相对较晚、较新的一门部门法，专利法或许是诸多部门法里面在各国法律之间最为接近、统一的一门法律，并不比别的部门法更复杂和难以应用。更有学者指出，本国法院执行、承认别国的专利，实际上恰恰是一种对别国认定权利的支持，因而是一种国际礼让、协作行为，尤其是当侵权人可供执行的财产仅仅存在于本国时。只有这样才能实现对权利人的必要的公平，这是最重要的礼让和协作。故而，从美国的最新判例来看，虽然对涉外专利的管辖略有收紧，但适用宽松的管辖实现境外专利的保护还是具有较强的支持。

四、涉外禁令

专利权的价值与其受到侵害后的救济紧密相关，极大地决定于各国对专利权利的执行。如果说建立对涉外专利诉讼的管辖是实现对专利境外保护的必要前提，鉴于专利权利的类物权特征，对法院判决的执行则是对专利权利的最直接保护。而专利诉讼的执行手段中，禁令的执行是一种主要的措施和手段，甚至被认为是防止专利侵权和保证专利权具有独占性的唯一手段。美国联邦巡回上诉法院在Smith Intl ， Inc. v. Hughes ToolCo.（史密斯英特勒公司诉休斯工具公司）案中进一步指出，如果没有禁令之力，专利的独占性效力将会消灭，美国立法所追求的促进有用技术发展的目标也将会受到严重损害。实践证明，如果不能快速地获得有效禁令，专利权的价值会大打折扣。因而，涉外禁令是涉外专利诉讼的另一重要内容和关键节点。

在法庭的专利侵权诉讼中，为避免侵权的继续发生，寻求法院禁令通常是专利权所有人的主要诉求之一。被侵权人常常在美国法院起诉并要求对境外的侵权行为进行救济，而美国法院也常常回应这种诉求，在涉外专利诉讼中毫不吝啬地发出禁令。禁令的法律依据来源于《美国专利法》第271条。对于禁令的境外效力，在John Hopkins University v. Cellpro，Inc.（约翰霍普金斯大学诉赛普勒公司）一案中，联邦巡回上诉法院指出“如果禁止某些境外活动对防止、避免对美国专利侵权是必要的，则禁令可以及于该境外活动，即使这些活动本身可能并不构成侵权”。

从内容上看，涉外禁令的內容通常是对该条款的重述，如法院的禁令要求被告“停止制造、应用、出售、预售任何该专利涵盖的相应工具”“停止直接或间接的生产、应用、出售、预售、进口、帮助或鼓励他人直接或间接的生产任何会侵犯，或有助于侵犯原告的有效专利权的产品”。对于发生在境外的侵权，禁令较为常见的内容是禁止生产、进口，禁止在美国境内的销售。在3M Co.v.Asia Sun（Taiwan），Inc.（明尼苏达矿务及制造业公司诉亚洲之光公司）一案中法院发布禁令，不但禁止中国台湾地区公司进口或在美国销售其侵权的产品，用同样方法生产类似产品，并且法院用更宽泛的语言，禁止被告以“其他”方式侵犯该专利。有的禁令在要求停止侵权行为之外，还可能要求被告采取一定的主动补救行为，比如在Micro Intl Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co.（恩斯迈电子有限公司诉超越创新科技）一案中，法院的禁令在要求被告停止侵权之外，还要求被告“在其相关产品上明确标示该产品不得在美国销售、在美国应用或被进口到美国”。从效果上看，禁令可能并不直接明确其境外适用，但其效果却等同于要求境外执行。这类判例中，禁令本身的语言并无特殊之处，但是从具体案情来看，这样的禁令其实是在对境外的活动进行管制。比如，在Litecubes， LLC v. Northern Light Products， Inc.（利特库布斯有限责任公司诉北方之光公司）一案中，被告为加拿大某公司，该公司出售一种可以用于勾兑酒水的物质给美国客户。被告辨称，其所有的生产和销售行为都发生在美国境外，其虽然销售该产品给美国客户，但是销售完全发生在境外。该产品的销售是按照装运港船上交货（f.o.b.）条款发送给美国客户的，所以该产品所有权的转移也发生在美国境外，因而美国不具有管辖权。但是美国联邦上诉法院显然不认同这种辩解，不认为侵权发生地的事实对客体管辖具有任何影响。上诉法院认为，当产品按照装运港船上交货条款在加拿大境内发货时，销售也在买家的住所同时发生。因此，法院颁发禁令，而该禁令的效果实际上及于完全发生在美国境外的行为。

涉外专利诉讼的禁令还可能及于在境外发起的、经由网络而发生的专利侵权活动。此时，完全发生在境外的行为同样可能受到禁令的管制。根據判例法，一般来看网上的单纯产品介绍通常不构成侵权，但如果产品介绍和价格同时列在网页上，则很可能就会构成许诺销售而被认为构成侵权。比如在Biometrics， LLC v.New Womyn， Inc.（生物识别技术有限责任公司诉纽维恩公司）一案中，因为被告网页上包含对产品的描述，同时还标示了该产品的价格，法院认定该行为足以构成许诺销售（Offer Tosell），从而构成侵权。此外，在网上应用专利产品和方法也可能单独或同时构成诱导、共同侵权等，针对这些活动的禁令效果同样不局限于美国境内。

简言之，为了防止对专利的侵权，美国法院并不局限其禁令于发生在美国境内的活动，禁令为专利的域外效能提供了一种可能的法律救济方式。但对于涉外禁令，由于遥远的地理位置造成的影响，会让禁令的威慑力大为递减。有些当事人完全处于境外，此时，美国法院禁令的可执行性完全依赖于境外法院的配合。而为了获得别国法院的配合，需要满足的一个必要条件是最终性问题，即判决、裁定等已经生效、不再具有可上诉性。一旦满足最终性要求，并且法院认定外国法院的判决不具有惩罚性质，在对等的条件下，法院通常会执行他国法院的有效判决和裁定。

五、结论

经济的全球化和专利权利保护的区域化在当今国际法律框架下存在不可避免的矛盾。如何充分地保护自己的发明创新，实现国家和企业、个人的最大利益，我们必须仔细衡量自己的法律政策，这一问题对拥有较多先进技术的技术输出国尤其重要，而我们国家正逐渐向技术先进国、技术输出国转变，因而也面临这一问题。虽然美国新近的判例法收紧了涉外专利附属性管辖的适用，但对相关案件分析的基本框架并未发生变化，这一分析框架对我们分析类似问题具有重要的参考价值。

以美国的经验来看，美国涉外专利诉讼中，对于在美国境外可能发生的专利侵权行为，有两种可能的政策和法律适用选择。一种方法是采取对其本国法的扩张解释，用美国的本国法律规范审理发生在境外的专利侵权行为。这种政策选择是直接的法律扩张行为，是对别国事务的法律较强干涉，并且与国际法惯例和实践不相吻合。另一种可能的法律适用选择，就是遵循现今为国际私法所承认的方式，即应用别国的专利法律对该国专利的侵权案件附加审理。在其他法律部门，这是一种常见的实践，符合司法经济性的要求，并且是一种相对温和的法律政策选择。这一法律政策选择可以有效地对专利权利提供境外保护。这一政策选择可以为我国的相应实践所借鉴。此外，用好法院禁令同样可以起到良好的涉外效果，至少为权利救济提供了一种可能的途径，可以实现对专利权利的域外保护。

本文讨论的问题，涉及国际私法的一般原则，因而并不仅限于一国法律的适用。其背后的理性之一，就是探讨对专利权利的进一步的、统一性的保护。在我国的经济、技术水平日益提升，专利的颁发日益增多、逐渐成为技术先进国的国情下，探讨这一问题具有重要的理论和现实的实践价值。

（来源：《知识产权》2018年第2期）

（作者单位：中国海洋大学法政学院法律与社会科学研究所）