谈谈美国临时申请制度及相关实务陷阱

孙新民 陈鹏

一、临时申请

在《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPs协议）的乌拉圭回合谈判中，美国为使美国申请人在其国内享有等同于《巴黎公约》确定的国外专利申请在美国享有12个月优先权的相同权利，提出临时申请（Provisional Application）制度，主要规定体现在美国专利法（35 U.S.C.）第111条b款和119条e款。

（一） 临时申请简介

临时申请作为美国特有的专利制度，具有很多独特之处，主要优点有：

1. 申请费用相比正式申请（非临时申请，即non provisional application）低很多；

2. 临时申请提交的申请文件只需要說明书和必要附图，可以没有权利要求；

3. 从临时申请提交日起，申请人享有12个月的未决期限。申请人可以在该12个月内申请相应的正式申请并享有该临时申请的优先权，或者申请将该临时申请转换为正式申请并享有该临时申请的申请日。在2012年9月16日以后，在临时申请的提交日期后14个月内提交的非临时申请可通过提交请求而恢复优先权（包括一项声明：提交非临时申请的延误是无意的，并缴纳必须的恢复费用，37 CFR 1.78），当然这可能影响其在美国国外的优先权效力。

从而，在正式专利申请提交/缴纳更多费用之前，申请人可以充分评估发明的商业潜能。如在12个月之中，发明人对发明进行进一步的改进，申请人可申请新的临时申请再把多个临时性申请合并为一个正式申请，或者在正式申请中加入该改进的方案。

（二）临时申请两种使用方式的区别

如上面提到，临时申请有两种后续使用方式可供申请人选择。通常，申请人都倾向于提交一个正式申请，并要求在先的临时申请的优先权。以笔者所在的公司为例，大部分以美国为第一申请国家的专利申请均要求了美国临时申请的优先权。那么这种方式有什么特别之处呢？

虽然临时申请可以作为正式申请的优先权，也可以直接转换为正式申请，但这两种不同方式会使得正式申请获得授权后专利保护期限的起算日期也不一致。如果选择将临时申请直接转换为正式申请，实际上就是将临时申请的申请日作为正式申请日，转换后的正式申请的内容必须得到在先的临时申请的支持。这样，转换后的正式申请不能增加新的内容，但是专利保护期限仍然从临时申请的申请日起算。在这种情况下，临时申请的作用仅仅是抢占了一个在先的申请日。

如果选择在12个月内提交一个新的正式申请，同时要求享有在先的临时申请权益，虽然同样要求正式申请的内容必须得到在先的临时申请的支持（这里所说的“得到支持”是指正式申请中记载的方案在临时申请中需要有记载才能享有在先的临时申请的优先权），但在后的正式申请的专利保护期限是从其实际提交日开始起算的。正式申请中可以增加新的内容，当然新增加的内容不享有临时申请的优先权。选择该种方式，临时申请为在后的正式申请既抢占了一个在先的申请日，实际上又将专利保护期限向后推迟了12个月。

（三）临时申请的审查与公开

临时申请是不审查的，因此临时申请的文件实际上只需要形式上符合要求即可。实务中，申请人可能写入某些尚未开发完成的技术方案以抢占更早的申请日。

此外，在美国专利法（35 U.S.C.）第122条b（2）款中规定，临时申请通常是不公开的，这样就能够使这些方案不会被对手察觉。临时申请仅仅在作为优先权证明文件时才被公开，该公开是在正式申请的最早优先权日（临时申请的提交日）起18个月后才公开。

通常，公开的临时申请可以在USPTO的网站“https：//portal.uspto.gov/pair/PublicPair”上查询到。临时申请的限制仅仅是不能要求其他优先权，并且要求临时申请优先权的在后申请必须是美国的非临时申请或者指定美国的PCT申请。该规定仅仅是美国专利法对于美国申请的规定，实践中，美国的临时申请依据《巴黎公约》也可以作为向其他国家提交申请的优先权基础。另外，临时申请与在后申请之间必须具有至少一个共同的发明人。

综上所述，美国临时申请以其特殊的优势而被广泛应用，越来越多的申请人均使用该制度以抢占更早的申请日。

二、临时申请中隐藏的“陷阱”

虽然临时申请制度有很多优势，但使用不当也可能反受其害。下面，笔者介绍临时申请制度中可能遇到的陷阱。

（一）一号“陷阱”：忽略临时申请12个月的期限同时影响《巴黎公约》的优先权期限

提交临时申请的申请人通常都会牢记在12个月的期限内提交正式申请，这完全正确。然而，申请人往往会不经意地忽略另外一点：临时申请同时影响了《巴黎公约》的优先权期限。如果想以临时申请的方案作为优先权基础在美国之外的国家申请专利，就必须在12个月的期限内提交，否则，该临时申请本身就已经构成首次申请，从而影响其在其他国家申请专利时要求优先权。

实务中，笔者确实遇到过这类案件。下面简单介绍某一此类案件的时间线。

2011年11月11日，申请人提交了美国临时申请（申请A）；

2012年6月20日（距离临时申请提交日12个月之内），申请人提交了美国的正式申请（申请B），申请B要求了申请A的优先权；

申请B于2013年5月2日公开，公开文本中记载了优先权为申请A；

2013年6月2日，申请人撤回申请B对于申请A的优先权要求；

2013年6月19日，申请人提交PCT申请（申请C），要求了申请B的优先权。

申请C在国际阶段收到了国际检索单位的检索报告（ISR237），指出，申请B不是首次提出的申请，因此申请C要求的申请B的优先权不成立，需要重新确定申请C的申请日为2013年6月19日。如此，申请B已经在先公开，构成申请C的现有技术，申请C全部权利要求不具有新颖性。

申请人认为：既然已经撤回申请B的优先权，那么临时申请A就相当于不存在，申请B仍然是首次申请，因此申请C应该享有优先权。基于上述考虑，申请C仍然选择进入中国国家阶段。申请C进入中国国家阶段后，中国审查员继续发出与国际检索单位的检索报告相同的审查意见。此时，申请人意识到原代理机构面对上述问题时可能处置不当，转而向笔者所在公司寻求解决方案。

经过分析，笔者认为：尽管申请人在申请C提交之前撤回了申请B的优先权要求，然而该申请B的公开文本公开在先，并且明确记载了申请A作为优先权。由于首次申请的定义只需要满足首次申请在有关国家或政府间组织获得确定的申请日，而与其最终结果无关，因此申请A构成了首次申请，申请人的撤回行为不能追溯到公开时。也就是说，撤回优先权的时间太晚了，如果在申请B公开之前撤回优先权要求，由于美国临时申请仅仅在作为优先权证明文件时才会公开，如果申请B的公开文本没有记载申请A，那么A实际上仍然是首次申请，只是临时申请不公开也没有被任何公开文件记载，也就不影响申请B作为首次申请。然而，由于申请人撤回时间太晚，不仅使得申请B不能作为首次申请，而且使其后续在申请B授权时不再享有优先权，这就产生了双重不利影响。

那么是否本案就没有生机了呢？笔者觉得未必。

考虑到临时申请的特性“提交的文件中，只需要说明书和必要的附图，可以没有权利要求”，并且在一年的未决期限内，发明人往往可能对发明进行进一步的修改，因此，笔者推测申请B中很可能加入了申请A中未记载的进一步的方案。如果上述推测正确，那么申请B中有新增加的部分内容仍然属于首次申请。而按照审查员的判断申请C与申请B是相同的主题和内容，那么申请C中该相同的新增加的部分内容就享有申请B的优先权（即，部分优先权成立）。作为断臂求生的方法，将申请C的权利要求书修改为只保护该新增加的部分内容，将可能获得授权。

为此，笔者试图在USPTO的网站“https：//portal.uspto.gov/pair/PublicPair”检索申请A的公开文本，以与申请B进行比较，不料检索无果。笔者分析后认为，因为申请人之前又撤回了申请B的优先权要求，因此按照美国专利法（35 U.S.C.）第122条b（2）款的规定，临时申请不被公开，从而审查员也检索不到该文件，无法进行优先权的比较。由于申请人可以向USPTO请求出具经过认证的申请A的副本作为优先权相关证明文件，以证明申请B中确实存在新增加的部分内容，从而申请C中的该新增加的部分内容可以享有申请B的优先权，这样就避免了申请C重新确定申请日导致全部权利要求丧失新颖性的问题。因此，笔者向客户建议比较申请A与申请B之间的差别，确认申请B是否存在新增加的技术方案，并将申请C的权利要求书修改为保护申请B相对于申请A的新增的部分内容。申请人核实过相关文件后，确认申请B和申请C相同，而相对于申请A确实做了部分改进，新增加了部分内容，最终按照笔者的建议向专利局提交了修改和答辩意见。

上述案件的关键问题，在于申请人忽略了临时申请12个月的未决期限同样会影响《巴黎公约》要求优先权的期限，导致后续案件无法要求临时申请和在后正式申请的优先权。而申请人撤回正式申请的优先权的时间点又错上加错，使其又失去了正式申请的优先权，导致申请C最终只可能获得部分改进方案的优先权和专利权，因此，申请C的保护范围与申请B相比大大缩小。如果申请人当时将申请B直接作为PCT申请并要求申请A的优先权，或者在申请B公开之前就提出撤回优先权请求，就能避免出现上述尴尬的局面。

（二）二号“陷阱”：在后申请的享有临时申请的优先权的条件是得到临时申请的支持

除了上述问题之外，实务中还有一个比较隐蔽的问题可能会被忽略：在后申请的享有临时申请的优先权的条件是必须得到临时申请的支持。

由于在临时申请提交后的12个月内，发明人往往可能做出了新的改进，从而使在后申请记载的内容并不与在先的临时申请完全一致，因此，在后申请往往不是其全部内容都能得到在先的临时申请的支持。换言之，新的改进的方案在临时申请中可能没有记载，因此得不到临时申请的支持，正式申请中的新的、改进的方案也因此不能享有临时申请的优先权。因此，在后申请在正式提交前，仍然需要注意对发明内容进行保密，而不能认为已经有临时申请保护，就放心大胆公开使用、销售（在美国，在发明人公开披露本发明后12个月内提出申请不影响专利授权，但这种提前披露尽管在美国受到保护，却可能会排除其在美国国外的专利权——35 U.S.C. 第102条（b）（1））。申请人如果随意使用、销售的话，有可能影响其正式申请中改进的方案的新颖性，导致在后的正式专利中改进的方案被无效。此外，临时申请由于不做审查，其说明书中往往保留大量随意的、模糊的、限制性的描述，這些都可能对在后的正式申请的范围造成影响。综上所述，选择使用临时申请时，虽然简单方便，但是申请文件同样不能随意提交，需要注意避开可能存在的种种陷阱。