对法5条“违反法律的发明创造”审理的探讨

2018-02-04陈华成

专利代理 2018年3期

刘倜陈华成

一、引言

《专利法》第5条（以下有时简称“法5条”）规定：“对违反法律、社会公德、或者妨碍公共利益的发明创造，不授予专利权”。《专利法实施细则》（以下简称《实施细则》）第10条补充规定：“专利法第五条所称违反法律的发明创造，不包括仅其实施为法律所禁止的发明创造” 。

然而，《专利法》及其实施细则以及《专利审查指南》（2010版）并未就如果按照某个具体的其他法律（也即专利法以外的法律）进行审查，或者如何审查所涉发明创造是否符合某个具体的其他法律，进行更细致的说明。而仅仅在指南中列举“吸毒的器具”“用于赌博的设备、机器或工具”“伪造国家货币等的设备”等作为不授予专利权的示例。

近日，笔者在一个研讨会中学习到一些案例，其中要求保护一种××消防箱（栓）的实用新型被以不符合《消防法》（不符合国家标准或行业标准）为由被驳回，据称也被复审委维持。另外，笔者还接到过申请中所使用的符号不符合《计量法》的规定的审查意见。可见，随着审查员的水平以及审查质量的提高，相关法的审查或许会成为越来越重要的一个方面。

然而，《专利法》第5条的规定是否能够充分赋予了专利审查员根据所涉的任意法律进行审查的权力？这是一个问题。

下面以前述的涉及消防法的案例来尝试探讨这个问题的一些方面。尽管这个实用新型的案例可能具有自身的特殊性，然而，由它来进行一般意义的探讨可能依然有价值。

二、申请所要求保护的产品不符合《消防法》，在审查中是否适合以《专利法》第5条来驳回

在该案例中，以申请所涉及的产品不符合《消防法》第24条，因而不符合《专利法》第5条为由，将其驳回。

《消防法》第24条第1款规定：“消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品”。

可见，不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品的实施（生产、销售或者使用）为消防法所禁止。然而，消防产品的设计构思，哪怕是可能的不合格产品的构思设计，也都不是消防法所禁止的内容。

这点也可以从消防法得到体现。《消防法》第24条第3款还规定：“新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院公安部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求的，方可生产、销售、使用”。《消防法》第7条规定：“国家鼓励、支持消防科学研究和技术创新，推广使用先进的消防和应急救援技术、设备”。

这些条款从另一方面说明了消防法所禁止的是“不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品”的实施，但并不禁止不符合国家标准或行业标准的产品的设计，并鼓励新产品的创新。

考虑到《消防法》的规定，以及《专利法实施细则》第10条的规定，笔者窃以为，仅其实施为《消防法》所禁止的发明创造或不宜以《专利法》第5条来拒绝授权。

三、专利审查员是否有权限来进行消防法下的审查

在该案例中，审查员实质上进行了两种行政行为。首先是在消防法的框架下（也即，基于《消防法》）的行政行为：审查员认定该申请所涉及的产品不符合《消防法》。其次是专利法的框架下（也即，基于《专利法》）的行政行为：因为产品不符合《消防法》，所以要求保护该产品的申请不符合《专利法》。

然而专利审查员是否有权限来进行基于《消防法》的行政行为（也即，认定某潜在的产品符合/不符合《消防法》）？这或许值得商榷。

《消防法》第4条规定：国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理。县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府公安机关消防机构负责实施。

《消防法》第25条规定：产品质量监督部门、工商行政管理部门、公安机关消防机构应当按照各自职责加强对消防产品质量的监督检查。

因此，认定某个产品或者某个潜在的产品（例如，新研制的消防产品）符合或不符合《消防法》的权力在国家公安消防机构以及质量监督部门等。由于《消防法》下的行政需要专业知识，因此需要专业人员来进行是否违法的认定。这种认定不宜，也不应，由国家知识产权局来作出。

此外，《消防法》第34条规定：消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员，应当依法获得相应的资质、资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。

因此，如果审查员进行申请所涉的产品不符合《消防法》的认定，审查员可能需取得消防技术服务的资质和执业资格，否则审查员的该认定行为本身可能不符合《消防法》的规定。换句话说，审查员可能需要首先审查自己对申请所涉的产品是否符合《消防法》进行审查这一行政行为本身是否符合《消防法》。

基于此，笔者以为，审查员可以在审查意见中质疑申请的产品是否符合《消防法》，或者提示申请人注意其产品的实施需要符合《消防法》的相关规定，但或许不宜以此为由来进行驳回。

四、《专利法》第5条的审查对象是什么

从“法5条”来看，所称的“发明创造”并不仅仅涵盖技术方案，或许还涵盖了申请文件本身。也就是说，这里似乎应理解为，“法5条”所称的违反法律的发明创造，是指申请的下列中的一项或多项违反法律：技术方案；技术方案的主观上的或客观上必然实现的目的、应用或后果；或者，技术方案的表达（或者说记载或出版）。

从一般意义上来说，一个纯粹的技术方案，也即纯粹的技术语言写就的技术特征的集合，可能仅仅存在其实施违反法律的可能。

对于申请文件本身（其文字、图形或符号的表达）是否违法，以及技术方案的主观上的或客观上必然会实现的目的、应用或后果是否违法，或许都是审查的对象。

而该申请文件所记载的技术方案的实施是否违法，这点基本被《实施细则》第10条所排除，因此这或许并非是审查员的审查范围。

五、对《专利法》第5条的一种尝试解读

在审查的过程中，“法5条”所称的发明创造“违反法律”，是一个待审查员认定的法律问题，还是一个供审查员参照的法律结果？

回答这个问题或许需要进一步解读“法5条”。笔者在此尝试对“法5条”进行探讨性的解读。

从“法5条”的语言来看，依照“法5条”不授予专利权的前提是发明创造违反法律。这里所述的发明创造“违法法律”或许可以被认为包含两个层面的含义。

一个层面是，在专利法的架构下，发明创造属于指南中就“法5条”所列举的内容，从而在专利法的意义下被认为“违反法律”。换句话说，根据《专利法》，认定发明创造违反法律。对于《专利审查指南》（2010版）所列举的赌博工具、吸毒工具、伪造公文的设备等，或许可以认为是这种情形。

这里值得注意的是，在《专利审查指南》（2010版）中，只是笼统地认为用于赌博的设备、机器或工具等“违反法律”，而并未明确其违反什么法律。因此，在审查员对涉及用于赌博的设备等的申请的审查中，并不是根据《刑法》或《治安管理处罚法》等认为发明创造“违反法律”。而是，根据《专利法》第5条，认为它们 “违反法律”。认识到这点是重要的。

《专利审查指南》（2010版）中采用这样的表述，一方面可能是因为，治安管理处罚法或刑法下的认定违法应当由公安机关给予认定（例如，通过行政处罚或其他类型的决定）或者由检察机关提起诉讼并由法院来判定。这都不是《专利法》第5条能够赋予审查员的权利。另一方面可能是，一件向国家知识产权局递交的记载着用于赌博的设备的文件或递交这样的文件的行为是否也违反《治安处罚法》或《刑法》等，或许是个可商榷的问题。

另一个层面是，发明创造不属于《专利审查指南》（2010版）中就“法5条”所列举的内容，但违反了其他法律，从而根据法5条不予授权。换句话说，在其他法的架构下，认定发明创造“违反法律”。并基于此认定，根据《专利法》第5条，不授予专利权。也就是说，这样的“违反法律”的认定是基于其他法的，而不是基于专利法的。

在后一层面出发时，可能有两种情形。一种情形是，审查员根据其他法认定发明创造违反该其他法。另一种情形是，合法的第三方给出该发明创造性违反其他法的认定。

一方面，在前一种情形下，审查员可能需要首先依照该法来检视自身以及其依照该法进行审查这一行为是否符合该法的规定。例如，是否是该法法定的执法主体，是否满足依照该法进行审查的资质和执业的要求，是否得到法定的执法主体的行政许可，诸如此类。在与该法没有冲突的情况下，或许审查员也可以利用该法的条款进行审查。否则，审查员或许不宜利用该法的条款进行审查。另一方面，在后一种情形下，审查员仅仅需要在此认定基础上进行专利法架构下的审查即可。

因此，或许如下的理解是适当的：在审查过程中，“法5条”所称的发明创造“违反法律”，除了在《专利审查指南》（2010版）中就“法5条”所列举的情形之外的，应当是一种法律结果；在上述情形之内的，是一个待审查员认定的法律问题。而对于没有被涵盖在《专利法》的框架内但被涵盖在其他法的框架内的情况，可能需要根据该其他法视情况而定。

举例来说，就消防法的架构下的产品是否违反《消防法》的审查，按照《消防法》，审查员可能不具备这样的资格。然而，如果一件申请包含了比如被不当涂改了的国旗图案，那么审查员可能有资格来依照《国旗法》来进行审查。