欧洲专利局申诉委员会关于最接近的现有技术选取的思路及实例

王傲寒

一、引 言

《专利法》第22条第3款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”可以看出，现有技术是评价一项发明或者实用新型是否有创造性的标准。《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章第3节中，规定了判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，采用“三步法”进行，其中第一步就是确定最接近的现有技术，但其中对最接近的现有技术的判断和解释较为简略，其中仅指出：“例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。”并且指出“在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或者相近的现有技术”。上述解释较为笼统和上位，并且没有给出实例予以进一步说明。

在审查实践中，判断和选取最接近的现有技术是“三步法”中的起点，可以说是整个“三步法”的基础，选择合适的最接近的现有技术对创造性评判至关重要。在现实中经常会遇到一些案例，由于未能选取较为适当的最接近的现有技术，因而难以给出令人信服的理由。笔者选取了欧专局申诉委员会的两个相互关联结论又截然不同的决定，以期给出对最接近的现有技术选取的一些思路和想法，并希望为进一步完善相关理论和规定提供参考。文中术语为中文翻译，若与原始含义存在出入或错误，敬请指正。

二、欧专局相关规定概述

欧专局判例法和欧专局指南中均规定，判断发明创造性的方法是具有三个步骤的“问题-解决法”，包括：（i）确定最接近现有技术；（ii）确定所要解决的客观技术问题；以及（iii）从最接近现有技术和客观技术问题出发，考虑要求保护的发明对于本领域技术人员而言是否显而易见。判例法中认为，指出作为评价创造性的最接近的现有技术，其通常是披露了与要求保护的发明用于相同目的或针对相同的对象，以及具有相同的最相关技术特征的现有技术文件，即仅需做最小的结构性调整。其进一步标准是在相同或至少相近的领域中要达到相同的目的或效果和解决相同或相似的技术问题。

可以看出，欧专局在选取最接近的现有技术时，相同的目的和效果是首先考虑的因素，并且强调目的和效果相同而不是技术特征数量披露的多少，这可以使整个最接近的现有技术的选择过程更符合发明的整体思路，并使其创造性评判的推理过程更加有说服力。

三、具体案例分析

申诉委员会的决定T334/92和T964/92，其中T964/92 是T334/92的分案申请，其在审查阶段使用了同一份对比文件作为最接近的现有技术，而涉诉委员会却得出了截然相反的结论。

（1）T334/92涉及的是一种化合物，可用于药物，具有扩张血管、降血压的作用，可用于心绞痛的治疗。审查部门驳回了该申请，驳回针对的权利要求有两组，其中权利要求1为：

其中，p为1或2；Y为-OR基团，其中R表示氢原子、低级烷基、低级烷氧羰基、酰基、烟酰或……

审查部门认为D1为最接近的现有技术，D1为1964年10月12日公开的GB1027967A，其公开了一种化合物，通式为，

其中Y可为亚甲基（-CH2-），R为氢原子、氯原子、溴原子或三氟甲基。该化合物具有血管扩张和降血压性能，可用于心绞痛的治疗。检索部门认为从该申请提供的化合物结构上不能看出其能达到与现有商业途径可获的药品（如硝酸甘油（NG）和二硝酸异山梨醇酯（ISDN））相比具有更好的效果，而且由于缺乏直接的对比，也不能提供比D1的化合物更有效的化合物，因此本身要解决的技术问题仅仅是提供一种化学结构和治疗效果都与D1相似的化合物，且本领域技术人员根据说明书中对现有技术的描述可以意识到所有具有硝酸烷基（-ONO2）的化合物，包括该发明的化合物，都具有相似的效果，即对心绞痛有治疗作用。认为D1为最接近的现有技术。

申诉委员会认为，在该发明说明书中声称NG和ISDN在超过100年间已广泛用于心绞痛的治疗，并且被认为是最有效的化合物，而该申请目的是获得一种结构不同的、具有比常规药物更强效果的含氮化合物，同时说明书中提供了一些医学测试结果，证明该发明要求保护的化合物具有比NG和ISDN更低的毒性和更好的疗效。而D1公开于1964年，在其后的二十多年中一直被本领域技术人员所忽略，在教科书提到的对心绞痛有疗效的化合物中也未提起D1中的化合物（Burgers Medicinal Chemistry）。既然已无人考虑超过20年，那么本领域技术人员不会试图在其基础上对其进行改进，况且D1完全没有披露其在药效上的扩展，也没有与当时已经熟知其价值的NG进行相关比对讨论。因此本领域技术人员不会认为这种化合物即使在当时具有任何的技术优势。考虑到已经存在的新的、具有较好效果的标准化合物已经被接收和使用（NG和ISDN），D1对技术领域所做的贡献是不清楚的，本领域技术人员在其上作出改进是不切实际的。D1没有提供可对其化合物进行改进的暗示，也没有提供改进的方向，即D1没有暗示如何对化学结构进行改进从而解决得到更好疗效的技术问题。该发明权利要求1中的化合物还具有至少一个芳族硝基和OR基，这些在D1的化合物中都没有包含，因此D1不能表明这些结构的改进能够对应所要解决的技术问题。因此D1不能作为最接近的现有技术评述该申请的创造性。

（2）T964/92，为上述T334/92涉及申请的分案申请，权利要求1为：

其中X和Y相同或不同，分别代表一个氢原子或一个-OR基团，其中R为氢原子、低级烷基、低级烷氧羰基或酰基或……

该发明的目的是提供一种与现有心绞痛治疗药物，如NG或ISDN相比更有效的化合物，但是该发明说明书中未能提供任何证据证明其取得的效果，因此从现有技术出发，确定该发明要解决的技术问题是提供一种具有抗心绞痛效果的化合物。审查部门所用的最接近的现有技术仍为D1，并以此评述了权利要求的创造性，对此申请人提出申诉。申诉委员会驳回了申请人的请求，其理由是本领域技术人员的出发点仅是寻找一种用于治疗心绞痛的已知药物的化合物的替代品，因此申诉委员会认为本领域技术人员可以在现有技术中考虑任何有所述疗效的化合物或化合物组来作为适当的跳板。在这个案件中，公众可获知该文件时间的长度是无关的。因此，公开了与该发明权利要求化合物相似结构的D1应当认为是最接近的现有技术。而在其母案（T334/92涉及申请）中，申请文件中并未包含能够证明所述化合物具有比NG或ISDN更好活性的事实，基于对化合物进行改进或调整所面对的不同技术问题，申诉委员会驳回了审查部门对其创造性所作出的决定。

从上面两个相关但结论截然不同的两个案例可以看出，发明人在说明书中披露的内容是审查过程中需要重视的内容，审查员在充分了解该发明披露内容和与现有技术后进一步划界是审查员提炼得到实际需要解决技术问题的基础，在得到所要解决的技术问题后才进一步选择最接近的现有技术。欧专局在选择和评判最接近的现有技术的过程中，看重对发明思路的还原，即把本领域技术人员置入需要改进的具体环境中，不是全知全能的技术人员，而是真实的、在生产过程中需要对一定的实际技术问题进行解决的技术人员，其面临的考验是，局限于其所要改进的具体技术，仅在选择的起点上进行改进，而不考虑现实技术中可能存在的其他客观技术问题。在审查实践中，我们往往遇到这样的情况，对比文件公开了较多的技术特征，却没有明确公开与权利要求所述技术方案相同或相应的技术问题和效果，此时，我们往往认为所要解决的技术问题也是客观存在的，因此也是本领域技术人员倾向于解决的，进而直接将对比文件和权利要求进行对比并进行创造性评述。该案对我们的启示在于，遇到这样的情况，应该将自己置于所选定的最接近的现有技术的环境中，看是否能在该情境下选择解决与权利要求相同的技术问题，如果客观上不存在这样的需要，那么将无法通过该最接近的现有技术的改进或结合得到权利要求的技术方案。

四、总结和可借鉴经验

从以上几个案例可看出，欧洲专利局在确定最接近的现有技术时，有以下几个特点。

1.重视发明的目的和效果

欧专局案例法中规定，选择最接近的现有技术，首先需要考虑的就是其必须直接指向相同的目的或效果，否则，它将不能显而易见地引导本领域技术人员获得所要保护的发明。是否具有相同的目的或效果决定了本领域技术人员在思考时的逻辑链，只有指向相同的目的或效果，现有技术和该发明才能被联系起来，否则现有技术的指向是不明确的。欧专局还强调，不应简单地将公开的技术特征的数目作为判断最接近的现有技术的标准，对于一个产品来说，不能仅仅考虑产品组成的相似性，如果相似的产品其组成和用途不同，则不能用作最接近的现有技术。在理想状态下，相同的目的或效果在现有技术中已经提到过。

可见，欧专局在对最接近的现有技术进行选择时，其过程更符合发明产生的过程，因此在选择最接近的现有技术后进行创造性评述时，能作出更具有说服力的推理过程。

2.重视发明构思

欧专局案例法中认为，在评价一个专利申请的创造性时，对其所要解决的技术问题、所要进行的改进的评价的过程应当尽可能地接近发明人实际可能遇到的情形，即还原发明思路。

在第一个层面，本领域技术人员将评估并选择“最有希望的起点”，本领域技术人员应当在要求保护的发明的范畴内真实地再现要求保护的发明的“情况”，在这些“情况”中，比相同的技术特征更需要考虑的是发明主题的指示、原始问题的形成、使用目的以及获得的效果。虽然本领域技术人员可以自由选择起点，但一旦选择，其就会受到该选择的约束，因为起点的选择不仅决定了其作为主题的起点，还定义了进一步改进的范围，我们可以把起点的类型看做一个大范围，在选择了该类型以后，本领域技术人员通常就仅会在这个范围内对技术方案进行改进，如果在有意识地进一步改进中改变了选择的类型，这种类型在现有技术中尽管是已知、但并从未被选择过，也只能视为事后分析，因为通常不太可能在改进过程中改变最初选择的发明类型，因此，类型不同的对比文件通常不认为是评价创造性的实际起点。

在第二个层面，欧专局强调技术问题的相似性应当作为选择最接近的现有技术的考虑因素，指出作为发明起点的对比文件应当涉及相同或相似的技术问题，或至少具有相同或相近的技术领域。如果对比文件没有公开与涉案专利相同的技术问题，即使其中公开了与涉案专利相同的许多技术特征，也不能作为最接近的现有技术使用，因为在这种情况下，实际上本领域技术人员阅读了要求保护的发明，得到了后见之明（事后诸葛亮），然后把技术问题套回对比文件中才得到了启示，但本领域技术人员是需要避免事后诸葛亮的，事实上如果没有所谓的后见之明，仅从对比文件出发，本领域技术人员一开始就会陷入困境，因为根本没有可以确认的目的或目标，因而也就无法建立逻辑链，得到所要保护的发明。也就是说既然相关技术问题都无法从最接近的现有技术中推导出来，更何况推导出解决这些问题的技术方案。也就是在T334/92和T964/92的情况中，本领域技术人员是否能从最接近的现有技术公开的范畴内得到进一步改进的启示，从而得到涉案专利。

3.对“三步法”的有机运用

欧专局在其审查指南中规定使用“问题-解决法”判断权利要求的创造性，其与《专利审查指南》（2010版）中规定的“三步法”相似：先确定“最接近的现有技术”，再确定所要解决的“客观技术问题”，最后从最接近现有技术和客观技术问题出发，考虑要求保护的发明对于本领域技术人员而言是否显而易见。然而，从欧专局案例法中的案例可以看出，其在具体审查实践中，确定所要解决的技术问题和确定最接近的现有技术这一过程往往是重叠，甚至是倒置的。对于这种做法，笔者认为，欧专局的这种做法可能是一种在过程中不断纠偏、最后击中目标的过程，具体来说，当要确定最接近的现有技术时，在某一较大范围内确定所要解决的技术问题可以缩小所要确定的现有技术的范围，即本领域技术人员仅具有在起点附近的范围内寻找最接近的现有技术的动机，当最接近的现有技术最终被锁定后，再根据区别特征进一步确定更加具体和明确的技术问题。从这一过程可看出，欧专局在使用“三步法”时，并未将三步割裂开来，而是不断重复、螺旋上升的过程，而这样的思路在国家知识产权局的审查实践工作中也具有一定的借鉴作用。