关于专利法实施细则第51条有待完善的探讨*

孟令鹏 周青青

国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心，广东 广州 510663

一、法条原文

我国现行专利法实施细则第51条第1款规定[1]：发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。

二、专利法实施细则第51条对实审工作的影响

对一个不熟悉专利申请的人来说，专利法实施细则第51条第1款的上述规定，可以让申请人对原始申请文件存在的缺陷进行主动修改，实审审查员在发出第一次审查意见通知书时，以主动修改后的申请文件作为审查文本，有利于节约审查程序，提高审查效率。上述情况下的主动补正，笔者称之为合理使用专利法实施细则第51条的情形。

然而，笔者作为实审审查员，在多年的审查实践中发现，存在申请人滥用专利法实施细则第51条上述规定的情形。从申请人的角度来讲，肯定是希望授权保护尽可能多的权利要求。在想要保护尽可能多权利要求的情况下，按照1件专利的申请流程来说，申请人通常采用的操作是：在收到发明专利进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，通常是在最后1天截止日，申请人会进行一次主动补正，在此次主动补正中，申请人会提交一份修改后的权利要求书，该修改后的权利要求书包括的权利要求往往超过50项，甚至更多。

由于上述主动补正的时机符合专利法实施细则第51条的规定，对审查员来说，在发出第一次审查意见通知书时，所针对的审查文本只能为上述主动补正后的权利要求。

上述基于专利法实施细则第51条主动补正的情形，会明显增加实审审查员的审查工作量，延长审查周期，降低审查效率。笔者称之为滥用专利法实施细则第51条的情形。

三、专利法实施细则第51条的修改建议

专利法实施细则第93条第1款规定：向国务院专利行政部门申请专利和办理其他手续时，应当缴纳下列费用：(1)申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费……。上述规定中的“申请附加费”[2]，包括权利要求附加费和说明书附加费，其中权利要求附加费是指专利申请中权利要求的数量超过10项后，从第11项起每项增收的费用，说明书附加费是指专利申请说明书页数超过30页，从第31页起每页增收的费用。

本文第二部分给出了一种申请人基于专利法实施细则第51条的规定进行不合理主动补正的情形。通过梳理其专利申请流程可知，申请人完全可以通过一次符合时机的主动补正，提交一个超过10项权利要求的权利要求书，同时免于缴纳专利法实施细则第93条第1款规定的申请附加费。当申请人熟悉并采用上述操作进行专利申请时，专利法实施细则第93条第1款关于申请附加费的规定也就成了一种形同虚设，这显然是与“申请附加费”的立法本意不符的。

为了避免申请人滥用专利法实施细则第51条第1款的规定，堵住“申请人可以提交超过10项权利要求但免于缴纳申请附加费”的漏洞，笔者建议，在专利法实施细则第51条第1款的结尾添加一个链接到专利法实施细则第93条第1款的规定。具体来说，就是将现行专利法实施细则第51条第1款的规定“发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改”修改完善为“发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。主动提出修改后导致发明专利申请内容过长的，应当按照专利法实施细则第九十三条的规定，缴纳申请附加费”。

在面对申请人滥用专利法实施细则第51条第1款的规定进行不合理主动补正时，笔者认为，实审审查员完全可以在不进行检索的情况下发出第一审查意见通知书，通知书中不涉及其他法律条款的审查，仅通知申请人缴纳申请附加费。无需进行检索的原因在于：申请人在收到缴纳申请附加费的通知后，很可能会迫于经济压力，在答复审查意见时，重新将申请日提交的不超过10项权利要求的权利要求书作为新的权利要求书。

四、结语

本文结合审查实践，给出了一种申请人滥用专利法实施细则第51条第1款的规定进行不合理主动补正的情形。为了避免申请人滥用专利法实施细则第51条的规定，规范申请人主动补正时的修改尺度，本文建议，将专利法实施细则第51条第1款关于主动补正的条款与专利法实施细则第93条第1款关于申请附加费的条款进行联动。

以上是笔者关于实施细则第51条第1款有待完善的粗浅见解，不当之处，还望各位批评指正。