涉外贴牌加工企业应慎重防范商标侵权风险

刘晓春+张泽钰

贴牌加工又被称为“定牌加工”，指的是加工方根据合同约定，为委托方加工使用特定商標或品牌的商品，并将该商品交付给委托方，委托方依照合同支付加工费的经营模式。而涉外定牌加工特指，委托方为国外公司并且全部商品均在国外销售，换言之，国内加工方仅负责商品生产且商品并不会进入中国市场进行销售。在渐趋强调细化分工的国际贸易中，贴牌加工的模式极为常见，我国也有相当数量的企业在长期从事这一业务。

但是，由于生产加工中不可避免要涉及商标贴附行为，而商标在经济贸易中又具有特殊且重要的识别作用，由此引发的纠纷时有发生，而司法实践中也曾经出现了分歧，不同的法院做出了截然不同的认定，直到近年来最高院做出了一系列不认定侵权的裁决，才出现了统一标准的趋势。对于涉外贴牌加工企业而言，在经营中注意采取有效的防范措施，以避免构成商标侵权，提前做好风险预防，具有很重要的价值。

贴牌加工构成商标侵权的案例综述

通过研究近年来我国法院做出的相关判决，可以发现，法院在分析贴牌加工行为是否构成对国内注册商标专用权的侵权时，主要从以下三点展开评价：第一，国内生产商与国外注册商标持有人之间是否为严格意义上的“贴牌加工”合同；第二，贴牌加工中的商标贴附行为是否可以理解为我国商标法意义上的“商标使用”；第三，商标侵权的成立是否一定需要以导致相关公众产生混淆为构成要件。

支持贴牌加工行为构成商标侵权的法院，通常会认定商标贴附行为构成商标使用。这些法院认为，商标贴附行为是一种生产过程中的客观行为，在商品上贴附商标就是为了区分识别和区分商品来源的功能。

比如，其中的典型案例包括江苏省高院做出的“东风”案判决书。虽然，该判决最终被最高院推翻，但其中关于商标使用的解释很具有代表性：“商标使用行为是一种客观行为，只要在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式标注使用了商标，就达到区别商品来源的目的，应当认定为商标法意义上的商标使用行为。常佳公司在同一种商品上使用与上柴公司相同的商标是一种典型的商标使用行为，常佳公司生产的柴油机商品在不在中国市场销售，会不会造成中国相关公众混淆与误认，并不是认定是否属于商标法意义上商标使用行为的构成要件。”再如浙江省高院在“斯皮度控股公司与温州路加贸易有限公司、科纳森光学产品贸易和代理有限公司等侵害商标权纠纷二审民事判决书”中提出：“商标使用行为是一种客观行为，不应因为使用人的不同或处于不同的生产、流通环节而作不同的评价。在涉外贴牌加工行为中，作为生产环节的贴牌行为系典型的将商标用于商品上的行为，属于商标使用行为。”

可以据此归纳出支持贴牌加工行为构成商标侵权的主要观点如下：首先，评价商标使用行为时，应将其与导致相关公众混淆相区分，仅仅对商标贴附行为进行评价；其次，商标识别功能的发挥并不以其投放市场为要件；最后，定牌加工中将商标贴附在商品上的行为本身即是“用于识别商品来源的行为”，因为工业生产中的商标贴附并非为了美观或其他装饰作用，更不是为了起到实质影响商品质量的作用，而是用于识别商品来源。

贴牌加工不构成侵权的案例综述

与上述法院持有不同意见的法院则认为，贴牌加工中的商标贴附行为具有显著的特殊性，即全部商品均出口到国外，因而在中国市场并不能起到商标最基本的识别功能，不能被称之为商标使用，因此也不构成商标侵权。

相较支持贴牌加工构成商标侵权的法院判决而言，持反对观点的法院判决占大多数，且最高院有关典型涉外定牌加工的案例的三份判决或裁定，全部认为单纯的贴牌加工行为不构成我国商标法意义上的商标使用。

2014年1月判决的“莱斯防盗产品国际有限公司诉浦江亚环锁业有限公司侵害“PRETUL”商标案”中，最高院认为：“在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。”同年7月，最高院在“喻德新、江苏佳弘国际贸易有限公司等与沭阳中远进出口有限公司、沭阳县奋进制刷厂侵害商标权纠纷申请再审民事裁定书”中表示认同二审法院的判决及说理，他们认为：“商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。”

同类案件，还有最高院于2015年11月作出的“浦江亚环锁业有限公司、莱斯防盗产品国际有限公司与浦江亚环锁业有限公司、莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷申请再审民事判决书”，该判决同样涉及“PRETUL”商标，最高院也维持了一致的立场，认为贴牌加工企业并未构成商标侵权。

总结起来，认为贴牌加工行为不构成商标侵权的主要理由是，一方面，商标使用的最终目的是让相关公众区分商品或服务来源，倘若在我国范围内不可能触发此功能，那么对于该行为的法律制裁便无现实意义；另一方面，商标具有地域性，现实中确实存在不同国家由不同主体持有相同或相似商标的情况，若草率认为定牌加工构成商标使用从而认定定牌加工构成商标侵权行为，有失公允。

趋势分析与企业对策

最高院关于“PRETUL”案被称为“一统天下”的判决，对今后涉外贴牌加工行为的认定将会产生深远影响。在此后裁判的众多涉外贴牌加工案件中，法院都更倾向于将国内贴牌加工商的商标贴附行为认定为物理贴附即不认为该行为属于商标法意义上的商标使用。

不过，法院作出此类裁判的前提是将上述商标贴附行为认定为贴牌加工合同中的行为而非销售合同。回顾有关案件判决，不难发现，一旦贴牌加工商的行为被认定为销售行为，那么商标贴附就不再被认定为纯粹的物理贴附，而会被认定为商标使用。因此，国内贴牌加工商在接受类似订单时一定要找准自身定位，明确自己的工作是完成承揽加工合同而非将已经完成商标贴附的货物作为商品销售给国外有关企业。

目前，认定涉外贴牌加工行为是否构成商标侵权的争议焦点依然在于如何解释“商标使用”的概念。反观审判实务，法院对于涉外贴牌加工行为的认定，从之前的纯粹研究商标贴附行为，到现在的从政策角度考虑——对“国内生产商加工行为的制裁是否有现实意义”进行讨论。从之前的侧重法条解析到如今的重视实务探讨，实际上体现了法院裁判观念和价值取向的进一步转变。

随着我国对外开放程度的进一步提高，涉外定牌加工的贸易形式也成为国内许多代工工厂的主要盈利方式。近年来最高院做出的一系列经典判决让大部分国内贴牌工厂如释重负，然而面对日益强化的知识产权保护形势，国内贴牌工厂依然不能盲目接受国外企业的商标贴附订单。保持严谨的态度采取周全的防范措施，才能最大程度的保护己方利益。国内贴牌加工商在经营中需重点注意以下几点：第一，受理业务前，谨慎审查国外企业的商标资质，对于其出具的证明文件和法律文书进行严格的形式审查；第二，订立合同时，一要明确该合同为加工承揽合同而非销售合同，二要明确该批货物的具体销售地点，并再次确认国外企业在相应销售地具有使用有关商标的资质；第三，完成贴牌任务后，确保所有商品销往合同指定的国家或地区，并妥善留存相关单据和文书。只有建立周密的防范措施，才能将商标侵权风险消弭于无形。