技术效果在主张创造性时的作用——利用技术效果对公知变化认定与存在结合启示认定的反驳

高 伟

技术效果在主张创造性时的作用
——利用技术效果对公知变化认定与存在结合启示认定的反驳

高 伟⋆

在答复有关创造性的审查意见时，当审查员作出“区别技术特征属于公知变化”之类的认定，或者当区别技术特征被对比文件公开，审查员作出“有结合启示”的认定时，可以着眼于从阐述技术效果出发来进行反驳，主张发明的创造性。

技术效果 公知变化 有结合启示

一、引 言

对创造性的判断是通过将发明创造与现有技术的对比来进行的，那么首先对发明创造的透彻理解是第一重要的。技术效果是发明创造的技术方案所具备的属性，对应着发明创造的目的和所解决的技术问题，为了理解发明创造，对技术效果的把握是不可或缺的。对于申请人或者专利代理人而言，在答复关于创造性的审查意见时，熟练地利用技术效果的作用，对说服审查员而言是意义非凡的。

下面结合具体的专利代理实务经验对技术效果的两个作用进行说明。

二、作用1：利用技术效果对“公知变化”类认定的反驳

对于“区别技术特征属于利用公知的变化进行的改型”之类的公知常识认定，作为申请人或者专利代理人常常是感到很难答复的。如果仅以“没有证据证明区别技术特征属于公知变化、公知常识”这样的论述方式答复审查意见，对说服审查员而言往往收效甚微。

笔者以为，作出这样的认定较多时候是因为审查员对发明的理解不够完全，对发明的创造性估计偏低。此时，可以着重于阐述该发明的实质内容，使审查员透彻地理解该发明，认可该发明的方案是有用的。如果达到这一目，那么申请人的主张获得认可就会比较容易。而由于技术效果与技术问题对应，所以为了阐述发明的实质内容对技术效果的说明是非常重要的。

下面结合两个具体的案例来进行详细的说明。

【案例1】对象物判定，由“横向比例判断”的方式是否容易想到“纵向比例判断”的方式？

1.案情简介

该案（CN102099842B）的权利要求1如下：

1．一种车辆周边监视装置，……

动物判断机构，其根据……由所述第2对象物区域提取机构提取出的所述第2对象物区域的纵向宽度相对于由所述第1对象物区域提取机构提取出的所述第1对象物区域的纵向宽度的纵向宽度之比是否在通常的四脚动物所具有的躯干部相对于腿部的高度之比的范围内，来判断所述第1对象物区域与所述第2对象物区域是否与指定四脚动物相当。

审查意见认为：对比文件1（US2008/0130954A1）中是根据横向上尺寸比例来判断对象物种类的方式，而该发明中是根据纵向上的尺寸比例来进行判断的方式。然而，由“横向比例判断”到“纵向比例判断”对于本领域技术人员而言是公知变化，因而该发明是显而易见的。

2.答复策略

在对比文件1中，在第2对象物区域（动物的腿部）的横向总宽度大于第1对象物区域（躯干部）的横向宽度的1/2时，判定对象物为动物。然而，这种判断方式有可能错误地将汽车（前后车轮的前后总宽度大于车身的前后宽度的1/2）判定为动物。

与此相对，在该发明中，由于是根据纵向宽度（高度尺寸）之比来进行判断的，因而不会将汽车判定为动物。即该发明的判断方式获得了对比文件1所不具有的技术效果，不能认为是可由对比文件1出发所容易想到的公知改型。

3.案例分析与小结

将该发明与对比文件1比较，如果仅从技术特征上来看，好像该发明与对比文件1的区别仅仅是“横向比例判断”与“纵向比例判断”，然而实质上，对比文件1中采用“横向比例判断”的方式的原因在于，考虑到了四脚动物与道路标识存在区别（四脚动物腿部的前后总宽度大于躯干部的前后宽度的1/2，而道路标识不具有这样的特征）；而该发明中是考虑到四脚动物与车辆等的区别，为避免将车辆误判为四脚动物，因而采用了“纵向比例判断”的判断方式。

所以二者的出发点以及达成的技术效果都是不同的，因而在答复审查意见时，申请人方面以该发明的判断方式具有“不会将汽车等判断为指定四脚动物，判断精度较高”的技术效果为切入点，阐述该发明的实质内容，厘清该发明和对比文件1所解决的技术问题、相应技术方案的技术效果的不同，来反驳审查员的认定，能够容易地获得审查员的认可。

在创造性的判断中，对此发明与现有技术进行时，如果区别特征比较简单，特别是在类似于该案中“横向比例判断”与“纵向比例判断”这种不同的情况下，如果没有效果的话，是最容易被得出“显而易见”结论的。此时一定要深入的分析，使审查员完全理解技术方案的实质内容（包括该发明的实质内容以及对比文件的实质内容），如此才是最有效的意见陈述。

【案例2】由“嵌合在外”是否容易想到“嵌合在内”？

1.案情简介

该案（CN102814787B）获得授权的权利要求1是在原始权利要求1的基础上增加了限定技术特征得到的，其内容较多，囿于篇幅，在此省略了对其的记载。

审查意见认为：该发明与对比文件（US2007/0209814A1）的区别仅是工具保持架（153）嵌合在撞栓保持架（147）内侧还是外侧的不同，这种不同属于本领域技术人员能力范畴内的公知变化。

2.答复策略

在对比文件中，如图1所示，工具保持架153嵌套在撞栓保持架139的外侧，因而，工具保持架153需要形成得较大，成本较高，造成了更换成本的升高。

图1 【案例2】对比文件的附图

而在该发明中，如图2所示，工具保持架153嵌合在撞栓保持架147的筒孔内，因而，能够将工具保持架153制得较小所以其制造成本较低，那么更换成本也较低。即该发明的方式获得了对比文件所不具有的技术效果，不能认为是可由对比文件的方式容易想到的公知改型。

图2 【案例2】发明的附图

3.案例分析与小结

在该发明中，工具保持架153是用于安装进行冲击动作的工具头119的，由于频繁的冲击作业，容易造成工具保持架153对工具头119进行扭矩传递的部位产生磨损，从而使得工具保持架153有更换的必要，在此特定的背景下，该发明采用“工具保持架153嵌合在撞栓保持架147内”的结构使得工具保持架153的尺寸较小进而获得了“降低更换成本”的技术效果。

在主要的发明点因为创造性的原因难以获得授权，通常即是原始独立权利要求不具备创造性时，从属权利要求的内容或者从说明书中选出加入独立权利要求中的内容的非显而易见性就很容易被轻视。此时一定要以客观的角度据理力争，消除审查员对该发明的主观不利影响，以期获得对该发明的授权。

另外，对于使用“技术效果”之所以能够反驳“公知变化”认定的原因，笔者是这样认为的：在上述两个案例以及笔者经历的其他类似案例（有兴趣的读者可以在国家知识产权局网站上搜索授权公告号为 CN101801614B、CN103814153B、CN102570641B、CN102237747B的案件的审查过程文件）的审查意见通知书中，审查员按照“三步法”来进行创造性评价，但是在“确定区别技术特征”的步骤之后，审查员要么是省略了“确定发明所要解决的技术问题”的步骤，要么是将“发明所要解决的技术问题”确定为“仅仅是提供一种替代方案”。由此推断，审查员实际上并未清楚地认识到其所评判的发明相对于对比文件所解决的技术问题、所具有的技术效果，因而，通过阐明该发明的技术效果，可以指出审查意见中的推理错误，使审查员重新理解该发明，最终说服审查员。

三、作用2：对“有结合启示”的认定的反驳

在审查过程中，有时发明与最接近的现有技术的区别技术特征会被其他对比文件所公开，此时的审查意见通常是“对比文件给出了通过结合而得到该发明的技术启示”。此时，利用技术效果的不同来主张对比文件并未给出“结合启示”是一个有效的答复策略。下面试举两个案例进行说明。

【案例3】冰箱门抽屉背板，现有结构转用发明的创造性

1.案情简介

该案（CN102287992B）获得授权的权利要求1如下：

1．一种冰箱门，包括冰箱门体（1），其特征在于，所述冰箱门体（1）上设有贯通门体的开口，在所述开口内设置有抽屉（2），……所述背板（2c）的高度低于所述左侧板（2b）以及右侧板（2b），以便于在打开冰箱门体（1）时从里侧向所述抽屉（2）中装入或取出食品。

审查意见认为：权利要求1与对比文件1（CN201476456U）的区别特征在于，“背板（2c）的高度低于左侧板（2b）以及右侧板（2b）”，然而，这一技术特征被对比文件2（CN102042739A）所公开，因而可由对比文件1与2的组合容易地得到该发明。

2.答复策略

在该发明中，参见图3、图4，抽屉2是安装在贯通冰箱门体1的开口中的，在打开冰箱门体1时，用户面对着抽屉2的背板2c，能够方便地经由较低的背板2c的上方来存、取物品。

图3 【案例3】发明的附图（一）

图4 【案例3】发明的附图（二）

而在对比文件2中，如图5所示，其中涉及的抽屉6不存在该发明中那样“冰箱门体打开时抽屉背板面对用户”的使用状态，所以其作用效果不同于该发明。因而，对比文件2中不存在通过结合以得出该发明的技术启示。

图5 【案例3】对比文件2的附图

3.案例分析与小结

在该案中，如果仅仅看抽屉本身的结构，对比文件2与该发明是相同的。然而，二者的安装状态以及使用情况却是不同的，即该发明中的抽屉是安装在贯通门体的开口中的（安装状态），在门体转动打开时，操作者面对着抽屉的背板（使用情况）；而对比文件2中的抽屉就是安装在冰箱箱体中的冰箱门（安装状态），其动作仅仅是抽拉滑动，不存在操作者面对抽屉背板的情况（使用情况），因而二者具有不同的技术效果。申请人方面以此为出发点来反驳审查员作出的“有结合启示”的认定，指出其创造性判断过程中的必要环节存在漏洞，最终获得了审查员的认可。

在许多案件中，如果对比文件的技术领域或者使用状态等不同于该发明，那么审查员作出的“作用相同”的认定很有可能是不正确的。这是因为关于现有技术中是否给出相应的技术启示，《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1节中有如下规定：“所述区别技术特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别技术特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。”由此可知，“作用相同”是指区别技术特征在该发明中的作用与在对比文件中的作用的相同，而并非指在该发明中的作用与该区别技术特征所能够产生的作用的相同，对这一点要特别予以注意。

【案例4】常见配置转用于特定情况所形成的发明的创造性

1.案情简介

该发明（CN101778702B）涉及的是一种燃气式打入工具中的开关配置方式，审查意见认为：对比文件1（US2006/0185630）中公开了燃气式打入工具的风扇开关，其与该发明的区别仅仅是开关的配置方式不同，然而，该区别被对比文件2（CN2526963Y）、对比文件4（CN85100409A）、对比文件5（CN2333583Y）所公开，因而可以由这些对比文件的结合容易地得到该发明。

2.答复策略

（1）针对对比文件2

在该发明中，参见图6，由于风扇开关15的动作按钮15b的移动方向与接触杆9的移动方向相交叉，因而，接触杆9受到冲击时不会正面直接撞击开关的动作按钮15b，避免了风扇开关15受撞击而损坏。

图6 【案例4】发明的附图

而对比文件2（参见图7）涉及的是配置在建筑物消火栓箱中的火灾报警按钮，因而推杆6上不会受到工作冲击，所以与推杆6配合的开关4的设置方式起到的作用不是避免冲击损坏，因而，对比文件2中不存在结合对比文件1中以得到该发明的技术启示。

图7 【案例4】对比文件2的附图

（2）针对对比文件4

参见图8，在对比文件4中，顶杆14一碰到行程限位开关15，离心辊磨机的电源就被切断，停止工作，即顶杆14不会冲击限位开关15，因而限位开关15的配置方式没有防止遭受冲击损坏的作用。故而，对比文件4中不存在得到该发明的技术启示。

图8 【案例4】对比文件4的附图

（3）针对对比文件5

参见图9，对比文件5中的驱动齿条5的动作受控于齿轮7的驱动力，无论开关2K1、2K2、2K3怎么配置，驱动齿条5的行程动作都不会对开关产生冲击，所以3个开关的配置方式不具有缓解冲击的作用效果，因此对比文件5中不存在得出该发明的技术启示。

图9 【案例4】对比文件5的附图

3.案例分析与小结

该案的发明涉及的是一种燃气式打入工具（钉枪），其中的接触杆9不但与风扇开关15的动作按钮15b接触还与被打入材料W接触，因而在进行打入作业时接触杆9会受到来自的被打入材料W的反作用力（冲击），且会将该冲击传递给风扇开关15的动作按钮15b。在这样特定的背景下，采用本发明的结构，即，风扇开关15的动作按钮15b的移动方向与接触杆9的移动方向相交叉，而不是使双方的移动方向一致，因而，即使接触杆9受到冲击而发生移动，但是它不会正面直接撞击开关的动作按钮15b，避免了风扇开关15受撞击而损坏。

对比文件2涉及的是火灾报警按钮，对比文件4涉及的是离心辊磨机，对比文件5涉及的是汽车离合器自动控制装置，它们的技术领域不同于该发明，所公开的开关的使用环境并非该发明那样的特定环境，所产生的技术效果、作用也不同于该发明，故而这些对比文件都没有给出通过结合以得到该发明的启示。

另外，在该发明中，“开关的按钮的移动方向与使该按钮动作的部件的移动方向相交叉”这样的开关配置方式可以说是比较多见的，笔者推测审查员正是有这样的认识或者经验所以才不断地进行检索提出多份新的对比文件。然而，申请人方面从技术效果出发，论述对比文件中公开的开关配置方式所起的作用都不同于该发明，因而不存在通过结合以得到该发明的启示。通过这样的答复策略，最终获得了该发明的授权。

四、结 语

上述这些案例的共通点在于，所涉及的发明都属于改进型发明，且发明点的结构相对比较简单，也就是与最接近的现有技术的区别技术特征比较简单，因而容易被认为是显而易见的发明，常常收到“区别技术特征属于公知变化”或者“对比文件给出了通过结合以得到该发明”之类的审查意见。对于这样的审查意见的答复，由于区别技术特征本身是简单的，以此为中心点来进行意见陈述的话难以获得期望的效果；因而，可以着眼于从阐述技术效果出发来阐述发明的本质，解明其与现有技术的不同。根据上述案例的实务经验，这是一条行之有效的意见陈述之路。

北京华夏正合知识产权代理事务所。