在专利侵权诉讼中正确理解与适用现有技术抗辩

刘俊梅

现有技术抗辩是指在侵犯专利权纠纷案件中，被告主张被控侵权物采用的是现有技术，因而其行为不侵犯原告所主张的专利（以下简称“原告专利”）的一种抗辩方式。

从现有技术抗辩制度设置的目的和性质上，正确理解和适用现有技术抗辩。

现有技术抗辩制度设置的目的及性质

现有技术抗辩制度设置目的。从现有技术抗辩的起源来理解设置的目的。现有技术抗辩起源于德国，1891年德国专利法限定5年无效宣告请求除斥期间，除斥期间经过后，即使专利存在瑕疵，比如将现有技术申请为专利，他人也无法申请将其无效。瑕疵专利无法撤销，妨碍了公众使用现有技术的自由，于是设置现有技术抗辩制度，使得使用现有技术的被告拥有了诉讼上的抗辩制度，1941年德国删除了5年除斥期间的条款，撤销瑕疵专利已经不存在制度上的障碍了，可现有技术抗辩制度却仍然存续。

瑕疵专利的存在仅是设置现有技术抗辩制度的起因，而非目的，其目的是以此救济使用现有技术的公众免受侵权纠纷之苦，保障使用现有技术的自由。

从排除论、否定原告专利的观点理解现有技术抗辩制度设置的目的。排除论的观点：现有技术抗辩是对原告专利中属于公知技术的部分予以排除。

否定原告专利的观点：这种观点认为被告提出现有技术抗辩，实质在于主张原告专利属于现有技术，其提供的作为现有技术的对比文件，可以破坏原告专利的新颖性或创造性，因此原告专利应当被无效。

这两个观点实质都是要部分或全部否定原告专利权的效力，并认为既然不在原告专利的禁止权范围内，那么被告的行为显然不侵权。这两个观点混淆了现有技术抗辩制度设置的原因和目的，误将本为该制度产生起因之一的瑕疵专利当成制度设置的目的。

现有技术抗辩的目的不在于否定原告专利的新颖性，也不在于评价原告专利保护范围的大小，而是意在被告使用现有技术的自由在侵权诉讼中得以简便、及时地实现，其仅关乎被告行为是否合法，关乎被告行为是否具有免责性。因此，专利权有效与否、专利权利范围怎样以及被控侵权行为落入权利范围与否都不是现有技术抗辩应关注的问题。

现有技术抗辩制度的性质。现有技术抗辩是被告针对原告依据专利权提出的停止侵害、赔偿损失请求权的一种防御和阻却，它是一种防御性而非攻击性的权利，只有被告主张时，法院才子以审查。现有技术抗辩中抗辩成立的结果是认定被告的行为不构成侵权，不支持原告的诉讼请求，而非否定原告专利权的效力，原告的请求权和实体权利专利权仍然存在。

現有技术抗辩的理解与适用

现有技术抗辩的适用范围。有观点主张只能在构成等同侵权时才能进行现有技术抗辩。该观点目的是从政策导向上，赋予相同侵权的被告有提起无效宣告的义务。

但是将等同侵权和相同侵权分别予以对待，强加相同侵权者务必提起无效宣告请求的义务，并不符合现有技术抗辩制度设置的目的。提出无效宣告请求一般要求被告在答辩期内提出，但由于此时还没有进行实体审理，被告很难判断是构成相同侵权或是等同侵权，也就难以判断是否能适用现有技术抗辩，更难以在法律规定的答辩期内决定是否提出无效宣告请求。被告为稳妥起见只能启动无效宣告请求程序。如果所有被告都如此，现有技术抗辩制度也就难以实现其设置目的。因此，仅能在等同侵权中适用现有技术抗辩是不妥的。

现有技术抗辩解决的是被控技术与现有技术的关系，因此，其能否适用也不应受被控技术与原告专利关系的影响，即不管被控技术相对于原告专利是构成相同侵权，还是等同侵权，均存在现有技术抗辩适用空间。

现有技术抗辩是救济被告的，被告不主张现有技术抗辩，而愿意提出无效宣告请求，寻求中止，可见其意在否定原告专利权的效力，这是当事人的处分范围。

现有技术抗辩以被告的主张为适用前提，实质性抗辩要求在一审期间提出，被告在一审时未主张，视为被告放弃了抗辩的权利，对于被告在二审期间提出的现有技术抗辩一般不予审理，避免诉讼突击和审级损失。这是在诉讼过程中，被告采用现有技术抗辩策略必须注意的问题，防止自己丧失现有技术抗辩机会。

援引进行现有技术抗辩的技术范围。2008年《专利法》修改了专利新颖性、创造性的标准，变相对标准为绝对标准，即不管是出版物公开，还是使用公开或者其他方式公开，其地域范围均不受限制。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十二条对于被诉侵权人主张的现有技术抗辩或者现有设计抗辩，人民法院应当依照专利申请日时施行的专利法界定现有技术或者现有设计。

需要注意的是现有技术不包含抵触申请，不能援引抵触申请进行现有技术抗辩。如果被告认为有抵触申请可以否定原告的专利，则应当提出无效宣告请求。

现有技术抗辩的具体适用。被告提出现有技术抗辩，存在原告专利、被控技术和引证技术三者之间的关系，三者之间关系进行比较有一定的顺序：

先审查被控技术与原告专利之间的关系，通过相同、等同规则来判断是否落入专利权的保护范围，如果落入专利权的保护范围，此时实际上已经以原告专利的技术特征为基准，抽象出被控技术的相应技术特征，在此基础上，再以原告专利的技术特征为基准，抽象出引证技术的相应技术特征，然后再将其与被控技术进行对比，以判断被控技术和引证技术的关系。

现有技术抗辩成立的基础。现有技术抗辩制度设置目的是保障使用现有技术的自由得以简便、及时实现。因此标准的确定要符合该制度的正当性基础。如果被告使用的就是现有技术，显然具有正当性。除此之外，如果被告使用的技术与引证技术存在一些差别，但是这种差别是本领域普通技术人员在引证技术的基础上，无需付出创造性劳动就容易想到的，则对于公众而言，在现有技术上作出这种改进并生产、制造出被控侵权物，也应当是正当的，也就具有抗辩的基础。当然判断是否容易从现有技术中得出，要考虑时间点，这个时间点应当是以被控侵权物制造日为判断的时间点，以本领域的普通技术人员为判断主体，来判断是否能从现有技术中直接得到或容易从现有技术中得出。

综上，在专利侵权诉讼中，我们从现有技术抗辩的起源及设置目的着手，深刻理解现有技术抗辩的性质，正确适用现有技术抗辩。