谈我国商标域外被抢注的对策与风险规避

杨玉婷

[摘要]商标域外抢注行为扰乱了国际经济秩序，是一种不正当的竞争行为。很多国家为克服商标保护的地域性障碍，往往通过签订国际条约的方式来协调各国的商标制度。为预防商标抢注，企业应当积极进行商标国际注册、加强对目标国的商标监测。商标遭抢注后，企业应善于利用相关国际条约进行维权，能够权衡利弊选择适合自身的应对策略，将事前防范与事后救济有效结合在一起，以更好地对抗外商的商标抢注行为。

[关键词]域外抢注；商标确权；马德里国际注册；商标监测

[中图分类号]F7605[文献标识码]A[文章编号]2095-3283（2017）04-00120-03

一、商标被域外抢注的现状及界定

随着我国企业国际竞争力的不断提高，很多国内商标已逐渐成为海外抢注的目标，更有部分国家出现专门抢注中国商标的公司。“商标壁垒”已经成为企业“走出去”的绊脚石。从20世纪80年代至今已经发生了超过2000起的国内商标被域外抢注的案例，每年无形资产的损失达到10亿元人民币。当然，近十年我国企业的商标国际注册意识已经有了很大的提高。2016年，中国申请人提交马德里商标国际注册申请共计3014件，同比增长298%。目前，商标海外遭抢注的行为已经涉及到了诸多行业，如家电、化妆品、食品、文化产业等。

商标域外抢注是指违背国际公平交易和诚信交易准则，在国外抢注我国商标的不正当竞争行为。关于商标域外抢注的性质认定，存在理论争议。持第一种观点的学者认为，商标域外抢注是一种侵权行为。持第二种观点的学者认为，其本质则是以合法形式掩盖自己的不法抢注行为。持第三种观点的学者是从经济学的角度来考虑的，他们认为这种抢注行为排挤了竞争者是一种不正当竞争的行为。持第四种观点的学者认为，域外抢注处于一个模糊的“灰色地带”，抢注者是利用企业缺乏商标保护意识从而赚取利益。本文认为，抢注人的抢注行为从形式上讲可能并没有违反法律的规定。但是，从行为实质上分析，抢注人主观上存在恶意，客观上也产生了侵犯他人权利的后果，同时抢注人的抢注行为也产生了排挤竞争者、扰乱正常市场秩序的结果，是不合法行为。

二、商标被域外抢注后的应对措施

（一）采取法律手段夺回商标

在可以对商标进行异议撤销的国家，我国被抢注企业可以在异议期间提出异议，这种商标维权往往成本付出较低。在没有异议程序的国家，被抢注企业则可以通过提起诉讼的方式夺回商标。在国外提起法律诉讼时，必须要精通外国法律制度，通过科学的诉讼手段来夺回商标。无论是在提出异议的过程中，还是在诉讼过程中，被抢注企业必须要对使用证据如合同、广告、出口单据等进行妥善保管，这些证据往往是企业维权成功的关键所在。我国是巴黎公约、马德里体系条约以及TRIPS协定的成员国之一，因此，我国企业面对商标被域外抢注的状况时，应当熟悉国际竞争规则、善于利用相关国际条约进行知识产权维权。法律救济的手段对企业代理律师的技术要求较高、花费也比较大。因此，企业在采取法律途径维权之前，理应进行一个科学的救济成本评估。

（二）通过谈判的方式挽回商标

企业通过协商的手段解决商标抢注问题，不仅是挽回商标重要方法，更能促进双方的商业合作。“海信商标被西门子抢注案”就是一个成功的例子。在双方协商的过程中，西门子最初开出了4000万欧元转让商标的高价，但双方经过半个月的谈判之后，最终西门子以50欧元的价格将商标转让给了海信公司。海信通过协商与西门子达成了共识，不仅挽回了商标的所有权，更为进军欧洲市场赢得了宝贵的时间。当然，双方的商业谈判是一个复杂的综合实力的较量，其中也包含双方政府以及企业公关的较量。

（三）采取换标的方式重构商标

我国被抢注企业如果没有足够的精力和财力来应对法律程序，又不能通过协商手段来夺回商标的话，主动换标也是一个很好地选择。那么面对商标被抢注的情况，企业解决问题最简单的方法就是重新设计一个新的商标，并进行新的商标注册。企业只需在为新注册商标缴纳少量的注册费用即可，这样一来企业不仅可以避免繁杂的诉讼程序，还可以减少很多不必要的资金投入。例如联想公司面对商标在很多国家已无法注册的困境，就主动将“legend”换为“lenovo”商标。我企业商标大多为中文，但国外消费群体往往对中文商标缺乏认知度，所以中国商标遭抢注后，推出新的英文商标也有机会提高其商标辨识度。主动换标是一个以攻代守的企业战略，运用得当也能为企业的成功发展添砖加瓦。

（四）向政府和其他组织寻求帮助

我国企业在面对商标被抢注的情况时，政府也可以在适当的时机协助企业进行维权。政府主要是在双方的谈判协商过程中发挥作用，给企业提供强大的后援支持。在西门子抢注海信商标案中，海信就及时向商务部和中国家用电器协会寻求援助。随后，欧盟驻华机构和中国家用电器协会也介入此事。后期中华商标协会开展的“中国商标海外维权研讨会”，更能看出中国政府的支持态度。在“海信商标被西门子抢注案”之初，海信就积极应诉，同时海信积极配合媒体报道，给西门子施加压力。所以，应充分发挥中国政府和有关部门的职能，积极建立企业海外商标维权投诉机制，行业协会等其他组织也应发挥自身的专业技能，为企业商标维权提供技术帮助。

三、商标被域外抢注的风险规避——上海冠生园商标国际注册战略带来的启示

（一）树立商标国际保护意识

上海冠生园集团在海外市场的开拓过程中，投入了大量资金进行商标的海外注册活动。当时企业提出的口号就是“凡是地图上有的国家，大白兔都要蹦到那里去。”事实上，冠生园集团已经在《马德里协定》的30个成员国进行了“大白兔”商标的注册。同时在另外70多个国家和地区也都拿到了“大白兔”商标的国际注册证。我们可以看出上海冠生园集团正确地树立了商标国际注册的超前理念，其商标战略是要在已经出口或者将来可能出口的国家和地区注册“大白兔”商标，从而能更好地保护其商标权益。对我国企业而言，在日本、意大利等实行注冊优先的国家，企业就应该树立商标注册意识，提前进行注册。其次，在美国、澳大利亚等实行使用在先的国家，企业不仅要重视其商标产品在出口国的实际使用，而且还要合理保管相关使用证据。

（二）商标国际注册模式的合理选择

上海冠生园在进行商标的国际注册时，针对目标国的具体情况采取了不同的注册方式。首先，上海冠生园针对那些没有参加《马德里协定》的国家，采取逐一进行注册的方式。企业可以亲自到注册国进行商标注册，也可以委托一些商标代理组织或者律师事务所等进行商标注册。第二种是采用马德里注册模式。企业只需要提交一份商标国际注册的申请书就可以获得指定的一个或者多个成员国家的商标注册。马德里商标注册是目前较为便利的商标注册模式，目前马德里国际商标体系的覆盖国已经超过70个了。第三种，上海冠生园向非洲知识产权组织申请统一商标注册，原因是该组织的成员国并没有自己独立的商标制度。第四种，通过欧洲共同体进行商标注册。这主要是针对那些并未参加马德里协定的欧盟成员国，商标注册成功后就会在所有欧盟成员国获得相应的保护。同时，通过欧洲共同体进行商标注册所需的注册费和续展费也相对较低，这是一种非常不错的商标注册模式。

（三）积极主动申请驰名商标的认定

目前，世界各国对于驰名商标的保护都在一定程度上突破了商标的地域原则，驰名商标的海外维权相较于普通商标其成功案例也比较多。上海冠生园为了使其商标在国外能够得到更大程度的保护，其十分重视驰名商标的认定，它也是国内为数不多的同时拥有两个中国驰名商标的企业，即“大白兔”奶糖商标和“冠生园”食品商标。例如，当时“五粮液”商标在韩国遭遇抢注后，“五粮液”集团就是凭借该商标不仅在中国被认定为驰名商标同时也在韩国被认定为驰名商标这一点，最终夺回了商标。企业必须积极主动地申请驰名商标的认定，善于依据相关国际公约中驰名商标的特殊保护规定，进行商标海外维权。

（四）对目标国的商标监测

反抢注监测是指通过委托专业商标代理机构进行海外市场实时监控，及时搜集侵权信息，而得以及时应对商标抢注的措施。企业只有做到对目标国进行实时监控，才能在商标域外保护的过程中做到知己知彼、百战不殆。当然，企业也可以选择让当地的商标代理机构代为监测。同时企业在商标监测过程中，需要了解目标国有关异议期的法律规定，发现商标被抢注后，要抓住商标初审公示的异议期及时的提出异议。海外诉讼维权不仅经济花费较大，而且就算胜诉也只起到一次维权成功的作用。但

是，通过商标监测的方式进行商标保护，是企业开发国际市场的一种长期策略。

面临商标被域外抢注，企业应主动的进行商标海外维权，要善于利用国际条约和外国法律进行商标维权，也可以通过谈判、更换商标以及向政府和其他组织寻求帮助的方式来保护自身商标权益。预防商标抢注最经济实惠的方式就是重视商标的国际注册、建立适合本企业的商标防御体系。企业在国际市场的开拓过程中，应树立“商品未到、商标先行”的理念，加强知识产权国际布局，构建适合自身的商标国际保护战略。唯有如此，中国企业才能切实地提高自身的国际竞争力，打造出真正的世界品牌。

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（责任编辑：顾晓滨董博雯）