知识产权的法务管理策略

文 《法人》特约撰稿 陶光辉

公司法务

知识产权的法务管理策略

文 《法人》特约撰稿 陶光辉

知产权利的取得，是管理行为发生的基础，而知产权利的运用是知识产权管理的目标。纠纷管理的重点则是法务与律师的互补关系较好的呈现，也是将案件外包给专业律师，与法务部将工作重点放在企业知产纠纷预防和对外部专业律师的管理，这两个过程相融合的过程。知产管理的过程中，而分类则是制定具体策略时，根据不同的种类以采取不同的方法进行管理也是必不可少的。企业知产的法务管理策略，也可以说是企业知识产权的权属管理、运营管理、纠纷管理以及分类管理在法务工作中具体运用、相结合的过程

随着专利、商标、著作权、商业秘密、商号权、域名权等知识产权在改善企业市场竞争地位，支撑企业持续发展，提高企业核心竞争力等方面起着越来越大的作用，企业知识产权管理逐渐上升为企业管理的核心事务之一。

知识产权本质上是一种“合法的垄断”，一开始便和法务工作紧密相关。知识产权的法务管理策略不同于广泛意义上的知识产权管理措施，但同样可基于两条线展开。一是根据知识产权的形成、运用与维护等生命周期进行管理，二是根据不同的知识产权种类分别进行管理。

企业知识产权的权属管理

知识产权管理实际上是一种对过程的管理。权利的取得，是该过程管理行为发生的基础。为协助企业获取更多、更优质的知识产权，法务人员可与研发部、品牌部、创意部或运营部等保持定期沟通，建立共同申请知识产权的机制。

例如，法务人员和品牌部人员主动进行商标检索，对竞争对手的商标注册情况进行统计分析，围绕企业既定商标战略目标，列出需要进行注册的商标，然后由法务委托商标注册代理机构去申请注册。对于企业研发部提出的一些创意及开发出新的产品或产品原型，法务应及时发起专利检索，尽可能早地委托专业代理机构去申请专利。

权属工作，主要是注册申请工作。这方面，在每一个知识产权领域，如商标、专利、版权、域名权等，都存在数量庞大的注册代理机构来提供专业服务。法务部可将这些事项，进行外包。法务部自身要做好的事，便是如何管理和考核这些注册代理机构，以及如何以低成本来获取优秀的注册代理服务。

另外，法务部要帮助企业明确职务智力劳动成果的归属。在很多企业关于知识产权管理制度当中，都会有关于职务发明的规定。如公司往往会约定“本公司员工完成公司工作任务、利用公司名义、利用公司物质条件产生的智力劳动成果，属于职务智力劳动成果，其知识产权归本公司所有”等条款。站在公司角度，这可防止一些员工利用公司提供的各项条件所产生的知识产权占为己有。

一但取得知识产权证书，更重要的是后面持续不断的证书维护工作。在这方面，法务人员应联合履行知识产权管理职责的企业内部其他员工，将专利证书、商标证书、版权证书等制作成数据库，列出每项知识产权的注册日、到期日、续展日，并设置自动提示续费功能。在一个集团性的企业中，知识产权权属证书的维护工作，其工作量其实不可小觑。而维护不当，导致专利失效、商标过期的危机事件，也屡屡发生。这从另一方面反映出来，企业的知识产权法务工作，不仅仅是一件法律性质的工作，而且还是一项管理性质的工作。

企业知识产权的运营管理

如果说权属的获取是知识产权管理的基础，那么权利的运用便是知识产权管理的目标。企业通过知识产权的运营，不仅可以构建起对竞争对手的防御战壕，还可以直接转化为经济价值，即知识产权的商业化或资本化。两者结合起来，才是一个比较完整的企业知识产权运营管理。

在各个知识产权领域，都可以构建一定的门槛。专利布局便是一种典型的防御策略。企业通过综合考虑产业、市场、产品和法律因素，将自身专利进行有机结合，构建严密的专利保护网，形成对企业有利的专利组合。竞争对手或后来进入者很难绕过企业有意识的专利布局，只能向该企业缴纳专利授权使用费或只好放弃相关领域市场开拓。如美国高通公司布局CDMA的基础专利，使得无论是WCDMA、TD-SCDMA，还是CDMA2000的3G通信标准，都无法绕开其基础专利。专利布局会涉及企业的管理层、研发部门、市场部门以及法律部门（或专门的知识产权管理部门）。其中法律部门（或知识产权管理部门）在整个过程中应起到主导和推动作用。法务人员应充分了解专利的分布、布局的策略以及关键技术点，同时协助做好企业商业秘密的保护工作。

在商标注册类别的选择上，法务部也应深度介入。在互联网经济的冲击下，企业进行跨界投资、开展跨界业务已是一种常态。很多企业承认，其遭遇的最大竞争往往不是来自于对手，而是来源于行业外的力量。因此，在商标管理上，法务部必须关注企业业务形态的变化，在相关领域，甚至不相关领域但未来有可能涉及的业务上，协助公司完成注册商标的多类别布局，以防止一些企业或专门商标投机机构有机可乘。

知识产权权利的商业化或资本化，是充分重视并利用知识产权这一资源，对其进行评估，实现知识产权与资本的转化。知识产权资本化是知识经济时代重要的融合法律与经济的一个创举。它最为体现了知识产权管理可以直接创造经济价值的特点，是法务部门应极为重视的工作领域。

知识产权资本化的具体形式包括：授权他人使用收取许可费；知识产权出资；知识产权担保融资；知识产权信托、知识产权证券化。可以看出，许可、出资、担保、信托、证券化等都属于典型的法律行为，法务部在诸如此类的运作中，当然应起到主导的作用。

法务在应对知识产权资本化时要处理好二方面的问题。一是知识产权“源”的保护。知识产权的任何资本化行为，都是对知识产权的衍生价值的利用。离开了知识产权的本源，资本化即成为无源之水，不可持续。也即是说，在起草和落实知识产商业化相关法律文件中，法务要注意企业方对知识产权的初始权利范围、让与权利范围的明确界定，同时注意在静态和动态的不同条件下，权利范围所产生的变化。

二是，对知识产权的价值要有足够的认识。知识产权本身是无形的，从一开始的范围界定，到中期或退出时的价值评估，都是处于变动的。变动带来不确定性，也就蕴含着风险。法务部门首先要认识到可能存在这些风险，并将解决方案内化于许可、合资、保证、证券化等合同当中。这便是法务参与企业知识产权运营管理的独特价值之处。

企业知识产权的纠纷管理

企业知识产权的纠纷管理，当然也是由法务部来主导做的工作。知识产权的纠纷类型很多。纠纷的发生背景，也相当复杂。而且，知识产权纠纷涉及的处理流程，相比较其他民事纠纷，也是异常复杂的。这导致法务部经常将知识产权案件外包给专业律师处理。这其实是合理的。法务部自身则把工作重心放在企业知识产权纠纷预防和对外部专业律师的管理上。

法务人员应在企业内部建立预警机制，以避免或降低办公、生产等设备及软件侵犯他人知识产权的风险；定期监控企业产品或服务可能涉及的他人知识产权的状况，分析可能发生的纠纷及其对企业的损害程度，向决策层发出警示性信息，并提出防范预案。

预防知识产权纠纷，还可以在企业建立知识产权侵权发现机制，及时发现和监控本企业知识产权可能被侵权的情况，及时运用行政和司法途径保护本企业的知识产权。必须时，可在危机公关专家的帮助下，借助媒体的力量，对外发布声明函，以消除被他人侵权的负面影响。

一旦发生知识产权案件纠纷，不管是主动发起，还被动卷入的，作为法务，应根据企业的情况和纠纷的可能影响，综合拟定应对策略。这一点，不同于律师的处理视角。律师，基于上会认为依据法律规定或合同约定进行处理，是非常自然的事。但很多情况下，一种诉讼替代方式，如协商、第三方调解、合作等，相比较诉讼或仲裁而言，成本会相对低，处理时间也会更快。该方式，在这种情况下，即应成为优选方式。

当然，诉讼是所有解决机制的最终保障。诉讼仍然是所有纠纷，包括知识产权纠纷，最为有力和最权威的解决方式。对于法务而言，知识产权诉讼是一件比较专业，需要借助于诉讼经验、诉讼技能的工作。因此，知识产权诉讼外包给外部律师，是相对合理的。这也是符合很多企业法务实践的。在知识产权纠纷管理中，法务与律师的互补关系得到了较好的呈现。

企业知识产权的分类管理

企业知识产权的种类有专利、商标、版权、商号、商业秘密、域名等。不同的知识产权，其形成、保护方式，涉及的法律规定是不一样的。因此，在具体制定策略时，还有必要根据不同的种类，采取不同的方法来进行管理。

专利法务，绝对是知识产权法务管理的重头戏。专利申请与前面所述的专利布局主要集中于企业的研究与开发活动中。法务人员应当与研发部建立定期沟通。从专利申请注册、专利许可、专利维权，到专利权侵权的应诉，其涉及的各项法律文书，包括专利申请书、专利许可协议、专利评估报告、专利侵权诉讼材料等，都须由法务人员进行审核。法务人员要完成该项事务，必须熟悉专利所指向的技术，这无疑对法务人员提出了很高的挑战。实践中，企业往往将专利的申请注册工作外包给专业的律师事务所或专利代理机构来完成。

商标法务，同样是法务部应深度参与的专业管理事项。商标涉及商标注册、商标异议、商标许可、商标侵权纠纷、驰名商标的认定与保护等事项。这些事项的具体操作，在企业部门分工中，往往是品牌部的职责。法务部主要承担其中的法律相关事宜。如商标许可活动中，由品牌部对商标许可使用的对象、被许可人的资质、许可时间、许可费用等进行确定之后，再由法务部根据这些商务条件拟定或修改商标许可合同，并指导品牌部对该合同依法进行备案。对合同的拟定和修改，其实质是对品牌部确定的商务边界条件的固化。它的前提当然是要理解这些商务条件，甚至是引导这些商务条件朝有利于企业规避风险的角度进行。

版权管理作为一项专门的法务工作，经常出现在提供设计服务的公司或以运营影视作品为核心业务的公司，以及计算机软件公司等类型的企业当中。从版权的产生确权、版权的登记、版权的许可、版权的维护、版权侵权纠纷的处理，都需要法务部参与，甚至是主导。在互联网新经济时代下，有关网络著作权的纠纷越来越多，这就要求法务人员不仅要熟悉著作权法律制度，而且要熟悉互联网、移动互联网的相关行为特征和法律规定。唯有如此，才能上升到管理层面，而不再拘泥于法律层面。

其他类别的知识产权，如商号权、商业秘密、域名权等，法务人员应根据该种知识产权的特性，结合企业业务部门的需求以及标杆企业的法务处理模式，拟定具体的针对性的法务管理方案。

总之，知识产权的法务管理策略，既要展现法务人员的法律专业，又要强调法务人员的管理意识，还要显示出内部法务人员相对于外部律师的独特优势。