论失效专利应用及侵权风险防范

文/李文江

论失效专利应用及侵权风险防范

文/李文江

专利保护期限的规定，使专利在保护期满或其他法定原因而进入公有领域，成为社会公众可自由使用的智力成果。截止2004年，世界上累计专利数量已达到6 000万件左右，但失效专利达到近3 000万件。面对仍然具有较高应用价值的失效专利，发达国家予以了极大的关注。据调查，依靠专利立国的日本，通过国际专利贸易和进一步利用失效专利，不仅缩短了近60%的研发时间，而且节约了80%的研发费用。与发达国家相比，我国对失效专利的再利用明显落后，意识不强，一定程度上造成了资源浪费。如何有效利用低成本的失效专利，对我国专利研发和技术更新都具有十分重要的现实意义。

一、失效专利的涵义

所谓失效专利，顾名思义就是失去“效力”的专利。但是，此失去的“效力”并非专利效力的全部，仅指法律效力。因此，失效专利的解释是专利法意义上的，笔者赞成从法律层面解释失效专利。

首先，有效的专利不仅具有知识产权共有的特征，而且具有法律性、技术性、市场性三大特性。那么，失效专利虽然失去了法律性，但并非丧失了专利的全部效用，其技术性和市场性依然存在。因此，部分学者认为，对失效专利的解释应该缩小范围，失效专利只是到期专利及放弃专利权的专利。

其次，从失效专利的英文表达方式看，查阅我国学者的文献，有三种表现形式：顾东蕾认为失效专利的英文是invalid patent；刘洪文献中失效专利的英文表达为disabled patent；还有一种英文表达方式expired patent。上述三种方式中，invalid，disabled是指无用，没有效用，无法使用等意思；expired是过期的意思，过期的专利只是失效专利的一种。可见，上述三种方式的表述都不准确。英国知识产权局网站上将失效专利表述为Patents Not in Force，即不受法律保护的专利。

由上分析可见，失效专利是基于该专利已经丧失专利权和申请权而言的，专利权人因为失去了垄断性权利，专利技术进入公共领域，成为公知技术。

二、失效专利产生的原因

要弄清失效专利是否存在应用价值及其价值大小，首先应该系统分析失效专利产生的原因。在此，笔者分析认为有以下四个方面的原因：

（一）专利保护期届满失效

给专利规定保护期限，是世界各国的共性规定，既体现了法律对专利保护的积极态度，又可以理解为法律对专利权作出了时间限制。我国《专利法》将发明、实用新型和外观设计三种专利的保护期限作出了区别性规定，即发明专利保护20年，实用新型和外观设计保护10年。该保护期就是专利权存在的有效期限，超出保护期，专利技术即进入公共领域，成为任何人都可以免费使用的社会资源。《专利法》第42条、第43条和第44条分别规定了专利权的保护期限和专利权在保护期限届满前终止的情形。2010年《专利法实施细则》第6条还提到了已失效专利的恢复制度，填补了《专利法》的立法疏漏。

（二）专利权人主动放弃专利权

据笔者研究，让专利权人主动放弃权利的情形有以下两种：

1.专利申请人放弃专利申请权

此情形依据专利申请案是否公开分为两个阶段：第一阶段，专利申请未公开之前申请人撤回申请，仅视为放弃申请权，因此不产生失效专利。第二阶段，专利申请被公开后申请人撤回了申请，因为申请内容被公开，拟申请的专利技术自然成为公知技术，因此，产生了失效“专利”。此“专利”虽然并不是真正意义上的专利，即没有被授予专利权，但是申请人也无法通过商业秘密进行保护。

2.专利权人放弃专利权。

此专利权的放弃划分为被动放弃和主动放弃两种形式：第一，被动放弃。一是因为缴纳专利年费是专利权人的法定义务，如不能按时足额缴纳就可能失去专利权；二是专利权因无人继承而被动放弃。专利权转移包括转让和继承两种方式，但部分专利无人继承，当然也就无人缴纳专利年费，此时该专利就沦为失效专利。第二，主动放弃，即专利权人以书面声明方式主动放弃专利权。主动放弃的理由，客观上是因为世界上技术发展日新月异，新的专利技术不断代替旧的专利技术。据资料显示，英国现有专利中，保护期限维持10年以上的不足一半，维持到届满者也不足18%；法国现有专利中，维持10年以上的仅25%，维持到届满者不足5%；德国专利的实际保护寿命，平均不足9年，维持届满者仅占4%。我国发明专利保护期限维持到届满的几乎没有。这些被放弃的专利就是失效专利。

（三）未在我国申请的国外专利

依据专利的地域性和《世界保护工业产权巴黎公约》，《专利法》属于本国法，在国外已经申请的专利，只有在我国成功申请才能受到我国的专利法保护。在国外享有专利权的专利权人，即使在我国申请专利，也需要在优先权期内进行，否则，也可能丧失在我国申请专利的机会，使国外的有效专利成为我国的失效专利。现实中，部分外国专利权人甚至跨国公司并没将在国外享有专利权的专利全部在我国申请，也就是说，我国企业免费使用外国专利成为可能。但值得强调的是，我国企业利用该专利生产的专利产品在本国销售没有问题，但如果出口到该专利权人享有专利权的国家，势必构成侵权。

（四）专利因被宣告无效而失效

为了消除问题专利，我国《专利法》规定了7项理由，任何人、任何时候都可以请求专利复审委员会宣告专利权无效。被宣告无效的专利，意味着自始都不存在，自然沦为失效专利。

此外，基于我国实施“及时公开和延迟审查”的专利审查原则，因此，一些专利申请出现已公开但未获授权。严格意义来讲，此类专利申请并应该视为失效专利，但是，被公开的非专利技术，类似于被无效的专利。对于此类技术，需要具体分析，一是属于存在技术缺陷的，应该分析缺陷原因，其应用价值或许存在局限性；二是如果因为申请文件本身问题致使申请失败，那么，该申请案可能存在较大的利用价值。

三、失效专利应用的价值和策略

通过分析失效专利产生的原因，我们知道这些专利虽然失去了法律保护，但仍然具有一定的应用价值，我国企业应珍惜并研究应用策略。

（一）失效专利的应用价值

首先，专利失效后，其核心技术进入公共领域。我国企业直接实施，不仅不会构成侵权，而且可以省去一大笔使用或转让费用。

其次，应用失效专利有利于了解行业技术动态。一般情况下，失效专利并非意味着专利技术处于落后状态，实际上看，失效专利仍然代表本行业技术的领先水平。因此，通过分析失效专利的技术特征、技术分布和专利产品的走向，有利于投资者作出科学的投资取舍。

其三，利用失效专利进行深度开发。分析、研究失效专利的一个重要目的就是对失效专利进行二次开发，有利于现有技术的升级换代。进一步说，部分失效专利的技术应用比较成熟，市场对专利产品的销售环境和消费者反馈情况也比较明朗，因此，有利于投资者充分利用失效专利技术，在较高的起点上开发出更实用、更具有前瞻性的技术方案。

其四，失效专利的价值不仅包括专利本身的应用，其价值评估结果也具有一定的借鉴意义。其已有的价值评估结果，不仅有利于确定相关专利的价值，而且对相关专利许可使用费、专利转让费及侵权赔偿数额的确定都具有重要的参考价值。

（二）失效专利实际应用的方法与策略

面对尚存在应用价值的失效专利，我国企业如何充分利用并挖掘其潜能，笔者认为，应该从4个方面研究应用方法和策略：

第一，如果未充分实施的专利沦为失效专利，这是我国可以直接实施的对象。一方面，全面分析失效专利技术所处的技术状态和市场周期，充分应用失效专利；另一方面，面对高于失效专利产品的新产品，企业可以依靠消费习惯和市场认可度，维持失效专利产品相对较高的市场占有率，例如失效的药品专利，虽然医药技术在不断的发展，但人的病痛并没有太多的改变，仍然可以通过使用药品失效专利产生经济利益。

第二，对于尚有技术潜能的失效专利，其应用价值更为可观。部分失效专利，或因暂时专利产品不被市场接受，或因国外专利失去了在我国申请的有利时机等，在我国市场尚有较大潜能，必然成为我国企业角逐的对象。如2003年，通用公司状曾起诉我国奇瑞公司汽车对其旗下SPARK汽车外观侵权，最后却因为原始车型是韩国现代公司的一款车型，而且该车型并没有在中国申请专利，那么对中国来讲就是失效专利，最后不了了之。

第三，为本企业产品升级换代提供技术依据。企业将与自身产品相关的失效专利产品进行分析，即使失效专利已经不具有继续实施的现实价值，但其技术特征仍然可以为企业技术革新提供技术依据，促进企业技术创新和产品升级换代。如荷兰飞利浦公司曾经申请了录音机系列的一些专利，但由于市场原因放弃了相关专利，从而成为了失效专利，但此后日本将其失效专利产品进行技术改善，不仅申请了新的专利，而且研制并推出了适销对路的专利产品。

第四，解决了从属专利的麻烦。我国《专利法》第50条规定，如果一项专利的实施有赖于他专利的实施，而且此项专利的实施比所赖专利具有显著经济意义的，可以请求强制许可。所赖于实施的专利称为从属专利。如果通过检索发现从属专利已经属于失效专利，那么，专利权人不仅免去了请求专利强制许可的麻烦，而且节约了许可使用费用。

四、获取失效专利的途径

便查询。

以上3个途径都是通过网络数据库获得失效专利及其法律状态，但是，如果我国的企业真的选准了失效专利，在实施之前，仍然需要进一步核实该专利的真实法律状态，确保不存在侵权风险。

五、应用失效专利的风险及防范

面对全球庞大的专利信息，如何查询失效专利的具体情况。笔者据考察认为，主要有3个途径：

（一）通过官方网络数据库获得失效专利

通过此途径查询有三步：第一步，查询对应专利。我们可以选择世界知识产权组织或主要国家的专利数据库及网络检索入口进行查询，因为这些官方网站及检索主页均面向社会公开。依据查询主题，通过相应的检索方法，得到检索结果。第二步，依据检索结果，判断专利的法律状态，即判断所检索的专利是否为失效专利。一般欧洲专利局数据库中的专利有以下几种法律状态标示中一种的，即为失效专利：Withdrawn，Deemed withdrawn，Refused，Terminated，Before grant，Ceased，Expired，Revoked，Surren⁃dered。其法律状态可以在页面上INPADOCLegal status中获取。第三步，补充检索，即因部分国家的专利信息不能直接获得，需要进行二次检索或多次检索，就需要通过这些国家知识产权网站的法律检索入口再次检索对应专利，获得其法律状态，比如我国和德国，通过国家公布的链接页面，检索其法律状态，即可判断其是否为失效专利。

（二）通过专业专利软件获得失效专利

专利信息量大，应用需求量也大，客观上需要建立专利软件，专门服务专利需求者查询专利信息。专业的专利软件，不仅直接提供了专利检索和专利分析的路径，而且可以帮助企业判断专利检索结果的法律状态。目前国内外有大量的专利软件可供大家选择，如国内东方灵盾中外专利检索及分析平台、中国知识产权网、中国知识产权出版社专利信息分析系统、台湾连颖科技股份有限公司的系统等；国外的汤姆森、Aurekr、Delphion和Vivisino等。

（三）其他获得失效专利的方式

我国企业查询并获得失效专利，除了上述两种渠道，还可以通过我国的《专利公报》，尤其是国家知识产权局自1985年以来建设的《中国失效专利光盘数据库》和中国专利发展公司出版的《中国失效专利说明书全文》光盘版等查询。世界上部分国家也非常重视失效专利的查询和利用，如英国和欧洲专利局也都建立了失效专利数据库，方

（一）失效专利应用中存在的侵权风险

被确认为失效的专利是不受法律保护的，但是失效专利在制度上、时间上仍然存在不确定性。因此，失效专利应用中可能存在侵权风险。

1．制度上的不确定性可能造成的侵权风险

首先，因为侵权而失效的专利。我国专利法规定，对实用新型和外观设计专利申请只作形式审查，不作实质审查，因此，此两类专利失效的原因大多是因为与在先权利相冲突，那么，如果应用失效专利就势必侵犯在先权利。

其次，我国专利法规定了禁止重复授权原则，允许就同样的发明既申请发明专利又申请实用新型专利，先获得实用新型专利，等发明专利审查通过后，专利权人必须书面申明放弃实用新型专利。此情此景，实用新型专利就成为失效专利。此专利形式上看是失效专利，实质上是被另一有效专利所取代，并非真正意义上的失效专利，那么，此失效专利被应用必然侵犯专利权。

其三，我国专利法规定了专利无效宣告制度，其宣告和维持的过程旷日持久，专利是否真正无效需要经过专利复审委员会、知识产权法院多次判定。如果依据其中某一个环节的判断结果就视为失效专利使用，也可能造成专利侵权。

其四，在已失效专利的恢复制度上，一些国家的规定与我国存在差异。一是权利恢复的理由。美国《专利法》第137条明确规定，专利权恢复有“不可避免的”和“非故意的”两个理由。同时满足即符合恢复条件。英国《专利法》第28条第3款（b）1中规定，专利权恢复的条件是当事人“非故意”延误期限。我国《专利法实施细则》第6条第1款的规定，既存在对对已失效专利的恢复的事由规定不明，又对申请恢复已失效专利的主体范围规定不明，仅以“当事人”的称谓统而概之，缺乏可操作性，不利于保护当事人的权益。二是关于专利权恢复的主体，英国《专利法》第28条第2款和印度《专利法》第60条均赋予权利共有人之一办理专利权利恢复的权利。我国《专利法实施细则》第119条的规定始终未提及专利权利共有人是否可以办理权利恢复手续。

2．使用失效的改进专利可能出现的侵权风险

对于可申请专利的发明而言，既包括基础发明，又包括改进发明。如果改进发明是以现有的有效专利为基础，那么，该改进发明专利的实施必然受到基础发明专利的制约。一旦改进发明专利失效，其使用同样受到基础发明专利的制约。如果使用该失效专利，就会产生侵权风险。

3．使用专利组合中的失效专利可能出现的侵权风险

专利申请人在申请专利时，为了切实保护专利技术，通常既就整体专利技术方案申请专利，又将专利产品的各部件申请若干专利，作为核心专利的防御专利。核心专利被实施后，部分专利权人会放弃对防御专利的维护，使其沦为失效专利。但是，对此失效专利的应用，有可能构成对核心专利的等同侵权。

4．专利保护期限的不确定性可能造成侵权风险

世界各国的专利制度虽然规定了专利保护期限，但部分国家为了保护专利权人利益，又规定允许对特殊专利延期保护，如美国在药品等专利的保护中，对补偿专利申请时行政审批的期限进行了规定，首先，1984年颁布并实施《药品价格竞争和专利期限补偿法》，其第二篇中规定，基于人用药品、医疗器械、食品等专利产品的生产需要经过政府审批或许可，而政府审批需要一定的时间，因此，作出延长了该类特殊专利的保护期限。其次，在1988年，颁布《动物仿造药和专利期限补偿法》。该法将专利期限补偿规定扩展到动物药品领域。其三，1995年6月8日《乌拉圭回合协议法》正式生效，虽然使美国专利寿命的规定有所变革，但是对于寻求上市许可的医药专利产品，专利期限补偿制度并未从本质上改变，一项专利最多可以延长保护5年。其四，美国确立了专利期限补偿制度的执法主体。

美国的专利期限补偿制度的执法主体有两个：美国食品和药品监督管理局（FDA），美国专利与商标局。前者负责判定法定产品的专利期限补偿资格，后者负责确定专利补偿的期限。经FDA资格审核，提交美国专利与商标局。

具体到应用外国专利，我国企业必须重视其法律对专利保护期限补偿制度的规定，如果法定保护期限届满，且不存在延长专利寿命，可以直接作为失效专利加以应用。但是，只要存在期限补偿制度保护，即使法定保护期满届满，如视为失效专利应用，就可能与保护期延长的规定相抵触，构成专利侵权。

（二）失效专利应用中侵权风险的防范

针对上述失效专利的侵权风险，如何防范成为摆在我国企业面前的严峻问题。笔者建议，应用企业扩大检索范围，准确确定失效专利的法律状态。

第一，扩大对失效专利的主体进行检索。为防止同一发明人就同一发明在不同国家、不同专利类型申请专利，为防止专利转化保护可能出现的侵权风险，意欲应用失效专利的企业，不仅要检索失效专利，而且要检索失效专利发明人和申请人所拥有的专利情况。

第二，扩大对失效专利的客体进行检索。为防止出现对失效专利相近技术主题有效性的侵犯，建议在应用失效专利之前，扩大对其相近主题专利的检索。

第三，扩大对失效专利所属的技术领域进行检索。专利所属技术领域及其情况是专利申请文件的重要内容，因此，在查询失效专利时，对其所属技术领域进行检索，不仅有利于准确判断失效专利的保护状况，而且有助于依据相关技术领域的发展情况，更好地开发和实施失效专利。

第四，扩大对国外专利制度及其实施情况的检索。使用国外失效专利，除了要注重专利本身的检索外，还必须关注相关国家专利制度关于失效专利保护的例外情形，如应用美国失效专利就需要考察失效专利是否存在延期保护的动向，以免出现专利侵权。

六、结语

2016年11月4日，《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》出台，其中：“第九条为：加大知识产权保护力度。加大知识产权侵权行为惩治力度，提高知识产权侵权法定赔偿上限，探索建立对专利权、著作权等知识产权侵权惩罚性赔偿制度……将知识产权保护和运用相结合，加强机制和平台建设，加快知识产权转移转化。”专利权的应用固然重要，但毕竟程序复杂、许可使用费较高，对于中小企业而言并非易事。对于失效专利的应用就成为中小科技型企业利用外智的重要选择。从本文论述可见，随着全社会创新意识的迅速提高，失效专利的概念和价值逐渐被我国企业尤其中小型企业所理解和接受。对于失效专利的再利用，或采取拿来主义的方式，或采取二次开发的策略，除此之外，失效专利还可以给研发人员带来灵感，促进新的技术方案的形成。然而，面对国家加大知识产权保护力度，应用失效专利又必须分析其法律状态，分析可能存在的风险点，以保障失效专利的正常应用。

本文系2015河南省软科学项目（152400410074）、2014河南工业大学人文社会科学创新人才培育项目（2014SKJJ04）的阶段性成果。

（作者单位：河南工业大学法学院）