商标先用权法律问题浅析

2017-01-26徐小凤

职工法律天地 2017年14期

关键词：权人商标注册商标法

徐小凤

（200042 华东政法大学上海）

商标先用权法律问题浅析

徐小凤

（200042 华东政法大学上海）

2013年新《商标法》第59条第三款规定引入了商标先用制度，该制度是对注册商标专用权的限制，缓和了商标先用权人与商标注册人之间的利益冲突。本文主要从以下几个方面进行分析：一是通过具体案例与学术界的理论引出商标先用权的必要性；二是分析商标先用权的性质；三是说明商标先用权的构成要件；四是就商标先用权的限制要件予以论述。由于新《商标法》对先用权规定比较原则化，且当前司法实践中可供参考的案例也比较少，商标先用权制度的适用还需继续予以探讨、归纳、总结。

商标先用权；商标先用权性质；构成要件；限制要件

一、商标先用权的提出

我国是商标取得登记注册制国家，就未注册商标一直缺乏全面的保护。如何解决商标先用权人与商标注册人之间的利益冲突，成为理论与实践中不得不考虑的问题。

举个案例，狗不理集团于1994年注册了“狗不理”文字商标，核定服务项目为第42类，包括餐馆、快餐馆、自动餐馆、备办宴席。1999年该商标被认定为驰名商标。天丰园饭店自1973年开业以来，主营猪肉灌汤蒸包，并于1986年增加“狗不理猪肉灌汤包”等经营项目，还曾被评为济南名优小吃，且经营至今，畅销不衰。天丰园饭店一直在其门口悬挂经营“狗不理猪肉灌汤包”的牌匾、“狗不理”黑色牌匾。2006年狗不理集团提起诉讼，认为天丰园饭店行为侵犯其“狗不理”注册商标专用权。本案经最高院再审后，最高院裁定驳回狗不理集团的再审申请，判定天丰园饭店可保留“狗不理猪肉灌汤包”这一菜品名称，但根据公平原则，天丰园饭店不得做其他扩张性使用。[1]该案是一起典型的商标先用权人与商标注册人就注册商标的使用发生冲突的案件，通过该案可以看出，在新《商标法》实施之前，司法实践中已有对商标先用权人的利益有条件的予以保护的尝试。

与此同时,国内法学家也对商标先用权设立的必要性也有诸多理论研究，王连峰教授在其文章中曾指出有必要设立先用权制度，以妥善解决在先使用商标与在后注册商标之间的冲突，强调了“对善意在先使用商标的保护有其正当性”，并充分论述了保护商标先用权的必要性与迫切性。

基于理论上的探讨，司法实践的尝试及现实需求，2013年新《商标法》首次确认了商标先用权制度，进一步完善了对未注册商标的保护。根据新《商标法》第59条第三款规定，即使商标注册人取得商标注册专有权,但在其申请注册前商标已经被使用的，该商标使用人可在原有范围内继续使用。

二、商标先用权的性质

关于商标先用权的性质，理论界有不同的认知。有学者认为商标在先使用既不能产生权利，也不能产生与已注册商标相对抗的效力[2]。也有观点认为商标先用权是一种民事权利，商标先使用人对其使用的商标可以行使占有权，但他不可能像物权一样采用实际控制标的物的方式直接支配该商标，而是通过法律赋予使用人权利来禁止他人侵犯该权利[3]。还有学者认为先用权就是为了保护已形成的商业信誉而排除商标权人的禁止权，不同于商标权那种物权式的权利[4]。纵观当前的“无权说”、“单独民事权利说”、“禁止权说”等观点，本文认为商标先用权为一种抗辩权，是先用权人对抗商标注册人禁止权的一个手段，不具有积极的排他效力。新《商标法》第59条第三款规定“注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标”，该规定不是直接赋予商标先用权人某种具体权利，而是从限制商标注册人角度出发，弥补商标登记注册制度不足而采取的措施，目的是为了平衡商标注册人与商标先用权人的利益。虽然该条款规定了先用权人可以在原有范围内继续使用该商标，但该“继续使用”并非一项独立的民事权利，而仅仅是在继续使用过程中，持续拥有不侵权的抗辩权而已。

三、商标先用权的构成要件

根据新《商标法》的规定，商标先用权的构成要件包括以下三个方面：

（一）在先使用

在他人申请注册商标以前，先用权人已经使用了该商标，这是构成商标先用权的首要条件。先用事实是商标在先权保护的基础，商标在先使用应是承载该商标的商品或服务在市场经济环境中投放、流通并实际使用，并在该过程中产生了商标识别功能。由此可见，在先使用应该是具体的、有实际内容的,若仅是在互联网或新闻媒体等平台进行宣传但没有销售行为则不能视为有在先使用的事实。

（二）在相同或相似产品或服务上，使用与注册商标相同或相似的商标

商标先用权产生的前提为先用权人在相同或相似的产品或服务上，使用了与注册商标相同或近似的商标，如何判断产品或服务的相同或类似、商标的相同或近似十分重要。《商标注册用商品和服务国际分类表》和《类似商品和服务区分表》可以作为判断商品或服务相同或类似的依据之一。新《商标法》并未明确规定商品或服务相同或类似的判断标准与依据，我们应从相关公众的一般认知的视角出发，通过对比商品的种类、性能用途、生产部门、销售渠道、使用方法、消费对象、营销方式等方面予以判断，或者从相关公众的一般认识出发认为存在特定联系、并且容易造成消费者混淆，则为相同或相似。而判断商标的相同或近似，则要从商标构成的局部、整体进行一一对比、分析，从商标所使用的方式等方面综合判断。

（三）在先使用商标具有一定的影响力

新《商标法》要求在先使用商标应具有一定影响，即已经具备一定市场知名度，商标知名度的判断应结合相关公众的认知、使用的时间和地域范围、广告宣传的程度和地域范围等因素。关于在先使用商标具有一定影响力的认定标准，学术界认知的宽严程度有所不一，康定山曾论述“商标一经产生和使用在卖出的商品上就具有了市场知名度”，且只要买受者超过三人以上便是为公众所知悉。[5]而张玉敏在《在先使用商标的保护》中则认为认定驰名商标的参考因素原则上可以用于认定有一定影响的商标[6]。本文认为关于商标影响力的认定，不应该也无法用一刀切的标准去衡量，在司法实践中，亦不能绝对追求“影响力”、“知名度”，而应该根据个案情况，具体情况具体分析，不能让未注册商标的保护空间被挤压，从而使新《商标法》第59条失去立法意义。而具体如何认定则赋予了法官较大的自由裁量权。

四、商标先用权的限制要件

新《商标法》规定了商标先用权人两方面的限制，即应在原使用范围内继续使用及附加适当区别标识。

日本商标法规定，在先使用人应继续于该商品或服务上使用商标，且就该商品或服务享有使用该商标的权利，因此原使用范围首先应限定为“原有商品或服务类别”，商标在先用权人不得在后续使用中进行商品或服务内容的扩张，包括类似的商品或服务也属于超出了“原有范围”的限制。另一方面，原有范围应限定为“原有地域范围”。从我国司法实践看，法院在判决中也会要求商标先使用人不得超出原使用的地域范围使用商标。在蒋某友与南京某饮食有限公司、南京某餐饮有限公司、南京某锅贴有限公司侵害注册商标专用权纠纷案中，江苏省高级人民法院判决“先使用人使用服务商标应该在原有服务地址”[7]。但随着市场经济发展的多样化，“原有地区范围”是否包括商业自然扩展区域，电子商务、互联网经营等涉及的地域范围没有固定性，这些都为司法实践中对“原有地域范围”的判断造成难点。

新《商标法》立法目的是防止可能发生的商品或服务混淆。当先用权人使用商标与注册商标权人使用商标发生混淆，进而误导消费者对商品的选择时，注册商标权人可以要求先用权人附加适当标识，以起到区分作用。“在商品或服务之上附加一些标识，使在先使用商标与注册商标不发生混淆，这本是商标先使用权行使的条件之一—非混淆性使用，而不是商标先使用权人能够扩大生产规模和经营范围的理由”[8]。本文亦认为这是附加适当标识的意义所在。