技术问题包括多个特性时创造性的争辩

2017-01-22王未东

专利代理 2017年4期

王未东

一、引言

《专利审查指南》（2010版）规定了发明创造性的显而易见性判断的“三步法”：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。相对于预料不到的技术效果等创造性判断的辅助考虑因素，显而易见性的判断具有更为严谨、明确的逻辑推理过程，因此在专利审查实践中被普遍采纳。其中，技术问题的确定是判断显而易见性的基础，它指导着本领域技术人员努力的方向，对创造性的判断起到了至关重要的作用。

在基于最接近的现有技术确定技术问题时，所确定的技术问题有时会包括多个特性。例如，该发明与对比文件1（最接近的现有技术）的区别特征为A，其要解决的技术问题包括改善a和b两个特性（当然，还可能包括更多的特性，为简化起见，仅以包括两个特性的情况为例）。从笔者代理过的案件来看，除了认定该区别特征为公知常识的情况外，审查员一般会引用对比文件1中公开了该区别特征的其他部分或者对比文件2，如果其中仅记载有其中一种特性，例如特性a，审查员经常会推定，本领域技术人员在面临改善特性a时，有动机将对比文件1其他部分或对比文件2与对比文件1结合，至于特性b，是在改善了特性a的同时自然带来的（或必然具有的）。针对这种情况，笔者总结了一般的答复思路，并结合复审案例进行了剖析，进而提出了相应的应对策略。

二、一般答复思路探讨

在实践中应对上述问题时，有两种答复思路可供参考。

思路1：越过显而易见性的判断，直接争辩上述特性b所对应的技术效果是预料不到的技术效果。

思路2：将预料不到的技术效果（特性b）融入到发明实际要解决的技术问题当中，进而蕴含于非显而易见性的判断过程中。

如上所述，相对于预料不到的技术效果等创造性判断的辅助考虑因素，显而易见性的判断具有更为严谨、明确的逻辑推理过程，因此在专利审查实践中被普遍采纳。

进而，在专利审查实践中，一般认为，预料不到的技术效果应当被融入非显而易见性的判断过程中，而不应当被作为创造性判断的单独因素。例如，“是否产生预料不到的技术效果不应当是创造性判断的单独因素，而应通过发明实际解决的技术问题和技术启示的确定，蕴含于非显而易见性的判断过程中，或在非显而易见性的初步判断后，用做衡量发明人所作出的技术贡献与其获得的保护是否相称的辅助考虑因素”，①马文霞. "预料不到的技术效果"在创造性判断中的考量——专利法热点问题专家谈（三）［EB/OL］. （2014-08-06）. http：//www.sipo-reexam.gov.cn/alzx/scrdzjt/19915.htm.“单独出现的是否产生‘预料不到的技术效果’并不构成创造性判断的完整方法，但可以作为重要因素嵌入于非显而易见性的判断过程中；或者在非显而易见性的判断后，对于显而易见性判断结论是否客观进行检验”。②李越，等.预料不到的技术效果与专利创造性评判［EB/OL］. （2015-10-15）. http：//www.sipo-reexam.gov.cn/alzx/scrdzjt/19927.htm.

虽然在实践中也有采取上述思路1进行判断的个案，③参见北京市高级人民法院（2013）高行终字第1754号判决书。但很显然，采用上述思路2进行争辩更易于被审查员接受。下面，本文通过一个复审案例对上述思路2进行展开说明。

三、案例介绍和浅析

该申请涉及光半导体元件封装用热固性树脂组合物及其固化材料，以及利用其获得的光半导体装置。④参见国家知识产权局专利复审委员会第110553号复审请求决定。

该申请权利要求1要求保护一种光半导体元件封装用热固性树脂组合物，其包含：（A）由通式（1）表示的含环氧基的硅氧烷化合物，（B）酸酐固化剂，（C）可热缩合的有机硅氧烷及（D）固化促进剂。

驳回决定、复审请求书、前置审查意见书和复审通知书均认为，该申请权利要求1与对比文件1的区别特征在于：权利要求1还包括成分（C）可热缩合的有机硅氧烷。

复审请求书争辩：（1）该申请相比于对比文件1实际要解决的技术问题是提高光半导体元件封装用热固性树脂组合物的耐光性和耐热性。而对比文件1已经明确教导了其组合物的固化产物显示出优异的耐龟裂性能和优异的耐光性，所以对比文件1没有提出提高耐光性问题的技术需求。（2）对比文件2要解决的是由脂环族环氧树脂所带来的对短波长光的耐光性不能令人满意，而对该环氧树脂改性则导致低应力性能降低的问题，实施例表明技术效果是由具体的A、B、C三种成分组合使用带来的，没有教导当具体的环氧树脂被改换成如该申请权利要求1中的成分（A）时，所得技术方案还能否实现其期望的技术效果，即对比文件2没有给出针对含环氧基的硅氧烷化合物提高耐光性的启示。（3）该申请说明书的实施例证实了权利要求1的技术方案给该申请带来了显著有益的技术效果：高的透光率且透明性优异，高的挠曲模量和挠曲强度及大的挠度且因此强度优异，并且还显示长的耐光性寿命且因此耐光性优异。

驳回决定、前置审查意见书和复审通知书均认为，基于上述区别特征确定权利要求1相对于对比文件1实际解决的技术问题是：提高组合物的耐光性。对于该区别特征，对比文件2给出了具有特定结构的硅氧烷组分（C）能够与对比文件2的环氧树脂具有良好相容性的启示，本领域技术人员能够预期硅氧烷组分（C）与该申请和对比文件1中的具有硅氧烷结构的环氧树脂同样能够相容，所以本领域技术人员为了提高组合物的耐光性，有动机向其中加入对比文件2公开的具有特定结构的聚硅氧烷树脂。

其中，复审通知书对此意见具体如下：（1）虽然在对比文件1说明书中描述了所述组合物具有优异的耐龟裂性能和优异的耐光性，然而不同光半导体装置对密封材料的耐光性要求是不同的，综合分析该申请说明书和对比文件1的记载（具体分析过程略）可知，本领域技术人员有动机进一步提高密封材料的耐光性。（2）首先，对比文件2并未提及是针对由脂环族环氧树脂所带来的问题；其次，对比文件2指出，组分A对环氧树脂并没有特别的限制，可以是通常已知的环氧树脂，而在这些环氧树脂中，基于透明性和变色性考虑，优选使用具有结构式（a）和（b）的脂环族环氧树脂，而该申请权利要求1和对比文件1中的含环氧基的硅氧烷化合物同样属于环氧树脂；再次，对比文件2公开了包含特定聚硅氧烷树脂的环氧组合物具有优异耐光性的原因在于“特定聚硅氧烷树脂能够相容于体系中”，而对比文件1的含环氧基的硅氧烷化合物与对比文件2优选的环氧树脂结构式（a）同样含有异氰脲酸缩水甘油酯结构，二者结构相近，本领域技术人员可以预期具有特定结构的硅氧烷组分（C）能够与具有硅氧烷结构的环氧树脂相容，所以本领域技术人员在面对提高组合物耐光性的技术问题时，有动机将对比文件2与对比文件1相结合。（3）对于该申请技术方案带来的技术效果，实施例与比较例的透光率、挠曲模量、挠曲强度、挠度范围重叠（具体对比过程略），该申请实施例相对于未加入组分（C）的比较例而言，并未在整体上达到复审请求人所声称的高的透光率、高的挠曲模量和挠曲强度及大的挠度且因此强度优异的技术效果。也就是说，该申请与对比文件1在透光率、挠曲模量、挠曲强度、挠度方面效果相当。对于耐光性，对比文件2给出了使用特定硅氧烷可以提高环氧树脂组合物耐光性的技术启示，所以本领域技术人员能够预期对比文件1和2结合后同样具有改善组合物耐光性的技术效果，其并非预料不到的技术效果。

针对上述复审通知书，复审请求人进一步限定了权利要求1中组分（C）的组成单元（具体单元结构略）。并主张：（1）比较例1与实施例1、2、4之间，比较例2与实施例3之间，比较例3与实施例5～7之间的区别仅在于不含有成分（C），结果显示比较例显示出更大的挠度和更短的耐光性寿命，该申请中成分（C）带来了挠度更小、耐光性寿命更长的有益技术效果。对比文件2虽然提及成分（C）可以提高环氧树脂组合物的耐光性，但没有教导或暗示环氧树脂组合物的挠度，更没有教导或暗示环氧树脂组合物的挠度与使用成分（C）之间的关系，所以当本领域技术人员在面对获得具有小的挠度的环氧树脂组合物的技术问题时，不能从对比文件2得到启示。（2）对比文件1和2没有公开对构成单元具体限定后的成分（C），根据该申请说明书的记载具体限定后的成分（C）能够赋予（保持）固化材料适度的硬度和适当的弹性模量的效果……（此处省略的部分为复审请求人坚持的在复审请求书中陈述的理由）。

合议组考察了该申请声称要解决的技术问题，即提高热固性树脂组合物的耐光性、耐热性和耐回流破裂性。进而，合议组通过详细分析该申请的实施例和比较例，对上述特性分别进行了考察，具体如下：

（1）组分（A）的存在为组合物提供了良好的耐回流破裂性，而对比文件1已经公开了该申请组分（A）含有环氧基的有机聚硅氧烷组分，预期对比文件1也具有与该申请相当的耐回流破裂性，即该申请声称的改善耐回流破裂性的技术问题已被对比文件1所解决。

（2）实施例的玻璃化转变温度和热膨胀系数并未在整体上优于比较例，而玻璃化转变温度和热膨胀系数对应于组合物的耐热性能，即未使用组分（C）的对比例具有与该申请组合物相当的耐热性，也就是说，权利要求1与对比文件1的区别特征组分（C）可热缩合的有机硅氧烷并未起到改善耐热性的作用。

（3）实施例和比较例显示，使用了组分（C）的树脂组合物同时具有更好的耐光性寿命和小的挠度，即组分（C）在该申请中所起作用为提高组合物的耐光性寿命同时保持小的挠度。

基于上述区别特征在该申请中的作用，合议组确定，权利要求1相对于对比文件1实际解决的技术问题是：提高组合物耐光性的同时保持小的挠度。

对比文件2的目的在于“提供一种用于封装光学半导体元件的环氧树脂组合物，所述组合物相对于线性膨胀系数增加产生的机械应力，具有优异的应力松弛性能，特别地，对短波长的光具有优异的耐光性，以及使用该环氧树脂组合物的具有高可靠性的光学半导体器件”。虽然对比文件2给出了加入具有特定结构的聚硅氧烷树脂可以提高光半导体元件封装用热固性树脂组合物耐光性的技术信息，但未涉及环氧树脂组合物的挠度，也没有给出环氧树脂组合物的挠度与特定结构的聚硅氧烷树脂成分（C）之间的关系。当本领域技术人员出于提高树脂组合物耐光性的目的，在对比文件1基础上，添加对比文件2公开的硅氧烷组分（C）时，由于耐光性属于材料的物化性质，挠度属于材料的机械性质，二者之间并无直接关联，因此，本领域技术人员不能预期加入硅氧烷组分（C）时，在改善了树脂组合物耐光性的同时，还能降低树脂组合物的挠度，使其在作为光半导体封装材料时表现出更稳定的机械性质，也没有证据表明其属于本领域的公知常识，其属于本领域技术人员基于现有技术难以预料到的技术效果。也就是说，本领域技术人员在对比文件1和对比文件2基础上得到权利要求1的技术方案并非是显而易见的。同时，该申请的实验数据也验证了权利要求1限定的树脂组合物具有改善耐光性的同时降低挠度的有益技术效果。因此，权利要求1相对于对比文件1和对比文件2具有突出的实质性特点和显著的进步，符合《专利法》第22条第3款有关创造性的规定。

在该案中，合议组采用“三步法”，通过全面分析该申请说明书（尤其是实施例和比较例），基于区别特征，将技术问题确定为提高组合物耐光性的同时保持小的挠度，进而将挠度作为预料不到的技术效果，融入到非显而易见性的判断中，思路清晰、逻辑严密，为此类案件的答复提供了明确的争辩思路。

四、讨论及建议

如上所述，技术问题的确定对于显而易见性的判断非常关键。《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1节（2）规定：“发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。审查过程中，由于审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术，因此，基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题，可能不同于说明书中所描述的技术问题；在这种情况下，应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。……作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。”

因此，在多数情况下，发明实际解决的技术问题往往不同于说明书中记载的技术问题。在这种情况下，重新确定发明实际要解决的技术问题时，需要准确确定效果差异与区别特征之间的逻辑关系，例如，说明书记载的技术效果与区别特征之间是否存在因果关系。

另外，在确定实际解决的技术问题时，需要注意有一些技术效果是隐含在实验数据之中的，有时实施例和对比例的差异正是这些区别特征之所在，这些实验数据就成为确定实际解决的技术问题最客观、最直接的证据。因此，在运用“三步法”的过程中，需要对实验数据进行完整的分析整理和细致的归纳分析，从而正确地确定发明实际解决的技术问题。

再者，在实践当中还存在一种情况，即特性a和特性b之间存在直接关联。这种情况下，站位本领域技术人员的角度，即使对比文件1的其他部分或者对比文件2中仅记载有特性a而没有涉及特性b，特性b所对应的技术效果也不会被认定为预料不到的技术效果。相应地，该技术方案也会被认为是显而易见的。对此，可以考虑针对特性b补充实验数据，即在平行的实验条件下证明由区别特征带来了与特性b相关的预料不到的技术效果；进而，再按照上述步骤论述非显而易见性。此外，应当注意，通过在具体技术方案之间进行对比实验，意图证明的是由区别特征的引入带来的技术效果，而权利要求以及现有技术的技术方案则很有可能经过概括，并非具体技术方案，从而，首先要求用以对比的具体实验对象应具有代表性，通过二者的对比应该能够体现争议专利与现有技术之间的效果差异；并且，实验方法的设计要能够体现上述效果的差异是需要考察的因素带来的结果，要尽可能排除非考察因素对结果的影响。

最后，一般来说，对于特性a和特性b之间是否存在直接的关联，应当由提出主张的一方承担举证责任。但如果审查员认定特性a和特性b之间存在直接的关联，仅断言性地反驳实际上效果并不好，如果申请人（专利权人）在反驳的同时主动充分说明各特性之间没有直接关联，必要时，提供现有技术中的公知常识性证据进行证明，则会有相当的说服力。例如，在一份复审决定中，复审请求人详细陈述了应力缓和与抗冲击性是不同的特性，且它们之间不存在直接关联，并且提供了多份现有技术进行证明，由此使合议组形成了初步的内心确信，甚至于合议组还主动引用了多份公知常识性证据来证明，应力缓和与抗冲击性分别反映了基体抵抗来自内部以及外部不同种类作用力的性质；虽然二者都可以通过调节基体的韧性以达到对作用力的吸收，然而应力缓和与抗冲击性的机理并不相同，均含有不同的多种改性手段，检测方法也并不相同，因而不能将应力缓和与抗冲击性完全等价，也就是说，这二者之间不存在直接关联。⑤