从“一种全保护无人机”无效案看专利复审委员会对优先权的核实

陈华成 刘 倜 金光华

一、引 言

对于一件专利申请而言，优先权是非常重要的一项权利。一件专利申请能否享有优先权可能会对其新颖性和创造性判断有很大的影响。在实审过程中进行新颖性和创造性的审查时，当检索到PX、PY、PE类文件时，实审审查员会核实优先权。然而，在无效宣告请求审查过程中，核实优先权的情况并不常见。

下面笔者结合“一种全保护无人机”无效宣告请求案件（案件编号5W111384）的审查过程，与大家交流一下在无效案件中对优先权的核实。

二、相关法律规定

关于优先权，《专利法》第29条规定：申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起12个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起6个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

在《专利审查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6节规定了有关优先权核实的相关要求，具体而言：

“当检索得到的所有对比文件的公开日都早于申请人所要求的优先权日时，不必核实优先权。出现下列情形之一时，需要核实优先权：

（1）对比文件公开了与申请的主题相同或密切相关的内容，而且对比文件的公开日在申请日和所要求的优先权日之间，即该对比文件构成PX或PY类文件；

（2）任何单位或者个人在专利局的申请所公开的内容与申请的全部主题相同，或者与部分主题相同，前者的申请日在后者的申请日和所要求的优先权日之间，而前者的公布或公告日在后者的申请日或申请日之后，即任何单位或者个人在专利局的申请构成PE类文件；

（3）任何单位或者个人在专利局的申请所公开的内容与申请的全部主题相同，或者与部分主题相同，前者所要求的优先权日在后者的申请日和所要求的优先权日之间，而前者的公布或公告日在后者的申请日或申请日之后，即任何单位或者个人在专利局的申请构成PE类文件。”

“审查员应当在初步审查部门审查的基础上核实：

（1）作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题；

（2）该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请；

（3）在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起12个月内。

进行上述第（1）项核实，即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中。为此，审查员应当把在先申请作为一个整体进行分析研究，只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案，就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。审查员不得以在先申请的权利要求书中没有包含该技术方案为理由，而拒绝给予优先权。”①中华人民共和国国家知识产权局. 专利审查指南2010 [M]. 北京. 知识产权出版社，2010.

三、“一种全保护无人机”无效案件的案情简介

“一种全保护无人机”是专利权人北京零零无限科技有限公司的实用新型专利，其申请日为2015年8月31日、申请号为201520667976.4、授权公告日为2016年3月30日、授权公告号为CN205113731U。该申请要求了申请日为2015年1月4日、申请号为62/099512的美国临时申请的优先权。

该实用新型专利于2016年11月1日被提出无效宣告请求（案件编号5W111384），审查员在该无效案件的审理过程中，对优先权进行了核实。

具体案情如下：

（1）无效请求人邓蕴弘于2016年11月1日向专利复审委员会对该实用新型专利提出了无效宣告请求，其理由包括：涉案专利权利要求1不符合《专利法》第22条第2款的规定；涉案专利权利要求1～10不符合《专利法》第22条第3款的规定等。

无效请求人提交了8项证据，其中包括：

证据6：授权公告日为2015年7月29日，授权公告号为CN204502398U的中国实用新型专利的复印件。

证据8：申请公布日为2015年7月1日，申请公布号CN104743104A的中国发明专利申请的复印件。

此外，无效请求人认为由于涉案专利所要求的优先权申请未获公开，请求人无法确定涉案专利的各项权利要求是否均有效享有优先权，因此请专利复审委员会进行核实。

（2）专利权人于2016年12月29日提交意见陈述书。在意见陈述书中，专利权人指出：

证据6的公开日期为2015年7月9日，证据8的公开日期为2015年7月1日，均晚于该实用新型专利的优先权日2015年1月4日。因此，证据6和证据8不能用于评价该实用新型专利的创造性。

（3）2017年1月9日，合议组将专利权人提交的意见陈述书以及所附附件的副本转送给无效请求人，并要求其在指定期限内答复。

（4）2017年2月10日，请求人提交“意见陈述书”，并随“意见陈述书”提交如下附件：

证据9：编号为PCT/CN2015/099339的优先权副本的复印件。

证据10：针对申请号为201510547151.3的专利申请的“第一次审查意见通知书”的复印件。

在上述“意见陈述书”中，请求人认为：请求人提交证据9用于证明涉案专利的优先权不能成立。申请号为201510547151.3的专利申请为专利权人在涉案专利申请日同日提出的与涉案专利相同的发明专利申请，国家知识产权局己经针对上述发明专利申请发出“第一次审查意见通知书”（即证据10），认定该发明专利申请不享有优先权。

（5）2017年2月24日，请求人提交了编号为PCT/CN2015/099339的优先权副本的中文译文。

（6）2017年2月28日，合议组将请求人于2017年2月10日提交的“意见陈述书”以及所附附件副本、2017年2月24日提交的证据9的中文译文以及“意见陈述书”转送给专利权人，并要求其在指定期限内答复。

（7）2017年3月28日专利权人提交意见陈述书，指出：请求人于2017年2月10日提交的证据9、证据10以及于2017年2月24日提交的证据9的译文超出了补充证据期限，应当不予考虑。

（8）2017年5月3日进行口审，并在口审后作出相关审查决定（第32382号）。

四、无效宣告请求审查决定中有关优先权问题的评述

第32382号无效宣告请求审查决定指出：

在该案中，请求人主张，专利权利要求1～10均不能享受优先权，请求人提交该专利的优先权文件（证据9），作为评价该专利能否享受优先权的基础。

专利权人主张，请求人提交证据9的时间超出了自请求之日起1个月的举证期限，应当不予接受：该专利权利要求1～10与证据9涉及相同主题，能够享受优先权。专利权人认可证据9是该专利的优先权文件，并未对证据9中文译文的准确性提出异议。

经核实，合议组对证据9的真实性以及证据9中文译文的准确性予以认可，证据9公开内容以其中文译文所载内容为准。

关于证据9是否应予接受，合议组认为：第一，请求人随请求书提交的用于评价该专利杈利要求创造性的证据6和证据8的公开时间在该专利的申请日和优先权日之间，合议组若要针对涉及证据6和证据8的创造性的无效理由进行审查，需要核实该专利的优先权是否成立。第二，证据9并非用于证明该专利相关权利要求应予无效的直接证据，合议组接受上述证据并不影响专利权人对于请求人提出的无效理由进行充分答辩。第三，该专利的优先权文件是专利权人所能够掌握的证据，在专利权人收到请求人基于证据6和证据8提出的该专利相关权利要求不具备创造性的无效理由，以及请求核实该专利优先权的请求后，专利权人具有针对上述主张进行具体答辩的能力。而且在请求人提交了证据9之后，合议组也进一步给予了专利权人充分的时间进行答辩。第四，请求人在请求书中提出过要求核实优先权的主张，且在请求书中陈述了不能获得证据9 的具体理由，上述举证困难的理由具有一定的合理性。综上，合议组对证据9予以接受。

针对该专利权利要求1～10能否享受优先权，合议组认为：在核实优先权时，应核实作为要求优先权基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题。相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。

具体到该案：通过比较可知，证据9所记载的无人机并不具有如该专利权利要求1所限定的“无人机主体”部件，进一步地，证据9也未记载该专利权利要求1所限定的关于“无人机主体”的所有技术特征，即“包括无人机主体和与其连接的旋翼，其还包括与所述无人机主体连接的保护壳”。因此，证据9所载的方案与该专利权利要求1相比所表达的技术方案不同，上述两个不同的技术方案所解决的技术问题以及所获得的预期技术效果也基于技术方案的不同而存在差异，因此两者不属于相同主题的专利申请，该专利权利要求1及其从属权利要求2～10不能享受优先权。②专利复审委员会第32382号无效宣告请求审查决定书。

五、关于无效宣告请求审查过程中优先权审查的一些思考

笔者认为，与实质审查核实优先权的情况类似，在无效宣告请求审查过程中，在以下三种情况下，合议组应对优先权进行核实：

（1）评价新颖性和创造性时，所选用的对比文件的公开日在涉案专利的申请日和所要求的优先权日之间（对比文件构成PX类或PY类文件）。

（2）评价新颖性时，对比文件的申请日在涉案专利的申请日和所要求的优先权日之间，而对比文件的公布或公告日在涉案专利的申请日或申请日之后（对比文件构成PE类文件）。

（3）评价新颖性时，对比文件的优先权日在涉案专利的申请日和所要求的优先权日之间，而对比文件的公布或公告日在涉案专利的申请日或申请日之后（对比文件构成PE类文件）。

进一步而言，对于优先权的核实，即使无效请求人所提供的证据（例如优先权文本、优先权文本译文）或提供证据的时机有瑕疵，甚至在无效请求人没有提供相关证据的情况下，合议组也应在需要的情况下（上述三种情况下），对涉案专利的优先权进行核实。如在“一种全保护的无人机”的无效宣告请求案件中，请求人提交有关优先权的证据9和10的时间超出了补充证据期限，按照常理而言应当不予考虑，但是合议组仍然对其进行了核实，并作出了对专利权人不利的决定。

试想一下，如果无效请求人无法或没有提供相关的证据，但是考虑到证据6和8的公开日期在涉案专利的优先权日和申请日之间，笔者认为合议组也有义务调取优先权文件，对其进行核实。

此外，在该案中，虽然是无效请求人质疑该申请的权利要求1～10无法享受优先权，但是在口审过程中，合议组会让专利权人一方答辩为什么该专利的权利要求能够享受优先权。这样，能够有助于合议组对优先权的核实。这一点有些像举证责任倒置的情况。

笔者考虑到一种极端的情况，就是无效请求人无法获得优先权文件，无法判断涉案专利能否享受优先权。在这种情况下，如果需要核实优先权，合议组应该自己调取优先权文件，或让专利权人提供相应的优先权文件。在核实过程中，合议组可能会只让专利权人答辩涉案专利的权利要求为什么能够享受优先权，作为其作出判断的参考。

综上所述，在无效宣告请求过程中，在需要核实优先权的情况下专利复审委员会对优先权的核实是较为客观的，受证据因素影响较小。即使请求方证据存在瑕疵，专利复审委员会也会依据实际的事实情况进行优先权的核实，可能作出对专利权人不利的决定。