浅谈创造性评判中技术启示存在暗示的几种情形

王斌，张书恩，张辉

浅谈创造性评判中技术启示存在暗示的几种情形

王斌*，张书恩*，张辉

专利审查指南第二部分第四章第 3.2.1 节关于创造性的判断方法中规定，涉及判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否是显而易见时，关键要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示。以下情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：①所述区别技术特征为公知常识；②所述区别技术特征为与最接近的现有技术相关的技术手段；③所述区别技术特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别技术特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同［1］。对于最后一种技术启示，实际上是分为两种情况的，第一种是对比文件给出了明确的技术启示，即对比文件不仅公开了相关的技术特征，而且所述技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别技术特征在要求保护的发明中所起的作用相同，这是一种最明确也是最简单的情况，审查员可以直接通过引用该对比文件评述本发明的创造性；事实上，在实际审查过程中，很多所引用的对比文件并不会直接给出明确的技术启示，但是又不是没有给出技术启示，我们称之为对比文件给出了“暗示”。那么这种情况下，我们又该如何去评述其创造性呢？

1 典型案例

【案例 1】

本发明涉及一种聚合酶链式反应单管结构。权利要求 1要求保护聚合酶链式反应单管结构，其包括管体、盖子，其特征在于：铰链的两端分别连接所述管体的管口、盖子，所述铰链的中间连接处为薄壁结构，所述盖子的圆面直径大于所述管口的直径，所述盖子盖装于所述管口后外伸于所述管口的部分为帽檐结构，所述盖子的中心部分为薄壁圆面结构，盖装后的所述盖子的导向套和所述管口内壁为过盈配合连接（图 1A）。

审查员通过检索发现对比文件 1（AU2009245854A1，公开日 2011 年 6 月 23 日，早于本申请的申请日）公开了一种 PCR 管，且公开了管体、盖子、铰链、帽檐等结构（图 1B）。通过技术特征比对，权利要求 1 相对于对比文件 1，其区别在于：铰链的中间连接处为薄壁结构（图 1A中 5 所示）。根据本申请说明书的记载，铰链中间连接处的薄壁结构使得盖子闭合后不会弹开，确保了闭合状态稳定。权利要求 1 相对于对比文件 1 实际解决的技术问题是：铰链中间连接处的薄壁结构使得盖子闭合后不会弹开，确保闭合状态的稳定。针对上述区别技术特征，对比文件 2（US005254314A，公开日 1993 年 10 月 19 日）公开了一种改进的微型离心管 10，其中盖子 16 通过塑料薄片 18铰链式的连接于离心管 10 的上部 14（图 2）。从图 2 可以看出，塑料薄片 18 的中间连接处即为薄壁结构，但是对比文件 2 中并没有公开塑料薄片 18 所起的作用，此时是否还具有技术启示，是否具有显而易见性？

图1 聚合酶链式反应单管结构（A：本发明；B：对比文件 1）

图2 对比文件 2 的微型离心管

【案例 2】

本申请涉及一种液晶显示装置的前框，权利要求 2 要求保护如权利要求 1 所述的前框，包括三个侧壁以及一个无侧壁的平板部分（图 3A）。审查员检索到对比文件 1，公开了所述的前框，但对于权利要求 2 的附加技术特征包括三个侧壁以及一个无侧壁的平板部分，对比文件 1 没有公开，成为区别技术特征。本发明实际解决的技术问题是：节省材料成本和简化加工工艺。针对上述区别技术特征，对比文件 2 公开了一种液晶显示器，也公开了一个侧壁被去除（图 3B），但是对比文件 2 中侧壁去除是为了使与液晶显示器面板连接的 PCB 印刷电路板能够由去除的侧壁露出，以便维修。即第二个案例中区别技术特征在发明中的作用不同于在对比文件中声称的作用，此时的对比文件 2 能否给出技术启示？又该如何评述其创造性？

【案例 3】

本案涉及一种“散热器”，其权利要求所要求保护的散热器由散热管和散热翅片构成，其中具体记载了散热管、散热翅片的结构，且限定了散热管和散热翅片均为铝合金。最接近现有技术同样披露了一种铝合金散热器，且公开了同样的散热管结构，权利要求与其相比，区别技术特征在于散热翅片的结构、材料，实际所解决的技术问题是通过散热翅片的结构提高散热器的散热能力。对比文件 2 也涉及一种散热器，其通过将不锈钢材料制成的散热管和散热翅片焊接而成，同时公开了权利要求请求保护的散热翅片结构，并公开了其提高散热能力的作用。对比文件 2 公开了区别技术特征中所述散热翅片的结构部分，但并未披露其铝合金材料，即属于对比文件并未公开全部的区别技术特征的情况。

由此可见，在实际审查过程中，除了对比文件给出了明确的技术启示的情形外，还存在大量对比文件给出暗示的情况，通过对各种案例的整理和总结，作者将对比文件给出“暗示”分为了三种情况：第一种是对比文件已经公开了区别技术特征，但是区别技术特征在发明中的作用在对比文件中没有公开；第二种是对比文件已经公开了区别技术特征，但是区别技术特征在发明中的作用不同于在对比文件中声称的作用；第三种是对比文件并未公开全部的区别技术特征。

2 问题分析

由上述三个案例可以看出，案例 1 中区别技术特征在发明中的作用在对比文件中并没有公开；案例 2 中区别技术特征在发明中的作用不同于在对比文件中声称的作用；案例 3 则是对比文件并未公开全部的区别技术特征。对此，《专利审查指南 2010》中仅列举了三种认为存在技术启示的情形，都涉及该技术手段所起的作用与该区别技术特征在本申请中为解决技术问题所起的作用相同。那么指南中对于区别技术特征在对比文件中所起的作用是指对比文件中明确声称的作用，还是除了明确声称的作用之外，还包括区别技术特征在对比文件中客观上所能起的作用呢？作者认为，一项技术手段的采取通常会有不止一个作用，对比文件中难以穷举所有的作用，本领域技术人员完全可以站在所属技术领域的技术人员角度客观合理地判断实际可能解决的其他技术问题或所起的作用。现有技术存在技术启示的形式是多种多样的，本领域技术人员能够通过公知的变化或利用公知的原理对现有技术进行改型，将其应用于最接近的现有技术。另外，本领域技术人员掌握本领域的所有现有技术知识，虽然其不具备创造力，但其应当具有对现有技术整体进行逻辑推理、客观分析的能力。

具体到案例 1，虽然对比文件 2 中并没有公开塑料薄片 18 所起的作用，但是对比文件 2 与本申请的技术领域相近，且均涉及了铰链中间连接处的薄壁结构。由塑料材质本身的弹性性质可知，厚度不同的塑料条带在受力相同的情况下，厚度较薄的比较厚的塑料条带更容易弯折，且弯折后产生的恢复弹力要小。由塑料做成的铰链如果在中间连接处做成薄壁结构，当盖子盖装于所述管口时，其产生的恢复弹力较之未采用薄壁结构的铰链要小，因而客观上具有使得盖子闭合后不会弹开，确保闭合状态稳定的技术效果。因而，虽然对比文件 2 未明确披露相关技术特征的作用，但所属领域技术人员依据相应力学常识可知其客观上起到了相同的作用，因而认为对比文件 2 给出了技术启示。

图3 液晶显示装置（A：本申请；B：对比文件 2）

对于案例 2，本领域技术人员能够客观合理地判断出：前框的一个侧壁被切除，在对比文件 2 中除了能够起到所记载的“使 PCB 露出来以便于维修”的作用外，由于前框一个侧壁的材料被切除，必然可以相对于未切除材料的上框具有节省材料的作用，自然也能够达到节省材料成本的效果，而且由于去除一个侧壁也会减少加工该侧壁的工序，必然也能够简化制造工艺。此时，本领域技术人员是能够从对比文件 2 得到去除一个侧壁会节省材料成本和简化加工工艺的技术启示的，本领域技术人员很容易利用这种手段去改进最接近的现有技术。

针对案例 3，虽然对比文件 2 并未公开全部的技术特征，但所属领域技术人员可以在其已经公开的区别技术特征的指引下，将公开的部分区别技术特征应用于最接近现有技术中，对比文件 2 已经公开了区别技术特征中上述散热翅片的结构部分，虽然并未披露其铝合金材料，但所属领域技术人员容易理解对于此类焊接形式的金属构件，通常使用相同的材料。因而本领域技术人员在面临最接近现有技术中散热器的散热能力不足的问题时，可以有动机地采用对比文件 2 所公开的散热翅片，同时考虑到最接近现有技术中的散热管为铝合金，出于制造方面的考虑，选择该散热翅片也为同样的材料对所属领域技术人员而言是不需要付出创造性劳动的。

3 总结

通过以上案例可以看出，三种对比文件给出了“暗示”的情形，均是可以利用公知常识或常规技术手段进行创造性评述的，但是由于所述区别技术特征可能涉及本发明专利的发明点，简单套用或者直接罗列本领域技术人员容易想到的、属于本领域的常规技术手段等术语显然是不合适的，其缺乏说理的过程让人难以信服，因此需要审查员利用各学科的技术知识，层层展开，严密推理，将一个潜在的公知化的论点暴露出来。即通过科学的分析，将复杂的技术问题简单化，把其中的技术问题抽离出来，利用科学的知识或常识进行逻辑推理，发现其本质上是一个简单的科学常识，然后将这一推理过程返回到所述技术问题上，推断出所起的作用或者技术效果是本领域技术人员根据科学常识或普通技术知识通过合理的逻辑推理即可想到的。

《专利审查指南 2010》中仅仅列举了该技术手段在对比文件中所起的作用与该区别技术特征在本申请中为解决技术问题所起的作用相同的情形，即对比文件给出了明确的技术启示的情况，但在实际审查过程中，大部分的对比文件都不会直接给出明确的技术启示，而是存在“暗示”的情形，作者在此通过三个案例将它们整理成三种情况以便于理解和掌握。此外，通过对三个案例的创造性评述，作者还总结了“暗示”情形下的评述方法和推理方式，通过抽出技术问题的本质，使得公知化的评述过程不再空洞和无力，严密的逻辑推理也更容易使得申请人信服。希望通过对三种“暗示”情形的总结，能够为审查员在创造性评判过程中提供思路，同时也进一步加深大家对创造性之显而易见性相关法条的理解和认识。

［1］ State Intellectual Property Office of the People's Republic of China. Patent review guidelines 2010. Beijing： Intellectual Property Publishuing House， 2010：172-174. （in Chinese）中华人民共和国国家知识产权局. 专利审查指南2010. 北京： 知识产权出版社， 2010：172-174.

10.3969/j.issn.1673-713X.2016.05.017

100190 北京，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心

王斌，Email：wb_babyface@163.com

2016-07-25

同为第一作者