中国软件业首例337调查案

钟磊

美国“337调查”以侵犯知识产权为主要调查对象，以专利技术为核心的高科技企业更容易受到“337调查”。近年来美国国际贸易委员会（以下简称“ITC”）受理的对中国企业发起的“337调查”呈现上升趋势，从2001年到2015年美国发起的337调查总数为537件，被调查方为中国企业的案件数量为204件，占到案件总数的38%，成为全球受337调查数量最多的国家。其中96%的涉案企业都是高科技企业，而这些企业在“337调查”中只有40%的胜诉率，远低于世界平均值74%，这无疑使得我国高科技企业在对外发展中处于被动地位。“触宝科技案”是我国软件企业在“337调查”中首次胜诉的案例，其胜诉经验至今对于我国高科技企业妥善应对“337调查”仍然具有重要的借鉴意义。

一、案情介绍

“触宝科技”成立于2008年，是一家研发、销售手机应用程序的高科技中小企业，被评为“全球十大最创新公司”。经过短短几年的发展，触宝研发的输入法在全球160多个国家和地区拥有超过1亿用户，占20%的安卓手机市场份额，在海外输入法市场上出货量居全球第二位，第一的是美国Nuance公司，该公司在国际语音识别引擎市场有超过80%的份额，拥有1000多项专利，人们熟知的苹果手机语音助手Siri，中央电视台春晚的呼叫中心也都是使用了该公司的技术；该公司在输入法技术方面也处于垄断地位，旗舰产品T9输入法支持70种语言，全球市场占有率超70%。触宝的快速发展对Nuance公司造成了较大威胁，因此其对触宝一直虎视眈眈；Nuance公司2011年前后提出了收购触宝的计划，在被拒绝后就企图通过“337调查”迫使触宝退出市场。

2012年12月20日，Nuance公司在美国地方法院提起以触宝为被告的专利侵权诉讼，同时又申诉至ITC，要求对触宝科技启动337调查，理由是触宝输入法以及出厂时预置该输入法的 Venture 智能手机侵犯了Nuance公司在美国注册的专利，包括基于输入设备运动参数跟踪的选择输入系统、基于连续笔划字词的文本输入系统和方法、使用多方向键盘消除输入歧义，简化键盘输入5项专利。

面对过往企业60%的败诉率以及Nuance公司强大的实力和庞大的律师团队，触宝科技曾一度考虑放弃应诉；后来出于对自身专利技术的信心，决定委托全美知识产权领域顶级的飞翰律师事务所着手应诉。诉讼过程中，触宝的律师团队一方面提出Nuance公司的专利无效，以此反驳触宝并未侵犯其专利；另一方面在中国法院起诉Nuance公司予以反击。由于触宝自身知识产权储备充分，诉讼策略应用得当，2013年9月ITC下达速裁判决，判定触宝科技侵犯Nuance公司专利的指控不成立，且在美国地方法院开庭前，Nuance公司主动提出针对触宝科技的专利指控进行和解。2013年10月Nuance向ITC及美国地方法院提出撤诉申请，撤销所有针对触宝科技的专利诉讼。

有时候诉讼往往能发挥意想不到的营销价值，在案件胜诉以后，触宝产品得以继续出口到美国，而且通过该案件也提升了企业的知名度，让外界更加深入地了解到触宝科技的技术优势，胜诉后触宝产品在美国的市场占有率一路走高。目前触宝获得海外运营商的广泛认可，触宝输入法海外合作的厂商运营商已超过几百家，与三星、HTC、中兴、华为、沃达丰等全球知名企业都保持着合作，成为最受北美地区用户欢迎的输入法。

触宝科技能够在实力悬殊的情况下取得“337调查”的胜利，既得益于触宝在企业发展的过程中进行自主研发、注重专利的储备，也得益于触宝科技采取了正确得当的诉讼策略。本文侧重从触宝科技采取的诉讼策略方面进行分析。

二、触宝公司胜诉的原因分析

（一） 认清Nuance公司的真实意图后坚决应诉

Nuance公司是大名鼎鼎的语音解决方案巨头，输入法技术在全球也处于垄断地位，输入法领域的市场份额稳居全球第一，公司规模更是远超过触宝。此次诉战中，Nuance公司请到12名顶级律师组成律师团进行诉讼，而触宝只有2名律师。

如果触宝应诉，将花费500万到800万美元之间高昂的诉讼费，相当于触宝公司A轮融资量级的费用。此次诉讼Nuance公司想要达到的真实目的是迫使处于发展初期的触宝举白旗，走投无路，最终以低价对其进行收购，可以说“要不收购，要不打垮”是Nuance公司的一贯策略。从2000年起Nuance公司累计进行了超过52宗收购，2006年之后更是每2个月就会收购一家公司以吸收其技术优势增强自身实力。其中最有影响力的是收购联想T9输入法以及2011年收购扫屏输入法公司Swype。这种策略使得Nuance公司几乎垄断英文手机输入法市场，在收购被拒绝的情况下，Nuance公司就会起诉，在过去10年其起诉过8家公司，无一例胜诉，但已经有4家被其收购。

在认识到这一点后，触宝面临两种选择，要么应诉，花费高额诉讼费并承担可能败诉退出海外市场的风险，但如果胜诉则将保持自己产品的占有率；要么放弃应诉，重新白手起家换一个产品或不做海外市场，这无疑是山穷水尽的绝望境地。权衡过后触宝决定进行生死一搏，准备应诉，事实证明触宝的坚决应诉是正确的选择。

（二） 防御性策略与进攻性策略并举

触宝律师团队在诉讼中采取有效的诉讼策略是能够赢得诉讼的关键。从大的策略上，触宝律师团队从两方面着手，一方面积极搜集证据对Nuance公司的专利指控进行抗辩，另一方面由于Nuance公司也活跃在中国市场，因此触宝公司在2012年6月在上海市第一中级人民法院起诉Nuance公司，诉称其侵犯触宝公司的专利权，以此分散Nuance公司的精力，也对其专利指控作出坚决回应。触宝在国内起诉Nuance的真实目的并不是向其主张赔偿，而是针对其“337调查”给予的反击。因此2013年10月，当美国方面行政法官正式批准Nuance 提出的和解建议后，触宝在上海市第一中级人民法院也撤回了对 Nuance 的起诉。

（三）区分不同的专利指控采取专利无效和不侵权抗辩

触宝的律师团队根据Nuance公司具体的专利侵权指控采取了不同的应对策略。触宝律师团深知，在实力强大的Nuance公司面前正面硬拼没有胜算，反而采取温和的策略能够收到良好效果。在诉讼中，针对“基于连续笔划字词的文本输入系统和方法”专利项的指控，触宝应诉的侧重点放在指出Nuance公司该项专利是无效的，间接证明触宝公司不存在侵犯其专利的前提。如果该项主张成立，后果将超出Nuance公司进行此次诉讼的初衷，因而其投鼠忌器，主动撤回了该项专利的指控。

而针对“简化键盘输入”专利的指控，触宝律师团发现该项专利在是否侵权方面具有可辩性。其应诉的重点应放在该项专利属于触宝公司自主研发，且已经申请了美国专利，并且从间接侵权里的诱导侵权和协助侵权两个方面进行反驳，提出Nuance 的专利要求中包含了输入设备，而触宝输入法是单纯作为软件存在的，使得触宝输入法协助侵权成功的可能性也大大降低。正是在这种有针对性的抗辩之下，触宝公司在开庭前就证明对方1个专利无效，又在6个月后使法官速裁另3项专利不侵权。

（四）充分的专利储备是胜诉的根本原因

触宝科技在“337调查”中能够胜诉，根本原因在于其一直坚持自主研发，并且十分注重知识产权的储备。触宝从成立之初就十分注重专利技术的申请和知识产权的保护，仅在输入法这项技术上在国际上就申请了26项专利，触宝从一开始就充分认识到，触宝却舍得花。为了申请美国专利，更是不惜花费高于国内十倍的价格邀请顶级律师撰写美国专利申请书。

此外触宝公司平时充足的专利储备在诉讼抗辩中也起到了重要作用，由于证明Nuance公司专利无效需要查阅大量的专利技术文献举证，触宝在平时的专利申请中做了大量的积累；在反诉中需要证明触宝的产品已经申请了美国专利，反而是Nuance公司侵犯了触宝公司的专利权，这需要找寻Nuance公司产品可能侵权的部分，这些工作如果没有良好的专利储备是无法完成的。

三、触宝案对其他高科技企业应诉“337调查”的启示

（一）认清“337调查”的真实目的，合理作出是否应诉的决策

美国对中国高科技企业发起“337调查”的原因有两方面，一是企业的产品确实侵犯了其专利，另一方面可能只是借助“337调查”高昂的诉讼费和复杂的程序逼迫中小企业不敢应诉以致退出美国市场，进而让美国企业以低价对其进行收购，达到其垄断全球市场的目的。

在国内企业遭遇“337调查”后，首要的就是要作出是否应诉的决策。当然，积极应诉是非常重要选择，但也应考虑如下几个方面后进行决策：一是美国“企业337”调查的目的是什么？二是中国企业生产的产品是否申请了专利？是否有侵权问题？如果美国企业发起“337调查”的目的是为了收购被起诉的公司，如果被起诉公司已申请了美国专利，且无侵权行为，那就应该坚决应诉。反之，如果被起诉企业明知专利技术中有侵权的成分，就不要应诉，因为应诉不单会花费巨大，而且由于“337调查”会使律师、专家证人接触到大量企业的专利信息和财务信息，也存在泄漏商业秘密的风险。

（二）和解策略的采用

和解是指在“337调查”开始之后，允许双方协商达成和解。和解有两大优点，一是可以使案件调查的期间缩短，节省诉讼成本，二是可以通过双方协商，向对方缴纳专利费，从而继续向该市场出口产品。这种做法可以将“337调查”对企业带来的不利影响降到最低，留存企业发展的生命线，这对处于发展初期的中小企业来说尤为重要。

本例中，触宝科技不单在美国应诉获胜而且在国内起诉对方侵权，迫使对方采用和解的举动。和解也是对自身利益的保护。例如，2008年为北京奥运会提供LED灯光技术的鸿利光电子企业当年遭受美国“337调查”后，仅花费了100万美元左右的和解费用就得到美国企业封装技术的授权，也使鸿利公司的美国市场份额得以保全。

（三）根据被指控专利的特点进行不侵权抗辩或专利无效抗辩

根据美国税法的第337节，构成“337条款”下的专利侵权的要件有两方面，一是确有生产、制造侵权的产品的行为，二是该美国企业的专利、版权、货物必须存在有效的、可执行的专利。由此区分美国企业“337调查”指控的特点，可以从不侵权和专利无效两方面进行抗辩。本案例中，触宝科技针对美国公司的专利无效进行应诉，提供了很好的启示。

针对专利无效通常可以从以下几个方面开展抗辩：一是指出对方专利技术已经过了专利保护期；二是对方专利不符合新颖性的要求；三是对方专利申请书对专利权利的范围描述比较模糊。值得一提的是，如果美国企业的专利被指称无效对该企业的影响也是巨大的，因而专利无效抗辩是一项非常有力的抗辩工具。如果碰到既不能使对方专利无效，又不能寻求和解，也不能有效反诉对方的情况，则应主动放弃该产品并大力宣传这种做法，呈现给公众一个尊重知识产权的积极企业形象。

（四）做好专利储备，以备不时之需

赢得诉讼的关键是对自己的专利诉讼证据的搜集调取往往十分复杂和专业，如果缺乏专利储备则会困难重重，无从下手。专利证据的搜集无法临时抱佛脚，需要注重平时的专利储备，以备诉讼使用不时之需。

这也是触宝科技给我们提供的一个重要启示。做好专利储备可以从以下几方面着手：一是要积极申请专利，申请美国专利花费较高，许多高科技企业，尤其是中小企业往往不愿意为之花费太多，拥有专利后却不申请专利保护或被其他企业率先申请，非常可惜。二是如果企业没有自主研发专利，则应尽量去从其他企业那里购买一些与自身技术相关的专利，这样既可以避免侵权，也可以化被动为主动，在必要时起诉竞争对手侵权，三是申请专利后要注重明确改进专利的产权。有的企业在进入美国市场前得到了专利授权，但在许可合同中却没有明确认定对该专利进行改进后知识产权的归属问题，使得自己花费成本改进的专利无法得到有效保护，这也应当引起注意。