商标注册在先申请与在后使用的冲突与协调

2016-07-13杨欢

法制与社会 2016年6期

摘要商标注册申请的保护虽然不及注册商标权，但是为了保证申请人的期待利益，在商标授权程序中，当在先申请与在后使用发生冲突时，商标注册在先申请的公共秩序应当得到充分的保护。“微信”商标案中司法机关不当扩大“公共利益”，破坏了商标注册在先申请这一公共秩序的既有平衡，司法机关不能以可能损害在后使用所形成的“公共利益”为由来对抗这一公共秩序。

关键词微信在先申请在后使用公共利益

作者简介：杨欢，嘉兴学院文法学院。

中图分类号：D923.4 文献标识码：A 文章编号：1009-0592（2016）02-023-04

2010年11月12日，创博亚太（山东）科技有限公司（以下简称创博公司）申请注册“微信”文字商标。2011年1月21日，腾讯公司发布微信1.0测试版。后国家工商行政管理总局商标局以容易使消费者产生误认，并导致不良社会影响为由，不予核准创博公司的商标注册申请。创博公司向商标评审委员会申请复审，商标评审委员会维持不予核准的决定。创博公司不服，向北京知识产权法院起诉。2015年3月11日，北京知识产权法院公开开庭审理并当庭判决维持商标评审委员会的裁定。

“微信”商标案涉及的主要事实是：腾讯公司在后使用“微信”文字商标，短时间内吸引大量用户，积聚了很高的知名度，从而对善意在先申请人创博公司对“微信”文字商标的核准注册构成威胁。这也就形成了在商标授权确权过程中在先申请与在后使用的冲突。对于这个问题，一审法院基于腾讯用户在审判时已超过8亿这个事实，认定公众对腾讯“微信”已经产生了一种稳定认知，并将这种稳定认知认定为商标法意义上的公共利益。以创博公司对“微信”商标的注册和使用可能会误导广大消费者，从而对公共利益产生消极影响为由，认定被异议商标已经构成《商标法》第10条第1款第（8）项所禁止的“有其他不良影响”的情形，以此判决维持商评委不予核准注册的裁定。“微信”案的一审判决一经公布就引起了社会各界的广泛争议，争议的核心主要在于：法院对“微信”商标在后使用所形成的“公共利益”的认定，以及在“公共利益”与商标注册在先申请原则之间的冲突和价值选择。

一、商标注册在先申请原则的重要地位及作用

注册取得商标专用权原则和商标在先申请原则，是我国商标法上的两项基本原则。商标权的取得在各国法律上有着不同的规定，主要有注册取得和使用取得两种。从商标的联系本质来说，使用取得制度更具正当性，但是使用取得所具有的权利范围不明确、举证困难等固有弊端使其具有很强的局限性。反观注册取得制度，商标本身的抽象性决定了商标持有人不能现实地占有商标，而注册制度为商标权人的权利取得提供了一种公示途径，使权利得以明确。此外，商标权作为一种垄断权需要明确其权利范围，而只有通过注册，商标权人才能明确权利的归属和界限。在我国现有环境下，注册取得商标专用权原则是我国加强商标管理，维护社会主义市场经济秩序的一个必然选择，而商标在先申请原则则是落实注册取得商标专用权制度的必然结果。

根据《商标法》第31条的规定，我们可以看出，商标在先申请原则，是指“两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标”。商标在先申请原则具有十分重要的意义，首先，对于商标的在先申请人而言，在商标符合基本条件的情况下，自申请之日起就产生了对该商标的先占利益和期待利益。除非违反《商标法》规定的拒绝注册的法定理由，商标申请人的注册申请有很大的机会能得以核准通过，最终取得商标专用权。正是基于商标在先申请原则，商标申请人在提出商标注册申请后可基于在先申请产生的期待利益合理安排自己的行为，而无后顾之忧。其次，对整个商标领域的秩序而言，商标在先申请原则为商标注册确定了一个时间结点，作为判断谁可以获得商标注册的依据，从而形成了一种“先到先得”的公共秩序，阻止与其相冲突的在后的商标注册申请。换句话说，商标申请在先原则奠定并维持了商标权产生的基本秩序。

二、商标注册申请在后使用能否形成“公共利益”

在实行注册取得商标专用权制度的我国，虽然在商标获得核准注册之前，在先申请人并未取得商标专用权，无法对抗他人的在后使用行为。但在一般情况下，他人的在后使用行为也不会威胁到在先申请人的先占利益。当在先申请的商标被核准注册后，在先申请人（即商标权人）可基于商标专用权，对在后使用行为提出侵权诉讼。可见，在一般情况下，在商标授权过程中，在先申请与在后使用不会发生实质的冲突。但如果在后使用他人已在先申请的商标，并在短期内积聚了很高的知名度，使大量消费者形成了一种稳定认知，这种稳定认知能否被认定为商标法意义上的“公共利益”，从而对抗在先申请人的先占利益和期待利益？这一问题值得我们深思。

（一）何为商标法意义上的“公共利益”

根据我国《商标法》第1条的规定可以看出，我国商标法主要保护两个基本法益：一是商标权人的商标专用权，这属于私权范畴；二是消费者和生产者、经营者的利益，即相关公众的利益。这为我们指明了商标法意义上的“公共利益”所指向的对象。那这一“公共利益”的内容和范围应当如何界定呢？有学者提出，“商标所固有的交流媒介的社会属性，以及基于此产生的消费者在商标法中的核心地位，决定了任何一个商标都不可能与公共利益毫无关系。” 本文认为，这种对“公共利益”的解读过于笼统宽泛，脱离了商标法防止消费者混淆的根本宗旨，无论是法理依据还是在实际社会效果上，都存在许多值得商榷的地方。商标的本质在于联系，其最主要的功能在于识别商品或者服务的来源。与此相对应，商标法意义上的“公共利益”应当是指避免公众对相关商品或服务产生误认和混淆。

（二）腾讯公司对“微信”商标的在后使用是否形成商标法意义上的“公共利益”

根据“微信”案一审判决书我们不难看出，一审法院认定腾讯公司对“微信”商标在后使用形成商标法意义上的“公共利益”的推理思路主要分为三步：首先，以腾讯微信拥有超过8亿用户的事实作为依据，认定广大消费者对“微信”所指代的服务来源已经形成稳定的认知。其次，基于已经形成的稳定认知，认定如果核准被异议商标，会造成“微信”所指代商品的误认和混淆。最后，将消费者这种可能产生的误认和混淆认定为商标法意义上的“公共利益”。一审法院的这一推论过程看似合情合理，但是仔细推敲后就会发现其缺乏事实基础，很难站得住脚，具体理由如下：

1.公众对腾讯“微信”的确形成了稳定认知。“稳定认知”是指公众对特定商品与特定商标之间的关联性认定，已经达到了一种相对稳定的状态。而在“微信”案中，据有关数据显示，至2014年11月，腾讯微信的用户数已经超过8亿，且用户数仍在持续攀升。如此庞大的用户群足以说明腾讯微信的知名度之高，一般情况下，只要提到微信，公众就能直接联系到腾讯推出的即时通讯软件。据此，法院对“腾讯‘微信确已使公众形成稳定认知”这一事实认定并无不妥。

2.改变这种“ 稳定认知”不会导致消费者对“微信”商标所指代的商品或服务产生混淆。腾讯“微信”确实使广大消费者形成了稳定认知，但是改变这种稳定认知，是否真的会像一审法院认定的那样，形成较大社会成本，并致使消费者对“微信”商标所指代的商品或服务产生混淆？本文认为，这两者之间不存在必然联系。

基于客观分析，创博公司一旦获得 “微信”商标专用权，可能产生两种结果：第一种结果，腾讯公司与创博公司协商收购“微信”文字商标。在此种结果下，于腾讯公司而言，可能需要支付一笔高昂的收购费，但这损害的只是腾讯公司的私利，对于消费者而言，他们之前建立的 “微信”文字商标与腾讯公司之间的“稳定联系”并没有改变，也就谈不上发生混淆。第二种结果，腾讯公司与创博公司协商不成，腾讯被迫改名，创博公司使用“微信”商标。而这就存在两个问题：腾讯改名，是否会影响8亿微信用户对微信APP的识别和使用？创博公司对“微信”商标的使用，是否会使公众对“微信”商标所指代的商品或服务产生混淆？

对于第一个问题，腾讯改名并不会影响8亿微信用户对微信APP的识别和使用。首先，从公众使用的角度来讲，腾讯“微信”改名十分便利，只需要通过软件更新就能自动改名，不会改变软件原有的位置，对消费者的使用不会产生影响。其次，从公众的识别的角度来讲，用户平时识别和区分微信软件主要是通过腾讯公司已核准注册的微信图文商标，腾讯“微信”改名只是一个称呼的变化，只要公众稍加注意就能区分。再者，现在信息传递如此便利，腾讯“微信”改名的消息很快能被其用户及其潜在用户获知，所以对公众识别和使用原微信软件影响并不大。

对于第二个问题，创博对“微信”商标的使用，不会使公众对“微信”商标所指代的商品或服务产生混淆。首先，腾讯公司对“微信”文字商标的在后使用，积攒了很高的知名度，在某种程度上讲，腾讯的在后使用已经使得“微信”文字商标实际上成为一个未注册的驰名商标。也就是说，除了腾讯公司以外的他人注册或者使用“微信”文字商标都很难使消费者产生混淆，也就不存在改变公众稳定认知的可能。其次，即使创博公司对“微信”商标的使用真的使用户产生混淆和误认，从而侵害腾讯公司的利益，腾讯公司也可以通过侵权救济途径来获得救济。商标注册程序作为一个行政程序，应当更加注重基于先申请制度产生的信赖利益，更加注重法律的稳定性，不能以避免公众误认和混淆这个“公共利益”去对抗商标注册的基本规则。再者，判断核准创博公司对“微信”商标的注册申请是否会改变公众稳定认知，从而产生不良影响，这是对一种客观事实的断定，需要客观证据支撑，在没有有关调查数据证明的情况下，不能凭主观判断就来断定这种不良影响。所以，在“微信”案中，改变这种“稳定认知”不会导致消费者对“微信”商标所指代的商品或服务产生混淆。

通过以上分析，我们可以明显看出，“微信”案中公众对腾讯微信的稳定认知，并不能被认定为商标法意义上的“公共利益”。

三、商标注册在先申请与在后使用的冲突与协调

（一）冲突存在的必然性

一审法院认为不予核准被异议商标注册与商标在先申请原则是两个层面的问题，不存在本质矛盾，“商标在先申请原则着眼点在于商标可注册性的先后问题，而本案涉及的是被异议商标是否会对公共利益和公共秩序造成不良影响，属于商标可注册性的合法性问题，两者不可混为一谈。” 而这样的分析明显过于片面，纵使本案判决依据最终定位于商标注册的合法性，但是我们不能忽视，本案所谓的“公共利益”是在创博公司已经在先申请商标注册的情况下，腾讯公司在后使用“微信”商标而产生的。创博公司基于商标注册先申请原则，自提出申请之日起，对“微信”文字商标就产生了先占利益和期待利益。法院为了维护在后使用所产生的“公共利益”而牺牲商标申请人的先占利益和期待利益，这就必然会对商标注册在先申请原则产生冲击。

（二）在先申请与在后使用的价值权衡

在“微信”案中，一审法院把公众对腾讯微信的稳定认知认定为商标法意义上的“公共利益”，这属于事实认定错误。而后为保护这一“公共利益”，不惜牺牲商标在先申请原则，由此体现的价值选择更是值得商榷。主要原因体现在以下几方面：

1.对在后使用所形成的“公共利益”的保护缺乏法律依据。在知识产权利益平衡这一基本理念的指引下，对于防止消费者误认或者混淆这个“公共利益”，我国《商标法》在商标申请注册程序中进行了相对完善的制度设计。首先，对于在先使用而未注册的商标，可以按照驰名商标保护规则以及禁止“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规则加以保护。其次，我国《商标法》第10条规定了禁止作为商标使用的标志，第11条规定了禁止作为商标注册的标志，除非符合例外情况，这些标志均不能申请商标注册。

此外，《商标法》第16条对商标中有商品地理标志的情况作出规定，第32条对商标申请注册程序中他人在先权利进行保障。以上制度设计都是商标申请注册程序稳定运行的重要保障。但是纵观我国商标法制度设计，并未找到保护商标在后使用所形成的“公共利益”的法律依据。在“微信”案中，一审法院以《商标法》第10条第1款第（8）项所规定的“不良影响条款”作为法律依据明显过于牵强，缺乏说服力，具体理由如下：

首先，从法条本身上分析，我国《商标法》第10条第1款第（8）项规定的“不良影响条款” ，作为商标注册申请拒绝绝对理由中的一项，本身就应当受到严格限制。而《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》也对该条款的适用范围作出了严格的限定。通过对以上两项法律规定的解读，我们可以得出一个基本的认知：《商标法》第10条第1款第（8）项所规定的“其他不良影响”，是指会有损公序良俗的不良影响，而且这种“不良影响”是绝对的，无论谁去申请注册这一商标，都会产生特定的不良影响。一审法院基于公众对“微信”商标的稳定认知而认定的公共利益，实质上保障的并不是社会的公序良俗，只能说是以腾讯公司为主的相关公众的利益，核准被异议商标实质上并不会对社会的公序良俗产生任何影响。

其次，一审法院以《商标法》第10条第1款第（8）项作为判决依据，在客观上存在很大的局限性，很可能滋生商标霸权主义。通过一审判决书我们可以看出，一审法官作出上述判决，是以认定腾讯公司是善意为前提的。而法官认定这一主观状态的依据则是“在2014年之前，通过公开途径在商标局网站上能够查询到的商标申请信息大约滞后实际申请日6个月左右” 这一事实。但是我们不由产生一个疑问，在创博公司提出“微信”文字商标注册申请的6个月后，或者再退一步，截至2011年8月27日商标局初步审定公告“微信”文字商标的注册申请时，腾讯公司应当知道创博公司在先申请了其正在使用的“微信”文字商标。腾讯公司此时的主观状态难道不需要考虑吗？按照常理来讲，腾讯公司在此时应当积极采取相应措施，积极与创博公司进行协商，或者通过其他途径获得创博公司的商标注册权。但是腾讯却没有采取任何措施，反而对创博公司在先申请这个事实置之不理，继续使用“微信”文字商标，以致后来腾讯公司“微信”商标的知名度日益攀升，截至2013年7月用户达到4亿，至2014年11月甚至超过了8亿，从而对创博公司“微信”文字商标的核准注册构成威胁。

“公共利益”是一种客观存在的利益，它不会因腾讯公司的主观状态不同而发生变化。换句话说，无论腾讯公司在后使用“微信”商标是善意的还是恶意的，按照一审法院的判决思路，只要产生了公众的稳定认知，创博公司在先申请所获得的先占利益就要为它让路。而这种带有明显功利色彩的判决思路，就很可能滋生商标霸权主义，而这则是我国商标法根本原则所不容的。由此可见，法律对“不良影响条款”的适用已经作出了明确的限制，法院为维护腾讯在后适用所形成的“公共利益”而对其进行扩大解释不符合立法原意，更会造成不利的社会影响。

2.突破商标在先申请原则的不利后果。通过上文分析，我们可以看出在“微信”案中，一审法院认定的“公共利益”过于牵强，核准创博公司商标申请注册，对于消费者而言最大的影响应该在于会增加使用微信软件时的交流成本，但是这一交流成本是可以通过各种宣传和技术手段降到最低的，并不会对广大消费者的根本利益产生影响。但是相反，如果为了维护这一虚无缥缈的“公共利益”而去突破商标注册“申请在先”这一基本原则，可能产生的不利后果却是显而易见的。首先，一旦打破商标在先申请原则，就很可能滋生商标霸权主义，从而打破商标注册领域的生态平衡，这不仅会导致商标权利状态和权利归属的不确定和混乱，更会使公众对在先申请的效力产生不确定感，进而破坏公众对商标法律制度的信任和尊重。其次，商标法上的很多制度设计都是建立在注册取得商标专用权制度的基础上的，如果推翻在先申请原则，造成的直接后果就是很多制度都需要重构，这对于法律的稳定性将构成极大的冲击。

因此，在商标授权程序中，当在先申请与在后使用所产生的冲突时，执法者应当把对商标在先申请原则的保护始终放在首位，保护法律的可预期性和社会竞争秩序的稳定性。

四、“微信”商标纠纷案的解决路径

围绕“微信”案一审判决的争论虽已告一段落，但是“微信”案所折射出来的关于商标注册过程中存在的一些问题以及法院审判过程中体现的价值选择，却不得不引起我们的深思。

（一）“微信”案出现的原因分析

在某种程度上讲，“微信”案的出现并不是偶然，而是在我国现有商标法律框架下，商标注册过程中所存在的固有隐患的显现。

1.商标申请的迟延公开问题是“微信”案出现的一个重要原因。2014年之前，通过公开途径在商标局网站上能够查询到的商标申请信息大约滞后实际申请日6个月左右。在如今高速发展的互联网时代，很多信息或者产品的传播都是病毒式的，这也为商标在短期内积攒极高知名度提供可能。商标申请公开的滞后时间越久，他人使用已申请商标的可能性就越大。很多在后的使用者可能在最初使用时是善意的，因为在它们使用商标之时不能查到该商标在先申请的信息。经过较长时间的使用后，已经投入了大量的人力物力财力，且积攒了一定的知名度，这时，即使知道了在先申请的存在，基于自身利益的考虑，很多企业很可能选择漠视或者放任的态度，继续使用该商标。在“微信”案中，腾讯公司就很可能是基于这样的主观状态。所以说，我们要避免类似于“微信”案的商标纠纷再次发生，我国商标申请的迟延问题就是我们不得不直视的一个现实挑战。

2.申请注册阶段商标保护的不足是“微信”案出现的又一重要原因。我国实行注册取得商标专用权制度，这就意味着一个标志只有经过核准注册才能获得商标法的保护，但是我们不得不正视，在现阶段我国还存在大量未注册商标。在商标申请审查过程中，商标申请人尚未取得商标专用权，并不能阻止他人使用其申请的商标，“微信”案所涉及的问题实质上是一个未注册商标的保护问题。

我国《专利法》第十三条规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”该条实质上为发明专利申请人提供了在发明专利申请过程中对于其申请的发明专利的“临时保护”。该临时保护条款，使得发明专利申请人能够在专利申请注册阶段合理维护自己的权益，控制其他主体在后使用该发明专利的影响范围。反观商标法我们发现，在我国现有的法律框架下，申请注册阶段的商标只能作为未注册商标保护，我国并未对商标申请人提供类似于发明专利的“临时保护”，这就意味着，在商标申请注册阶段，商标在先申请人不能阻止他人使用该商标，也不能像发明专利申请人那样要求使用人支付合理费用，商标在先申请人只能在商标被核准注册后，对在后使用者提出侵权诉讼。而这种情况导致的直接后果就是为在后大量使用他人已在先申请的商标，短时间内积聚极高知名度，从而反过来威胁在先申请的商标注册埋下隐患。在“微信”案中，腾讯公司主张不知“微信”文字商标是创博亚太公司在先申请的，由于创博亚太公司对于该商标利用度不大，故现有证据并不能充分证明腾讯公司在使用“微信”文字商标时的主观状态。但是随着腾讯公司对“微信”文字商标的广泛使用，创博亚太公司更容易获知其在先申请的商标被腾讯公司使用。倘若我国商标法给予商标申请人类似于发明专利申请人的“临时保护”，那么创博亚太公司就能及时向腾讯公司主张权利，要求其支付合理费用，如此，腾讯公司使用“微信”文字商标的主观状态将得以明确，创博亚太公司对于“微信”文字商标基于在先申请所产生的期待利益也得到更好的保障，也就不会形成后来的“微信”商标之争。所以完善商标法，加强申请注册阶段商标的保护是从根源上避免类似“微信”案出现的必由之路。

（二）“微信”案的解决路径

“微信”案之所以引起那么大的争议，一方面是因为腾讯“微信”拥有十分庞大的用户群，另一方面，则是一审法院判决所体现的为维护在后使用所形成的“公共利益”而突破商标注册“申请在先”原则的价值选择，使人们对法律的稳定性和可预期性产生担忧。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中对《商标法》第10条第1款第8项的“不良影响条款”作出了严格的限制，但是法院仍以“缺乏其他可援引的法律条款”为由加以适用，其中很重要的原因是法院一开始就将着眼点放在如何保护8亿用户对腾讯“微信”的稳定认知上，为实现这一目的而寻找法律依据，在没有直接的法律依据时，不惜以突破商标注册“申请在先”原则这一公共秩序为代价，对“不良影响条款”作出扩大解释加以适用。正是法院这种错误的价值选择，把“微信”案引向了一个错误的方向。

基于以上分析我们可以看出，只要严格遵守法律规定，对于“微信”案而言，其解决途径其实十分明晰。公众对腾讯“微信”形成的稳定认知并不能构成商标法意义上的公共利益，法院应当核准注册创博公司的商标申请。至于之后腾讯公司可能面临的被诉侵权的风险，这不是行政程序中需要考虑的问题。况且微信商标获得授权后，腾讯公司若需继续使用微信商标，还可以通过许可方式获得授权使用。若双方不能达成协议而诉诸法院，审理过程中，可以适当考虑腾讯微信庞大的用户群，允许腾讯公司在增加适当区别性标志的前提下继续使用，并给予创博公司一定的经济补偿，以维护商标法的在先申请原则，并实现利益平衡。

商标授权过程中在后使用所形成的“公共利益”与商标注册在先申请这一公共秩序的冲突，实质上体现的是不同价值选择之间的冲突。面对复杂的现实生活，司法裁判要体现与时俱进，不可僵化。但是法官的自由裁量和司法的灵活性不能扭曲立法的基本精神。法律的稳定秩序比个案的利益平衡更加重要，维护法律的稳定性是每一个法律人必须坚定的立场，这也是“微信”案为我们敲响的警钟。

注释：

北京知识产权法院（2014）京知行初第67号行政判决书。

王莲峰.商标法学（第二版）.北京大学出版社.2014.36.

刘明江.商标权效力及其限制研究.知识产权出版社.2010.34.

郑其斌.论商标权的本质.人民法院出版社.2009.78.

李扬.“公共利益”是否真的下出了“荒谬的蛋”？——评商标案一审判决.知识产权.2015（4）.30，32.

邓宏光：《商标授权确权程序中的公共利益和不良影响：以“微信”案为例.知识产权.2015（4）.56.

李俊慧.微信商标判决的几点“不良影响”.上海知识产权.2015年4月16日.

周丽婷.“微信”案承办法官自述审理心路.http：//www.zhichanli.com/article/6029.访问时间：2015年4月25日.

张韬略、张伟君：《商标法》护公共利益的路径选择——兼谈禁止“具有不良影响”商标注册条款的适用.知识产权.2015（4）.63.

《商标法》第10条第1款第（8）项：有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》：“在审查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形时，应当考虑该标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。”