化学领域专利申请文件撰写之实验数据

吕艳玲

(国家知识产权局专利局材料发明审查部，北京　100088)



化学领域专利申请文件撰写之实验数据

吕艳玲

(国家知识产权局专利局材料发明审查部，北京100088)

化学领域的专利申请文件，由于其涉及实验数据而具有特殊性。根据化学领域专利申请文件撰写中涉及的实验数据所处位置的不同，进行分类讨论，探讨了权利要求书中的数据范围概况技巧、说明书中数据的公开不充分、发明的技术效果与数据记载、说明书附图中的数据以及答复专利实质审查通知书的意见陈述中数据的补充，这几类不同作用的实验数据在撰写时应注意的方面。

化学；实验数据；专利

化学是一门实验学科，化学领域的发明专利与其他领域的相比，有着明显不同，其撰写也存在特殊之处。如化学发明是否能够实施往往难以预测，必须借助于实验结果加以证实才能确认；有的化学产品结构尚不清楚，不得不借助于性能参数和/或制备方法来定义等等[1]275。其中，实验数据就是其特殊处之一，既可能存在于权利要求书中限定保护范围，又可以出现在说明书中用于表征产品或方法的技术效果，还可以出现在附图中与附图配合解释。应如何进行实验数据的撰写，撰写中怎样处理数据及怎么预防由于实验数据的失误而被无效，这都是困扰我们的问题。本文将对撰写中的实验数据简单地作一归纳。

1　权利要求中的实验数据

1.1权利要求书中数据范围的合理概括

专利法第26条第4款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

权利要求中，数值范围概括过小，专利权人将损失合理的权利。例如，将反应物在温度200 ℃时保持30 min。这种使用点值进行限定的极端情形，使得该权利要求的保护范围很小，只要他人在非点值状态下进行反应就不会破坏其专利权，然而在化学领域，点值周围的小范围数值往往也是能够实现的，如上例中在200 ℃加热29.5 min或在199.9 ℃加热30 min等，很可能也能够实现反应但却不在本发明的保护范围之内。但是反过来，权利要求保护范围过大，同样也是不恰当的，容易导致权利要求得不到说明书的支持，从而存在被无效的风险。合理的概括范围应当是能够产生说明书中的技术效果的范围。

1.2关于从属权利要求中的实验数据

从属权利要求中常常使用实验数据对独立权利要求做进一步的限定。从属权利要求中的数值范围尽量从多个角度多方面限定，这是因为在无效程序中，只能通过删除权利要求、删除技术方案或合并式修改来补救。使用从属权利要求多方面限定，可以为以后的合并式修改留下余地。

2　说明书中的实验数据

2.1实验数据与说明书的公开不充分

专利法第26条第3款，规定“说明书应当对发明或者实用新型做出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”，其中“所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型”[1]130-132，化学领域的特殊规定是“说明书中给出了具体的技术方案，但未给出实验证据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立”。实验数据的缺失，在化学领域有可能造成公开不充分的缺陷，该类缺陷一般难以通过修改来纠正的，这在后续程序中成为很难克服的一个缺陷，因而应当引起注意。

何种实验数据是必须记载在说明书中，以避免公开不充分的缺陷呢？

(1)影响实验赖以进行的必要条件的数据

案例1：一种用于石油裂解的催化剂的制备方法，其特征在于将反应原料进行分段加热。现有技术中是一次性加热到800～1000 ℃，该申请的改进之处就是通过分段加热得到性能优于现有技术的催化剂，但并未在说明书中详细记载分段加热的具体方式。该申请人相关文章也能够看出，分段加热并不是简单的随意分段，而是先以特定的升温速度分别加热到第一、第二和第三温度，并分别保持第一、第二及第三时间，随炉冷却；继续以特定的升温速度加热到第四、第五温度，保持1 h，随炉冷却，得到最终产品。因而，简单的一句分段加热并不能够使本领域技术人员实施该技术方案，本领域技术人员通过本领域的常用技术手段和现有技术中的知识是不能推断出分段加热的程序，这种数据的记载是必要、必须的，不详细记载会导致说明书公开不充分。

(2)技术方案必须依赖实验结果加以证实才能成立的实验数据

案例2:权利要求请求保护式I化合物(结构式略)用于治疗青光眼病症的药物的用途，说明书中公开了该申请涉及新化合物及其治疗眼科病症的用途，说明书药理实验部分给出了某种酶活性的实验数据，但是针对上述具体适应症的实验仅描述了实验模型的制作方法及实验步骤，没有给出任何有关疗效的实验数据。因而本申请说明书仅证明所述化合物对于某种酶活性具有抑制作用，而没有证明所述化合物可用于治疗或预防相应的具体适应症。由于本领域技术人员根据所述酶抑制作用并不能得出所述化合物对具体适应症具有治疗作用；因此本例中所提供的实验数据的证明力是不充分的，无法使得本领域技术人员确信所述技术方案能够治疗青光眼并获得预期的有益效果[2]。

2.2实验数据与技术效果

(1)何谓技术效果

专利审查指南规定，发明是否具备创造性，通常应当根据审查基准进行审查。当申请存在某些辅助判断因素时，例如发明克服了技术偏见、发明取得了预料不到的技术效果、发明在商业上获得了成功，这些因素应当予以考虑，而不应轻易作出发明不具备创造性的结论。发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，实现无法预料或者推理出来[1]181-184。

(2)化学领域技术效果

在化学领域，技术效果通常的表征方式就是实验数据，通过数据来证明该化合物及其制备方法具有预料不到的技术效果。如果缺失了该部分的数据支持，一是会导致依赖实验数据的证实才能成立的技术方案公开不充分，前面已分析；二会在实审及复审过程中难以修改，因为审查指南规定，补入所属技术领域的技术人员不能直接从原始申请中导出的有益效果及补入实验数据以说明发明的有益效果都是不允许的修改，单纯的意见陈述也会变得非常被动；三是无效程序中涉及创造性时，使用未在原始申请中记录的实验数据陈述时将较难被接受，无法有利地证明本申请的创造性，加大了专利被无效掉的风险。

(3)举例说明必要的数据表征

案例3:一种Zn2SiO4纳米材料的制备，其步骤与对比文件1中的技术方案极为相似，区别仅在于本申请采用强碱进行调节pH值，而对比文件1使用的是氨水，在本领域中通常认为使用氨水或强碱调节pH值对反应无太大影响。申请人在意见陈述时强调氨水与强碱调节之后产品结构上的区别，由此倒推生成原理不同，但该反应路径的推理缺乏足够的证据支持。如果该申请人在原始申请撰写时增加产品的XRD图谱及其它能够证明产品不同晶型或结构的测试，将会非常有力地证明微小的步骤差异引起了物质结构实质性的变化。

2.3附图中的实验数据

审查指南规定，附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述，使人能够直观地、形象化地理解发明或者使用新型的每个技术特征和整体技术方案。在实审和复审程序中，对申请修改的要求是从附图中能直接地、毫无疑义地确定的内容。由此能够理解，由附图中推测的内容，或者无文字说明、仅仅是从附图中测量得出的尺寸及其关系，不应当作为已公开的内容，因此也不能作为原始申请记载的内容修改补充到申请文件中。

3　意见陈述中的数据补充

在被评述为创造性或者以无创造性为理由进入无效阶段时，申请人除了修改之外，常有的意见陈述方式包括提供实验数据以证明本申请或本专利的创造性。就目前实际操作而言，对于申请人提供的证明请求保护主题具有预料不到的用途或者使用效果的证据，一般考虑以下几个原则：

该证据应当是对比实验证据或者其他类型证据，例如申请人利用现有技术证据(如本领域的普通技术知识)证明请求保护的主题的用途或效果是预料不到的；该证据必须与请求保护的范围相对应；对比试验效果证据必须针对在原申请文件中明确记载且给出了相应实验数据的技术效果，如果原说明书中没有效果实验证明发明某个方面或某种程度的技术效果，则即使说明书中对该技术效果给出了结论性或断言性的描述，也不应当接受申请人在申请日后或答复审查意见时提供的实验数据或效果实施例以证明上述技术效果；对比试验应该在请求保护的发明与最接近现有技术之间进行。

案例4：申请号为02823893.1、名称为“高透气性防水复合物”的发明专利，争议点在于申请人认为对比文件1教导的是粘合剂数量越少，对制品透气性的影响越小，本领域普通技术人员的普遍认识是增加粘合面积会减弱水蒸气透过率，而本申请发现了层间的增强的粘合有助于产生更高的透气性的相反性质从而具有非显而易见性。复审过程中，合议组认为关于与对比文件1具有基本相同结构的本申请的方案为何能取得与普遍认识相反的技术效果，说明书中并未对此进行充分的说明，因此无法认定该区别特征所取得的技术效果。申请人提交了证据，高透气性薄膜(HBF)报告，声称证据的报告由意大利Chieti的Tredegar′s技术中心作出，包括三个补充实验报告:①热熔层压队防水性能的影响；②薄膜的设计对防水性能的影响；③热熔层压队透气性的影响，并随后提交了经公证并认证确实由意大利Chieti的Tredegar′s技术中心作出的报告。最终合议组接受了该实验数据并认定了该技术效果[3]。

4　结　语

化学领域中的实验数据，其表达方式多种多样，在申请文件中的不同位置、起到的不同作用，对其表达要求也不同，分类比较与思考实验数据对于我们撰写化学领域的申请文件有着重要的意义。

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M]. 北京:知识产权出版社,2009.

[2]刘新民,等.实验数据与公开不充分[J].审查业务通讯，2012(审代会专刊):45-52.

[3]寇飞.在创造性评判过程中关于效果的实验数据的补充[J].审查业务通讯,2013(5):29-35.

Experimental Data of Patent Application Documents in the Field of Chemistry

LV Yan-ling

(State Intellectual Property Office of the PRC，Beijing 100088, China)

Patent applications in the field of chemistry are special because of the experimental data referred. According to the different position of the related experimental data in the application documents, the generalization of the data range in the claims, the data and the disclosing the invention or utility model sufficiently, technology effects and the data records, the data in the drawings and the data supplement in the observations were discussed, the different roles of experimental data in the documents should be attention.

chemistry; experimental data; patent

吕艳玲(1982-)，女，专利审查员，主要发明专利实质性审查工作。

O6-05

A

1001-9677(2016)016-0028-03