功能性特征解释之冲突与合理化路径分析

郭鹏鹏

功能性特征解释之冲突与合理化路径分析

郭鹏鹏*

围绕功能性特征的解释问题，司法和行政规则的直接分歧引发诸多关注。仅止于将两种规则予以字面一致的研究，忽视司法与行政体系实质差异及最终目标上的协调，对实践中的难点和亟需解决的问题并无裨益。而侵权判断中特征比对之复杂性、权利要求解释中的多种考量因素及思维过程之不确定性，对具体案件判断过程及结论的影响，远甚于前述两个不同规则表面上的矛盾。对于二元体系下法律适用割裂所造成的权利要求解释之冲突，应基于侵权判断的实践层面寻求恰当的解决之道。只有个案实践中予以精细化分析，才能在拒绝保护或予以无效这两种极端解决方案之间寻找合理化解释路径。

功能性特征 权利要求解释 保护范围

一、引 言

稳定的可预期性一直是制定法所追求的重要目标。①［美］ E·博登海默.法理学：法律哲学与法律方法［M］.邓正来，译.北京：中国政法大学出版社，2004：240.就权利要求中功能性特征的解释问题，基于审查指南规定明确，早年对该规则合理性的反思和争议并不多见。其后，司法机关在个别侵权案件中，创设了依据说明书具体实施方式确定专利权保护范围的做法，在2009年被吸收进司法解释而形成普遍规则。②参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第4条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第8条。由此，成文法上的冲突直接导致行为可预期性被破坏，这一问题因而备受业界关注。

二、二元体系下权利要求解释实体冲突：功能性特征分歧之背景

在关于我国专利制度的研究中，二元体制所导致的纠纷解决机制问题以及法律适用分歧，自2000年以来一直争论不断。③上述程序问题是自2000年修改《专利法》后引入“司法终局”后带来的，也因2001年以来专利纠纷日益增多而凸显。但是相关矛盾或体现程序之冗长，或体现在具体判断中对制度理解或适用标准上，这些冲突并未直接破坏法律规则的协调性。

相比之下，就权利要求中功能性特征的解释方式，行政审批过程中一直坚持严格的文义解释方式，④参见《专利审查指南》（2010版）第二部分第3.2.1节，对于功能性特征应认为“覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”，在《审查指南》（2001版）、《审查指南》（2006版）中有相同规定。划定得以授权的权利要求范围。侵权判断中，在规则表述上抛弃了授权中作为判断基准的权利要求，这就造成在权利取得与权利保护两个阶段界定专利保护范围分别指向完全不同方式的现状。实践中，考虑到随着通信等技术发展，技术特点致使专利文件中大量出现不得不诉诸非结构或构造的功能或效果式表述模式。在此情况下，寻求相关问题之合理解决方式显得尤为重要。

目前，研究者多将目光关注集中于何种解释规则更具合理性及制定法上的分歧可能导致的不良后果上，不少学者或从业人员认为应致力于消除分歧、作出统一的规定，使专利权人在授权和侵权程序中权利义务一致。⑤例如，周云川.功能性限定特征解释规则之探析［J］.中国发明与专利，2008（1）：63-66.马晓亚.“功能性限定特征的解释之争［J］.中国发明与专利，2007（10）：46-47.杨存吉，张华.功能性限定权利要求审查探析［J］.中国专利与商标，2011（4）：56-63.师彦斌.专利权利要求中功能性限定特征的审查标准及对策［J］.知识产权，2011（1）：39-42.孙平.关于权利要求中功能性限定特征解释的探讨［J］.中国发明与专利，2010（5）：91-93.这些研究均围绕着理论上的推演和国外相关规定展开。也有人认为，两种解释规则表面上相反，但实质上是殊途同归、一脉相承的。⑥毛祖开.浅议功能性限定的解释规则［M］//国家知识产权局条法司.专利法研究2009［M］.北京：知识产权出版社，2010：413-437.

然而，双轨制下专利授权条款与侵权判断规则各成体系，分别具有强大的内在逻辑但彼此之间鲜有沟通，使得对于权利要求解释的研究和实践均呈现碎片化的特点。侵权判断中不乏对于专利授权过程中之规则、术语及逻辑的误解，这就使得实践中不同程序下权利要求解释互相冲突的情况并不鲜见。放在行政与司法分立、法律适用割裂而造成种种问题的背景下，对功能性特征的争议与研究停留在规则统一论的层面，显然对实践的意义不大，更应关注的是二元体制下具体案件中专利保护范围及纠纷解决路径的最大合理化。既有研究也指出，从域外相关规则与实践经验来看，对功能性特征这一问题来说，重要的是需要相关多个制度配合在实践中形成自洽体系，从而给相关创新主体明确的行为预期。⑦中国专利代理（香港）有限公司法律部.中美功能性技术特征权利要求对比研究［J］.中国专利与商标，2012（2）：3-27.

三、二元体系下功能性特征界定困境之再认识

（一）二元制导致的实践认识误区

不乏观点认为，侵权判断中对功能性特征予以限缩的原因是在技术贡献与公共利益之间划定平衡。“功能性特征并非专利权人对现有技术的贡献，功能性特征的发明人对于现有技术的贡献是具体的、下位的实施方式。若给予权利人与功能性特征字面含义相一致的保护，……那么专利权人就会以此功能性特征霸占实现该功能的一切技术结构，甚至是一个技术领域，……限缩社会公众的权利空间”；⑧张学军.功能性特征的内容确定与保护范围［J］.人民司法.2015（18）：82-88.“……既阻碍了专利申请日之后技术的进一步创新，又会导致专利的保护范围囊括了专利申请日之前已经存在的所有合适方式，显然是与界定专利保护范围的目的相违背。”⑨参见：上海市第一中级人民法院（2011）沪一中民五（知）初字第47号判决书。

但是对上述对利益失衡的顾虑并非可归咎于权利要求中采用功能性特征这类限定方式。实际上，首先，取得授权的一个完整技术方案中的某个技术特征甚至多个技术特征覆盖了已知的实施方式，这并非该技术方案存在不恰当垄断而不应受保护的理由。一个具备创造性的技术方案并不排除其中某个技术特征是用已知方式实现的。其次，在申请日时边界固定的上位概念也会随着科技发展而外延不断扩大。最后，等同原则的适用也会随着技术发展而不断致使专利权边界扩大。⑩我国等同判断中确定的时间节点为侵权行为发生时，参见《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条。这都会导致将申请日之前存在的技术内容或申请日之后出现的技术方式被纳入至专利权保护范围。专利法在宏观制度设计上，例如保护客体、保护期限等，已经考虑制度运行中的私权与公共利益之平衡，个案适用中则需严守法律规则；宏观利益衡量不应是个案频频突破法律规制之理由。同时，基于现代发明所涉内容或技术领域的复杂性，并非对于各种类型技术发明，均可在理解“技术贡献”时将技术特征从技术方案中拆分开来，对既有技术的“贡献”也并非一定是某种手段或措施，而可能是技术方案整体所体现之思路。例如计算机、通信等领域中，发明人的创造性劳动经常体现于系统架构中，系统架构的改进是该领域最有价值的部分。⑪万琦.说明书公开的若干问题研究［J］.知识产权，2015（5）：45-48.

可见，前述理论或实务中对于功能性特征裁判方式之正当性的认识，源于司法与行政并行体制下，侵权判断中不仅由于对专利授权条款缺乏实际运用而无法深刻理解，同时也对权利要求解读之内在逻辑缺乏系统化认知。上述理由用以否定权利要求中此类技术特征之合理性，显得比较薄弱。

（二）功能性特征司法判断的实质：“支持”与否之再归纳

围绕着对功能性特征保护范围的确定，从个案权利要求解释的角度来看，司法与行政两者所确立的规则并非无法兼容。一方面，行政审批中进行文义解释的前提是必须审查其“是否得到说明书的支持”，从逻辑上推演，符合授权条件的权利要求须基于：说明书中公开了足够多的实施例、能够消弭本领域技术人员的合理怀疑，使其无需付出创造性劳动即能明了还有哪些方式能实现发明并获得预期的效果；另一方面，司法解释所确立的规则，则将功能性技术特征的保护范围限制在说明书与实施例相同、等同的方式内。囿于行政与司法程序互相隔离，规则的实际运行状况陷入无法具体比较之状态。但从抽象角度模拟，专利审查过程对《专利法》第26条第4款的适用与侵权程序中“等同”判断，两者连接点在于均排斥本领域技术人员的创造性劳动，理想状态下“支持”与“等同”的思维过程和尺度必然有相当程度的关联，可以认为一个能够得到说明书支持的功能或效果式描述的特征，说明书中必然记载了足够多的实施例及技术信息，其说明书中实施例及与其“等同”的方式，应该几乎覆盖了该技术领域中所有能够实现所述功能的实施方式。

从专利审批过程中关于公开充分与支持的审查来看，实质上含有功能性特征之权利要求的授权标准在于，对于本领域技术人员而言，围绕发明实质要解决的技术问题，说明书披露的内容使得该以功能特征在申请日时取得与上位概念相类似的地位。当然，实际状态下，基于专利权效力的推定性、审查行为之有限性、非实质审查之专利类型等原因，专利法中预设之理想状态难以达到。⑫这也印证了，早期相关争议案例往往出现在未经实质审查的实用新型专利上。在此背景下审视侵权判断中相关规则，实质上是将专利审查中“支持”条款的判断思路，在侵权纠纷中予以再次判断，其目标同样是将功能性特征的内容限制在说明书充分公开的技术内容所能够“支持”的范围内。

而前述对功能性特征会垄断技术发展之担忧，实际上已并非围绕这一问题所应考虑之内容；现代专利制度自选择以文字确定权利保护范围起，就一直面临着文义扩张与技术发展所导致的垄断问题。例如申请日时边界确定的概念亦会随着技术发展而不断扩张其外延。

由此可见，考虑到行政与司法程序的不同任务，规则上的分歧并未妨碍制度本身之自洽，恰是授权与侵权判断中不同的规定强化了发明人避免采用功能性描述的行为预期，并体现了防止技术过度垄断的法律价值判断。然而，由于我国二元体系行政与司法程序缺乏有效沟通，造成司法中对公开充分、支持等授权条款及基于发明实质解读技术方案的思维方式难以熟稔，作为拟制标准的本领域技术人员在两个程序中亦难以精准一致；现实中有关功能性特征判断之争论、隐忧或个案冲突往往根源于此。

（三）实践中的困境

首先，基于汉语表意之特点，⑬既有研究均指出，在美国对于功能性特征的撰写中有典型的标识性语句。参见:中国专利代理（香港）有限公司法律部.中美功能性技术特征权利要求对比研究［J］.中国专利与商标，2012（2）：3-27.功能性特征的个案识别存在障碍。尽管有规范性文件试图从正反两面作出定义，⑭《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释二》定义为“是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》中，定义为 “是指权利要求中的对产品的部件或部件之间的配合关系或者对方法的步骤采用其在发明创造中所起的作用、功能或者产生的效果来限定的技术特征。”同时对普遍知晓的技术名词、含有步骤材料等限定的情况予以排除。考虑到专利文件是围绕着发明实质从技术细节提炼而成的、高度概括之技术方案，区分从效果角度表示的抽象概念、从功能或作用角度描述的构造特征与纯功能性特征并不简单。有研究认为，应坚持逻辑一致性而不必区分某一功能性描述是否属于“普遍知晓”，只需在确定相关特征保护范围时予以区别对待。⑮实际上，这种观点忽视了专利文件形成与申请过程中对技术细节的上位概括或功能性概括是两种不同的思维方式；看似简化了识别功能性特征步骤，但是在技术特征比对中并无法省略对“普遍知晓”概念的查明步骤，这一观点并无助于问题的简单化。

其次，较之专利审查中的文义解释规则而言，司法所确定的“具体实施方式及等同”规则，需要裁判者解决如何用说明书的内容与被诉侵权物比对的问题。基于专利文件的复杂化和不同领域技术之特殊性，并非所有专利说明书均会按照典型范式记载细节化的技术实施方式。此外，专利说明书中的具体实施方式或实施例也并非仅披露与功能性特征相应的技术内容，而是包括了实施发明所需的全部技术细节，往往还必须包括与实现发明有关的、并不要求保护的现有技术内容。而如前述指出，我国二元体制背景下司法过程中对专利文件之解读能力有限，使用经过发明人提炼、概括而成的权利要求进行比对时已经殊为不易，完成从说明书的技术细节提炼、归纳比对内容的这一思维过程则更不简单。例如，在“瓦楞蜂窝复合纸板的制造设备”实用新型侵权案⑯中，在基于说明书内容对功能性特征范围确定过程中，由于未精细化提炼实施例之内容、也未对技术特征拆分过程予以分析，其比对方式与判断结果实质上破坏了权利要求书的层次递进关系。

最后，当涉及相同或者等同的判定时，按照一一对应的判断规则，在确定功能性特征的内容后，还必须面对如何拆分技术特征以及判断对应关系这样的思维过程。由于现行司法实践对于经过加工而成的权利要求的技术特征分解尚无既定规则且争议不断，对说明书中未经发明人提炼的技术细节如何拆分比对则更无规则可循；加上民事案件裁判中始终要面对当事人的诉讼能力与专利案件的专业化之间的差距与矛盾。这些问题在实践中所造成的困惑，并不亚于制定法在规则层面的表面分歧。

四、功能性特征解释之协调路径：从一则案例展开

（一）“同轴插接器”侵权纠纷⑰案之探讨

涉案权利要求中出现限定“……其中所述连接机构具有一个可径向扩张的紧固套（11），在进行上述插接时该紧固套可以与配对插头（3）上的一个压紧面（13）卡锁并且将所述压紧面（13）上的一个径向力转变为一个轴向分力，该分力将外导体接触面（9，10）相互压紧。”涉案专利说明书“具体实施方式”中与这一技术特征相关的文字表述为“……该紧固套设有轴向缝隙24并构成多个弹性卡舌29。在这些卡舌29的前端形成径向内向的卡钩8。在外面分别通过轴肩22构成止档。如图所示，紧固套的端面突出于外导体套的接触面9……”⑱

图1 涉案专利相关部件附图

图2 被控侵权产品示意图

首先，功能性特征的解读规则以及实践中种种困惑，均是基于这类特征本身不含构造特征而造成边界上的模糊。如果某一术语虽然从功能或效果角度命名，但其含义和边界是清晰的，或说明书中对某特征进行了穷尽式限定，那么其范围实际上是确定的。因此，在确定适用特殊解释规则时，需要考虑上述两种因素。涉案权利要求1中紧固套设置的技术特征未具体描述紧固套的结构以及其与相关特征之配合关系，而是围绕着说明书中描述该发明的解决之技术问题，用在其中所起的作用来表述，仅表达一种“完成的目标”或“达到的水平”，在无任何资料表明该领域其含义外延确定，可认定该特征构成典型的功能性特征。

其次，在具体案件中使用“具体实施方式”进行比对时，这一思维过程需要考虑的是如何将说明书中技术细节和被诉侵权物比对，难点在于：

（1）在确定功能性特征的技术内容时，如果简单地将具体实施方式中的全部技术细节均作为比对基础，实际上则必然将与实现与该特征之功能无直接关系的技术内容也纳入比对中。在该案中如果将实施例中的特定结构不进行区分，将卡舌、卡钩、轴向缝隙、轴肩等全部列入该特征的范围并作为比对基础，那么在被诉产品中逐一寻找到相应的部件可能性就被大大缩小。因此，从说明书实施例中合理提炼是比对前的重要步骤。

（2）考虑到“一一对应”判断规则影响下的逻辑过程中，比对方式在很大程度上受制于技术特征分解程度，判断结果也受技术特征拆分方式的影响。由于对技术特征的分解实质上并无客观规则，即使对按照严格撰写规则并经过审查而形成的权利要求进行的侵权判断中，分解特征的步骤都会对比对结论会产生重要影响。而以未经过提炼和概括的技术细节作为比对基础时，那么完全可能基于过度拆分技术特征的方式，使得被诉侵权产品中缺少相应的部分。⑲例如，轴向缝隙与弹性卡舌是否应分解为两个特征？对带有卡勾的卡舌这个部件，是否应该卡勾单独拆分成一个特征，还是应该视为卡舌的一个部分？“过度”拆分技术特征会使得被诉侵权产品中缺少相应的部分，无异于使权利人的保护范围被实质上虚化。增加这一步骤并未对比对结论的客观性有任何助益，反而会由于“分解”过程的不确定性增加比对时的混乱和不必要的争议，相应直接导致比对结果不确定性。此外，由于功能性技术特征在权利要求中是作为一个必要技术特征存在的，且具体实施方式中所有必需技术特征是作为整体共同实现权利要求中所限定的功能或效果。故在功能性技术特征进行侵权判断时，应将所确定的功能性技术特征内容与被诉侵权物实现相应的必需技术特征进行整体比对。

最后，比对尺度衡量。就此案来说，被诉侵权物与涉案专利两者的具体结构以及与插接器其他部件之间配合关系、连接关系以及位置关系均有很大差别，属于不同的技术手段。从达到的效果而言，从本领域普通技术人员的角度看，在权利要求1中未限定锁紧套这一组成部分时，仅紧固套设置这一个技术特征无法达到稳定而持久的连接效果，与被诉侵权产品单独即可达到稳定压紧效果相比，两者有明显差异。与此相印证的是，其后的无效程序中，涉案专利权要求1因缺少锁紧套这一技术特征，被认定对“稳定长久的连接”这一技术问题而言，因缺少必要技术特征而被宣告无效。

（二）功能性特征保护之合理化：司法与行政之协调路径

自2013年以来，司法实践开始尝试在侵权程序中运用专利实质条件对权利要求进行评价，但是都止于对权利要求保护范围予以否定。在涉及功能性特征比对的诺基亚案件⑳参见：（2011）沪一中民五（知）初字第47号判决书。中，出于对过度垄断的顾虑，法院认定说明书未披露具体实施方式、权利要求保护范围不能被清楚确定。此类对于不清楚条款的理解已经与行政审批程序不同，可以认为该案件实质上是运用清楚、支持和公开是否充分等条款就该专利说明书内容综合评价之后给出拒绝保护的司法态度。

如前述插接器所体现的裁判思路，对功能性特征的司法判断而言，确定其内容的过程首先是从实施例所代表的技术细节到抽象或概括的技术方案或技术特征的加工过程，需要将技术细节中与功能性特征有关的内容予以提炼，这是一个《专利法》第26条第4款的反向适用过程，其核心是将权利要求保护范围局限在说明书所支持的技术实质之内。而在后续具体比对过程中对于手段、效果等因素评判时，也应运用行政审批中专利实质要件的评价思路，对专利说明书所披露之效果、功能等内容，予以明确和限制。

在既有实践中，诺基亚案中涉案专利被维持但却未受到司法保护；插接器案件中司法程序在个案比对中恰当厘定了专利保护范围得出不侵权结论，但该专利最后却被宣告无效。这两种路径均未能体现对发明人“技术贡献”适当、合理化的保护。围绕着权利要求解释这一问题，二元体系下行政与司法之冲突远非将成文规则一致化即可找到最佳解决方式。以功能性特征保护范围确定和比对为例，司法或行政应对对方规则的理解和运用上做到充分的沟通，并在个案实践中予以精细化分析，才能在拒绝保护或予以无效这两种极端解决方案之间，寻找合理化解释路径。

五、结 语

在功能性特征的解释这一问题上，仅停留在关注表面分歧，而忽视从司法与行政体系实质差异和最终目标的协调，对实践中的难点和亟需解决的问题并无裨益。而侵权判断过程中具体比对过程之复杂性、解释权利要求的多种考量因素及思维过程之不确定性，对具体案件判断过程及结论的影响，远甚于上述两个不同解读规则之间表面上的矛盾。就现阶段而言，对于二元体系下法律适用割裂而造成的权利要求解释之冲突，应基于侵权判断的实践层面寻求恰当的解决之道，因为“惟有法律规则以某种方式贯彻到法律案件的具体判决中，法典中的法律规则才可能是成功的”。㉑［德］阿图尔·考夫曼，温弗里德·哈斯默尔.当代法哲学和法律理论导论［M］.郑永流，译.北京:法律出版社，2001：278.

*作者系华东政法大学博士研究生。