浅析创造性结合启示判断中的正向审查

宋伟峰张一文

浅析创造性结合启示判断中的正向审查

宋伟峰*张一文*

创造性审查中结合启示的判断一直是“三步法”运用中的难点。在结合启示判断中，应当坚持正向审查，即重新返回最接近的现有技术，从现有就技术出发，判断现有技术整体上是否存在启示。本文通过对实际案例的分析，说明了创造性结合启示判断中坚持正向审查的必要性以及具体判断方法。

正向审查 “三步法” 现有技术 结合启示

一、引 言

发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。创造性的具体判定方法通常使用“三步法”：（1）确定最接近的现有技术，即充分检索现有技术，了解现有技术整体状况；（2）确定发明的区别技术特征和实际解决的技术问题，即确定发明人的智慧贡献；（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见，即判断现有技术整体上是否存在启示使得本领域技术人员有动机对现有技术进行改进从而达到发明人的智慧高度。①中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010［M］.北京：知识产权出版社，172-175.“三步法”，反复提到了现有技术，表明了现有技术在创造性审查中的重要作用，即创造性审查应当立足于现有技术，体现从现有技术出发的正向审查。②崔伯雄，等.创造性评判中现有技术的结合启示［R］.课题成果库，2013（5）：39.

对于一件发明创造性的判定总是在了解此发明之后才开始进行，这就导致很难从发明人开发此发明时的角度出发来客观看待作出发明过程中所遇到的困难和付出的努力，导致“事后诸葛亮”。为此，审查指南强调“对发明的创造性评价是由发明所属技术领域的技术人员依据申请日以前的现有技术与发明进行比较而作出的”，这种创造性的评价应当努力还原发明创造时申请人的所思、所想，从发明的原点出发去甄别发明，即实质审查应当是从现有技术出发，朝向该发明的正向审查。坚持正向审查，才能与申请人平等地交流、对话，尽量避免和减少主观因素的影响。

在整个创造性审查过程中，都应当始终坚持正向审查，但在实际运用“三步法”时仍然出现很多问题，特别是第三步对显而易见性的判断，经常出现结合启示牵强的问题。本文试图从正向审查的角度谈一谈对创造性结合启示判断的思考。

二、创造性结合启示判断中的正向审查

对于结合启示，《专利审查指南》（2010版）给出了如下3种判断方法：（i）所述区别技术特征为公知常识；（ii）所述区别技术特征为与最接近的现有技术相关的技术手段；（iii）区别技术特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别技术特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。但在结合启示的判断中仍然出现一些问题，常见的如孤立地谈公知常识、强说作用相同等导致结合启示牵强，其原因可能在于对上述判断方法的理解过于机械。如果能从正向审查的角度去判断现有技术是否存在结合启示，或许能够避免上述问题。

通常所说的正向审查是指与“三步法”相对应的，体现发明从无到有的产生过程。但结合启示判断中的正向审查指的是在确定了最接近的现有技术以及发明实际解决的技术问题之后，在判断发明是否具有显而易见性时，重新返回最接近的现有技术，从现有技术出发，判断现有技术整体上是否存在技术启示，使得本领域技术人员有动机对最接近的现有技术进行改进，从而可以由现有技术推导出本发明。

以下，将结合具体案例，谈谈正向审查在创造性结合启示判断中的必要性以及具体判断方法。

三、案例分析

该案涉及一种石墨烯/碳纳米管复合薄膜的制备方法

权利要求1：一种石墨烯/碳纳米管复合薄膜的制备方法，其特征在于，包括如下步骤：将膨胀石墨、碳纳米管和溶剂混合，得混合物，其中，膨胀石墨与碳纳米管的质量比为1∶1～5∶1，溶剂在混合物中的质量百分数为30%～50%；对所述混合物进行球磨，得石墨烯/碳纳米管的复合物；向所述石墨烯/碳纳米管的复合物中加入溶剂，搅拌，得石墨烯/碳纳米管复合物悬浮液，其中，石墨烯/碳纳米管的复合物的浓度为0.25～5mg/mL；将所述石墨烯/碳纳米管悬浮液过滤，得到的滤饼在150～200℃加热1～2小时，获得所述石墨烯/碳纳米管复合薄膜。

案情分析：目前的集流体一般采用金属箔，其占超电容的比重较重，从而导致能量密度较低。该申请提供一种轻质的（相较于金属箔）石墨烯/碳纳米管复合薄膜，由于其优良的导电率，可作为集流体使用以取代金属材料，从而提高电容能量密度。该申请的技术方案主要为采用球磨法制备石墨烯复合物，之后将其再分散、抽滤成膜。该发明在制备石墨烯的过程中避免了氧化还原这一步，得到的石墨烯电导率高。

该案的审查过程存在争议。一种观点认为该案不具备创造性，其判断过程依据对比文件1（石墨烯、石墨烯/碳纳米管的制备及其超级电容器性能研究，葛士彬，哈尔滨工业大学2009年硕士学位论文）、对比文件2（机械剥离法制备石墨烯及其在石墨烯/陶瓷复合材料制备中的应用，江莞，中国材料进展，第30卷第1期，2011年），并认为在对比文件1的基础上结合对比文件2和公知常识可以评述该申请的创造性。该观点具体判断过程如下：对比文件1公开了氧化还原方法制备石墨烯/碳纳米管复合薄膜。对比文件2公开了一种采用球磨法球磨膨胀石墨和氧化铝以制备石墨烯复合陶瓷粉末的方法。以对比文件1为最接近的现有技术，区别技术特征为：

将膨胀石墨、碳纳米管和溶剂混合，得混合物，其中，膨胀石墨与碳纳米管的质量比为1∶1～5∶1，溶剂在混合物中的质量百分数为30%～50%；对所述混合物进行球磨，得石墨烯/碳纳米管的复合物；向所述石墨烯/碳纳米管的复合物中加入溶剂，搅拌，得石墨烯/碳纳米管复合物悬浮液，其中，石墨烯/碳纳米管的复合物的浓度为0.25～5mg/mL。

基于该区别技术特征，权利要求1实际解决的技术问题是提供一种电导率高的石墨烯制备方法。对比文件2公开了使用球磨法制备石墨烯，虽然其未涉及电导率相关内容，但球磨法制备石墨烯电导率高是客观事实（石墨烯电导率高是其固有性质），即区别技术特征在对比文件2中的作用与其在本申请中作用相同。因此，本领域技术人员有动机将对比文件2制备的石墨烯复合粉末应用到对比文件1以制备复合薄膜，得到该发明的技术方案。

但在笔者看来，上述的“三步法”判断过程看似严丝合缝，特别是对第三步，也有针对性的说理，但如果从现有技术出发仔细推敲第三步，还是可以发现很明显的漏洞。

首先，对比文件1公开了氧化还原法制备石墨烯/碳纳米管复合薄膜，对比文件2公开了球磨法制备石墨烯复合粉末的方法，两者均未涉及电导率的内容。在未接触该申请的条件下，如果认为对比文件2中球磨法制备石墨烯电导率高是客观事实，则本领域技术人员也可依据同样的理由（石墨烯电导率高是其固有性质）认为对比文件1中氧化还原方法制备的石墨烯电导率较高（虽然石墨烯本身电导率高，但不同的制备方法得到的石墨烯电导率仍然具有差异，且该申请提及“所制备石墨烯的过程中避免了氧化还原这一步，得到的石墨烯电导率高”），从而本领域技术人员也没有动机对最接近的现有技术进行改进。其次，由于对比文件2仅涉及球磨法，没有和其他制备方法的比较，从现有技术出发，本领域技术人员也有理由怀疑“球磨法得到的石墨烯不纯，电导率并不一定有氧化还原法制备的石墨烯高（因为球磨法相较于氧化还原法较粗糙）”。因此，从现有技术出发，认为“对比文件2中球磨法制备石墨烯电导率高是客观事实”是缺乏依据的，含有主观臆断的成分，从而“技术特征所起的作用相同”也得不到支持。由于对比文件1、对比文件2均未涉及电导率内容、均未提及“球磨法制备的石墨烯电导率优于氧化还原法”，本领域技术人员没有动机将对比文件2应用到对比文件1中从而对对比文件1进行改进，即对比文件1与对比文件2之间无结合启示。

从此案例可知，在判断是否具有技术启示时，原有的判断过程仅以“球磨法制备的石墨烯电导率高是客观事实，因而技术特征所起的作用相同”认为对比文件2给出了技术启示，上述判断含有主观臆断的成分，其没有考虑到发明产生过程中的诸多困难和不确定性。从现有技术出发，本领域技术人员很容易提出“对比文件1中氧化还原方法制备的石墨烯电导率也较高”以及“球磨法得到的石墨烯不纯，电导率并不一定有氧化还原法制备的石墨烯高”的质疑，导致以正向看待该发明时出现断点，从而该发明相对于现有技术具有非显而易见性。

四、结 论

上面案例充分说明了创造性结合启示判断中坚持正向审查的必要性。在判断现有技术是否存在结合启示时，应当重新返回到最接近的现有技术，从现有技术出发，考察发明产生过程中是否存在困难和不确定性，以正向看待发明是否存在断点，从而客观判断现有技术整体上是否存在技术启示，使得本领域技术人员有动机对最接近的现有技术进行改进，应谨记不能仅仅停留于技术特征所起的作用是否相同的判断上，这只会将审查的关注点停留于某篇现有技术，而忽视了从整体上考虑是否有动机对最接近的现有技术进行改进，从而正向得到本发明。上述判断方法强调了现有技术在创造性结合启示判断中的重要性，体现了从现有技术出发的正向审查。

创造性的审查是实质审查中的重要一环，而结合启示的判断是其中的难点。不可否认，结合启示的评判存在一定的主观性，但秉持正向审查判断现有技术整体上是否存在技术启示，就是尽力将主观性降至最低，从而对发明的智慧贡献作出客观的评判。

国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心。