浅析创造性判断中下位概念对上位概念的影响

余 敏王震宇江耀纯

浅析创造性判断中下位概念对上位概念的影响

余 敏*王震宇*江耀纯*

在创造性判断中，如果要求保护的发明或者实用新型与最接近的现有技术某个技术特征，其中一个区别在于当前者是上位概念，后者是下位概念时，不能简单地将两种概念对应的技术特征视为等同。此种情形下，需要结合上位概念和下位概念在各自方案中对应的技术特征的作用来判断两个技术特征是否实质等同，然后再结合其他区别技术特征来综合判断现有技术是否在整体上存在启示。总的来说，在大多数案例中，对比文件公开的下位概念并不等同于申请方案中的上位概念，并且该上位概念对于申请方案的创造性还会产生意想不到的贡献。

创造性 区别技术特征 上位概念 下位概念 启示

一、前言

根据《专利法》第22条1款的规定，授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。其中，新颖性和创造性是实际中最常需要判断的条件。在新颖性和创造性判断中，均涉及将要求保护的发明或者实用新型与最接近的现有技术进行比较，确定区别技术特征。常见的是，在比较某个技术特征时发现，要求保护的发明或者实用新型中采用了上位概念进行限定，而对比文件中公开了该上位概念所涵盖的某个下位概念。此种情形下，惯性思维是认为下位概念的公开相当于公开了发明或者实用新型中的上位概念，从而在判断新颖性和创造性时将上位概念排除在区别技术特征之外，不再作为后续判断时的考量因素。在此情形下，如果没有其他区别技术特征，则发明或者实用新型不具备新颖性。如果还有其他区别技术特征，则发明或者实用新型具备新颖性。而是否具备创造性，也只是根据其他区别技术特征来进行判断，即此时的上位概念对发明或者实用新型的创造性不带来贡献。这样的思维过程合理吗？下面，笔者基于具体案例，对创造性判断中下位概念对上位概念的影响进行分析和总结，以期给出更加合理的判断。

二、案例介绍

【案例1】

该申请涉及导电膜的制备方法。制备过程中涉及一种油墨材料，其包括主体成分和溶剂。主体成分由质量分数为10%～60%的光固化树脂和质量分数为40%～90%的金属填料构成，金属填料中的金属比目标金属活泼，目标金属为所需制备的导电膜中起导电作用的金属。制备过程中还涉及作为区别技术特征的其他材料和步骤，因与本文的上位概念和下位概念的讨论无关，在此不再一一列出。

对比文件中公开的制备导电膜的方法中，使用的墨水通过如下过程制备：将聚合物溶解于溶剂中制成载体，将钯金属加入载体中，搅拌均匀，其中聚合物由高分子聚合物组成，溶剂由水或者有机溶剂组成。从上述内容可知，对比文件中的油墨包括高分子聚合物、钯金属和溶剂。

将该申请的技术方案与对比文件进行比较，该申请的方案中油墨是光固化树脂和金属填料，且金属填料中的金属是一类比目标金属活泼的金属；而对比文件中的墨水是高分子聚合物，金属是具体的钯金属。对于金属部分的区别，该申请的方案采用的是金属填料这种上位概念进行限定，而对比文件的方案采用的是具体的钯金属这种下位概念进行限定。

基于上述内容，在评价创造性时，很容易忽略金属部分的区别，认为对比文件中的钯金属即相当于该申请的方案中的金属填料。然而，结合各自说明书中的相关记载，会发现该部分的区别是两者之间非常重要的区别点，不容忽略。具体地，该申请的方案中设置金属填料中的金属比目标金属活泼，是配合制备过程中的一个置换步骤，用金属填料中的金属置换出化学镀液中的目标金属离子，从而在基底表面得到一层由目标金属颗粒构成的膜。而对比文件中使用钯金属，是利用钯金属对应的钯化合物可以溶解于水，也可以溶解于有机溶剂的特性，可使钯化合物完全溶解，在体系中无不溶性颗粒，方便灌输，不存在堵塞薄膜上微细管道的问题。从上述内容可知，对比文件中利用的是钯金属这种特定金属的具体特性，即便本领域技术人员在现有技术的启示下，能联想到的也只是具有这种特性的其他金属，而不会想到钯金属是否活泼的特性。鉴于此，本领域技术人员也不会想到选用“比目标金属活泼”的一类金属以参与置换反应从而制备目标金属构成的膜。因此，该案对比文件中钯金属的具体概念不能简单地相当于该申请的方案中“比目标金属活泼的金属颗粒”这一上位概念。当然，作为该案的创新点，权利要求中除了限定金属填料中的金属比目标金属活泼之外，也已限定在制备过程中还包括置换步骤，由金属填料中的金属置换出化学镀液中的目标金属离子，从而在基底表面得到一层由目标金属颗粒构成的膜。在创造性判断过程中，确定区别技术特征时，不能因为对比文件中公开的钯金属属于该申请中“比目标金属活泼的金属”这一概念，就将“金属填料中的金属比目标金属活泼”视作已经公开的技术特征而不在创造性的整体判断中予以考虑。如果简单地作出这一结论，就很容易导致该申请不具备创造性的错误判断。

【案例2】

该申请涉及用于液流电池中的复合离子交换膜，其由磺酸化聚合物和无机材料混合均匀制备而成；其中，无机材料为微孔材料、介孔材料、无机层状材料中的一种或者多种混合。方案中还涉及其他技术特征以及其他区别技术点，因与本文的讨论无关，在此也不再一一列出。

作为最接近的现有技术的对比文件中公开一种复合离子交换膜，主要含磺化聚醚醚酮及添加剂。添加剂包括：二氧化钛、二氧化硅、磷酸锆、氧化铝、氧化锌、分子筛中的一种或多种。审查意见在评述无机材料部分的技术特征时，指出本领域常用的磷酸锆一般是层状磷酸锆和介孔磷酸锆，其分别属于无机层状材料的一种、介孔材料的一种。本领域常用的分子筛根据孔径的大小可以分为介孔分子筛和微孔分子筛，其分别属于介孔材料的一种、微孔材料的一种。因此，对比文件中公开的内容即相当于该申请方案中的微孔材料、介孔材料、无机层状材料。

对于该申请的方案，其改进的一个重要技术点在于在复合离子交换膜利用无机材料的物理结构，例如，微孔材料的孔径在2nm以下的孔结构、介孔材料的三维孔结构、无机层状材料的层状结构。具体地，对于微孔材料，孔径小，液流电池中的金属离子无法直接穿过，而必须绕过微孔材料，这样增加了金属离子传输的路径，降低了金属离子渗透率。对于介孔材料，由于介孔材料具有三维孔道连通结构，金属离子在通过介孔材料时在三维孔道方向上随机移动，无法直接穿过，同样增加了金属离子传输的路径，阻碍了金属离子的渗透。对于层状材料，其层状结构也会阻碍液流电池中的金属离子的相互渗透、降低活性物质渗透率。即通过设置上述结构特点的无机材料，利用其物理结构特性，阻碍液流电池中的金属离子的相互渗透、降低活性物质渗透率，从而提高复合离子交换膜的离子选择性。这样，当离子交换膜用于液流电池中时，可提高液流电池的效率和寿命。

而对比文件公开的方案中，聚醚醚酮中增加添加剂可改善膜的导电性能、阻钒性能和机械性能。添加剂可为有机物，例如PEI或者PES，添加剂也可为无机物，例如二氧化钛、二氧化硅、磷酸锆、分子筛等。其公开的磷酸锆和分子筛作为添加剂只是众多添加剂中的可选的两种，并没有分析出这两种材料作为无机材料时所具有的微观结构特点以及该结构特点应用在复合离子交换膜中的作用机理。

鉴于上述技术分析，将从属权利要求中限定的微孔材料、介孔材料以及无机层状材料中的典型种类加入到独立权利要求的方案中，并将与对比文件中有重叠的种类删除，最终保留“介孔材料为介孔碳材料及其改性材料、介孔金属氧化物中的一种或者多种混合”“无机层状材料为水滑石类层状化合物、层状硅酸盐、层状过渡金属含氧酸盐中的一种或者多种混合”的方案。围绕该修改后的方案，结合对比文件未公开上述种类的无机材料以及无机材料的物理结构特点应用在复合离子交换膜中的作用机理等点进行争辩，最终获得授权。

三、分析与总结

对于创造性判断中，作为最接近的现有技术的对比文件中的下位概念是否相当于申请方案的上位概念，笔者认为可按照如下两种情形讨论。

第一种情形，对比文件中下位概念对应的技术特征的作用与申请方案中上位概念对应的技术特征的作用相同。此时，可视为技术特征等同，该下位概念可认为是相当于该上位概念，从而使该上位概念无法对申请方案的创造性产生贡献。具体地，假设上述【案例1】中对比文件公开了锂金属，且公开其应用于油墨材料中是作为活泼金属发挥置换目标金属铜金属的作用，则对比文件中公开的锂金属这一下位概念就相当于公开了申请方案中金属填料的上位概念。在没有其他区别技术特征或者其他区别技术特征也是常规技术手段时，创造性判断的结果就是申请的方案不具备创造性。

第二种情形，对比文件中下位概念对应的技术特征的作用不同于申请方案中上位概念对应的技术特征的作用，也即对比文件中没有公开申请方案中上位概念的作用或者相关启示。根据笔者的专利代理经验，在创造性判断中，第二种情形其实比上述第一种情形更为常见。此种情形下，两种概念不能视为等同，而且两种概念的区分对于创造性判断“三步法”中第三步的判断过程（确定现有技术是否在整体上存在启示）也至关重要，具体如下。

对比文件中公开的具体案例，通常都是利用该具体案例例的具体特性（为方便描述，如下定义为第一特性），当其作用机理不同于申请的方案时，并不具有拓展到申请方案中所包含的较广泛的一类材料的可能性。这是因为，从对比文件公开的具体案例改进到申请的方案，至少要跨越如下两个阶段：第一阶段是从对比文件的具体案例的第一特性到该具体案例的第二特性；第二阶段是从具体案例的第二特性扩展到具有该第二特性的某一类材料。当现有技术中不存在这两方面的技术启示时，本领域技术人员仅根据对比文件公开的具体案例是很难联想到包含该案例的某一类材料的第二特性的。

而回归申请方案本身，包含有上位概念的申请方案可视为归纳性技术方案。这类技术方案的获取，通常都是基于发明人对多种具体案例进行分析、验证，再由各个具体案例的表现结果归纳出其内部的作用机理，进而总结出可行的一类材料。这种归纳过程需要对各个具体案例背后的关联和共性进行深入研究，正体现了发明人的创造性劳动。当对比文件中未公开相关作用机理（例如【案例1】中的活泼金属对不活泼金属的置换应用到导电膜的制备环节中，【案例2】中的结构特点对复合离子交换膜离子选择性的提升机理），而本领域技术人员根据现有技术的知识也无法获知该技术启示时，则基于区别点并不容易启发得到申请的方案。

综上所述，该种情形下，对比文件中下位概念的技术特征不能等同于申请方案中的上位概念的技术特征，该对比文件并不能单独影响申请方案的创造性。第二种情形下的引申思考：

假设申请的方案和对比文件的区别仅仅是上位概念和下位概念的区别，而这两种概念属于上述第二种情形。此时会出现的结论是：当没有其他区别技术特征时，对比文件影响了申请方案的新颖性，但根据上述判断，并不能单独影响创造性，这是否矛盾？

对于该问题，笔者认为：上述情形下，从保护范围来看，申请的方案是与现有的方案有重叠的，而专利制度不允许将已有的方案划入申请的保护范围内，因此出现了上述缺乏新颖性的问题。而对于创造性，从重叠部分的一个方案并不能启示得到余下未重叠部分的多个方案，因此余下未重叠部分的多个方案是有创造性的。基于此，也可以看出此类申请答辩时的修改方向，即将上位概念中有重叠的具体方案删除，仅保留未重叠部分的多个方案。这样，既克服了新颖性缺陷，同时修改后的方案也是具备创造性的。

四、结论

在创造性判断中，当面对区别技术特征是上位概念与下位概念的区别时，不能落入新颖性判断的惯性思维习惯，认为上位概念限定的申请方案也是缺乏创造性的。此时，需要结合说明书的记载，分析上位概念和下位概念的作用机理是否相同。在作用机理不相同时，对比文件中下位概念的技术特征不能等同于申请方案中上位概念的技术特征，对比文件中下位概念的公开并不能单独影响申请的技术方案的创造性。

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