创业公司如何预防商标“陷阱”

从“陌陌”掉坑说起

创业公司一开始，总是得打响品牌，换言之，得有一个大众们记得住的名字，然而往往一不注意，就掉进别人掘好的“商标”陷阱里，知名交友软件“陌陌”就是一例。

2014年11月8日，知名交友软件“陌陌”的开发商北京陌陌科技有限公司向美国证券交易委员会提交IPO（首次公开募股）申请，拟融资3亿美元。该消息发布后不久，就有媒体曝出，陌陌科技或因商标问题卷入诉讼，起因为第45类“陌陌”商标此前已经被杭州尖锐软件有限公司注册，而第45类涵盖了包括社交陪伴、交友服务、婚姻介绍等在内的服务，与陌陌科技的主营业务相似。因而，影响了陌陌科技的上市进程。

■“商标”陷阱如何防范？

在现代商业经济中，公司是最重要的商业主体，同时也是最重要的知识产权创造者、拥有者。在商业竞争环境中，知识产权逐渐从消极防御的角色向积极进攻的角色演进，但历来都会出现公司大了才重视知识产权的问题，创业型公司由于公司资金等原因对于知识产权的保护尤其薄弱，但知识产权对于创业型公司而言往往又是其生存、发展的命脉。那么创业型公司在面临具体的商标风险时，该如何防范呢？

创业公司面临的主要商标法律风险，分为创业公司设立阶段风险、创业公司运营阶段风险，具体如下：

【创业公司设立阶段风险】

创业型公司，一般在公司设立后，便开始设计并使用商标，但创业者对商标的保护往往未能及时关注。由于中国对商标实行的是注册制的保护模式，一般只有在中国商标局进行注册后的商标才能实现强有力的保护。一旦商标未经注册便投入使用，将存在极大的法律风险。

在创业公司设计阶段，商标未能及时注册的内部法律风险主要集中在：

①、内部员工、VC、供应商的抢注风险；

②、商标设计后，其著作权权属约定不明的风险；

③、内部员工、VC、供应商的泄密风险。

内部员工、VC、供应商的泄密风险及抢注风险有一定的关联性，因此，针对此类风险的防范措施如下：

在员工入职时，签订《保密协议》，并明确将未注册商标的名称、图形等要素纳入商业保密条款中，强化对于未注册商标的保密义务；

在注册申请提交前，严格限定商标信息知悉人员范围，不得公开进行使用。

商标设计完成后，第一时间在公司经营的产品及服务类别上提交申请。

设计商标后，关于其著作权可能出现约定不明风险的防范对策如下：

在商标设计完成后，公司与内部设计员工签订关于商标标识著作权归属合同或由其签署商标标识著作权归属的声明，明确约定商标标识著作权属于法人作品，其著作权归属于公司名下。

如商标是外部设计公司完成，在合作合同中，首先明确约定设计成果的著作权的归属，其次在合同中明确约定设计方对设计成果的保密义务。

【创业公司运营阶段的风险】

注册商标在创业公司运营阶段依然存在法律风险。具体风险如下：

①、注册商标被撤销的风险

中国商标法规定，对于注册期限满三年但未实际使用的注册商标，任何第三人均有权利向商标局提起撤销申请。以注册商标满三年未使用的理由撤销注册商标的特殊之处在于，撤销注册商标的申请受理后，需由商标注册人提交其过去三年注册商标的使用证据。如商标注册人无法提供使用证据或提供的使用证据不符合商标法中关于注册商标使用证据的要求时，那么该注册商标就会被商标局予以撤销。也就是说，在上述的撤销制度中，由被撤销人即商标注册人承担举证责任，如其举证不能，则承担注册商标被撤销的法律后果。因此，上述撤销制度对于已取得注册商标权利的创业公司的杀伤力非常大。

关于上述撤销风险防范措施如下：

◇ .规范使用注册商标，如在销售合同，产品外包装，宣传画册上使用注册商标的右上角应打上“R”标记，以表明注册商标人对该商标是作为注册商标进行使用的意思。

◇ .保留与销售合同、宣传合同一一对应的发票。

◇ .以上材料按年份进行整理归档。

◇ .定期关注商标注册法律状态，公司注册地址如发生实质变更，及时对其注册商标地址进行变更。

②、潜在竞争对手或商标抢注人恶意注册风险

创业项目产品及服务，因天生的互联网基因，其在市场上传播的受众的规模之大，传播速率之快等因素均是创业项目品牌成长的加速器。在创业项目品牌快速成长的过程中，需时刻警惕潜在竞争对手或商标抢注人恶意注册的风险。

商标注册是按照《类似商品和服务区分表》的规定，分类注册、分类保护。而创业型公司一般在公司设立之初，仅在其最核心的产品及服务类别进行注册，如智能硬件公司往往仅在第9类进行注册。但创业型公司在注册之初未考虑关联类别，或将成为潜在竞争对手或商标抢注人恶意注册的高发区，以钳制创业公司进一步的业务扩张。

关于上述潜在竞争对手或商标抢注人恶意注册的风险应对措施：

◇ .随着创业项目扩张的范围及方向，在关联类别进行防御商标注册，在核心类别进行联合商标布局，形成以核心商标为中心的，向外围不断扩展的同心圆的保护架构。

◇ .可与代理机构签订商标监测协议，一旦发现商标被恶意注册，及时提起异议等救济措施。

③、商标注册地址变更风险

公司注册地址实质性变更后，未对其商标注册地址进行变更可能使商标局官文如撤销答辩通知书、宣告无效答辩通知书等无法有效送达，以致错过答辩机会进而失去商标注册权利。注册商标从正式注册之日起，均需要商标注册人进行关注，一是可能会有诸如撤销答辩等官文；二是其有效期届满前，需提前进行续展，继续延展其有效期。如商标注册人不及时关注及更新注册商标的法律状态，很可能会因此而丧失商标注册权利。上述风险的防范措施，即在企业注册地址变更之时，及时对注册商标地址进行相应变更。

以上，针对创业公司不同发展阶段商标类知识产权的法律风险及应对措施的分析，仅是在商标业务中常见的几类法律风险分析，希望能给创业型公司在商标保护方面一些新的启发。

杨河律师，毕业于中山大学，双学士，广东格林律师事务所资深律师，广州律协知识产权专委会委员，具有12年执业经验，擅长公司法律顾问、企业法律风险管理及知识产权（商标、专利、著作权、不正当竞争等）法律事务，为公司的决策经营、公司治理、风险控制、知识产权管理与战略等方面提供优质的法律服务，长期受聘于多家高科技企业、跨国公司、集团公司担任常年法律顾问及知识产权专项法律顾问，承办的知名案件包括全国第一起城市雕塑广州“五羊石像”著作权纠纷案、香港TVB影视作品著作权纠纷案、华谊兄弟传媒公司电影作品著作权纠纷案、美的公司专利纠纷案等。

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