《审查指南》关于要求本国优先权问题的讨论

李宁

现行《审查指南》关于本国优先权的法律规定

在现行《审查指南》中，关于在先申请和要求本国优先权的在后申请应当符合下列规定：

（1）在先申请应当是发明或者实用新型专利申请，不应当是外观设计专利申请，也不应当是分案申请。

（2）在先申请的主题没有要求过外国优先权或者本国优先权，或者虽要求过外国优先权和本国优先权，但未享有优先权。

（3）该在先申请的主题，尚未授予专利权。

（4）要求优先权的在后申请是在其在先申请的申请日起十二个月内提出的。

实际案例

在实际代理的过程中，笔者遇到如下案件实例：

申请人的一项发明创造在同日申请了发明和实用新型，发明和实用新型未要求本国和外国优先权，也并非分案申请，并且实用新型在申请日起不足十二个月即获得授权，而同一申请人的在后申请需要要求在先申请的发明的优先权，并符合时限要求。

疑问

按照《审查指南》关于要求本国优先权的规定，在后申请是完全符合要求本国优先权的规定的，应当准许在后申请要求在先申请的发明的优先权。若是在后申请满足授权条件的话，就会出现问题：若在后申请中包含与已授权的实用新型专利相同的技术方案，那么是否可以放弃之前的实用新型专利而避免重复授权的问题？

两种观点

针对该问题，笔者通过收集，发现目前主要存在两种不同的观点：

1、由于在后申请的发明要求了在先申请的发明的本国优先权，因而在后申请的发明与在先申请的实用新型应当视为同日申请的发明和实用新型，因而按照《审查指南》对于同样的发明创造的处理规定，应当允许申请人放弃已经授权的实用新型的专利权。

2、在后申请的发明虽然要求了在先申请的发明的本国优先权，但是由于在后申请与在先申请的提交日期不同，因而不能构成与在先申请的实用新型的共同申请，不应当允许申请人放弃已经授权的实用新型的专利权。

法条解析

针对这两种观点，笔者查阅了《审查指南》的相关内容，在《审查指南》第二部分第三章第6小节中，关于对同样的发明创造的处理中有以下规定：

对一件专利申请和一项专利权的处理

在对一件专利申请进行审查的过程中，对于同一申请人同日（指申请日，有优先权的指优先权日）就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权，并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的，应当通知申请人进行修改。

但是，对于同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别做出说明的，除通过修改发明专利外，还可以通过放弃实用新型专利避免重复授权。

由于在上述案例中，实用新型已经授权而发明尚未被授权，因而属于一件专利申请和一项专利权的处理问题。根据《审查指南》的规定，我们可以发现，能够在审查过程中放弃实用新型专利权来克服重复授权问题的，只能是发明和实用新型同时申请，而构成同时申请必须满足：同一申请人同日申请，并且同日仅仅指申请日，同时还必须在申请时分别做出说明。很显然，案例中的情况不能算作同时申请，而应当属于《审查指南》中定的第一种情况，在该种情况下尚未授权的专利只能通过修改来克服重复授权的问题，实用新型的专利权将无法被放弃。

至此，上述两种观点孰对孰错已经有了分晓。

关于是否允许在先授权实用新型放弃的讨论

在此基础上，笔者对于《审查指南》的相关规定还提出了一些疑问和讨论：

目前在国内的代理实践中可以发现，申请人对一项发明创造同时进行发明和实用新型的申请时，两个申请文件中所保护的技术方案一致的情况占绝大多数，申请人这样做的目的无非是想保证一项专利权的授权，而并非同时保留两项专利权，一旦发明具有授权前景，申请人通常会选择放弃已授权的实用新型来获得发明的授权，这一方面符合了专利法九条一款的规定，另一方面也可减轻申请人专利管理以及专利年费等方面的负担，同时也不会给大众造成任何的不公。

但是一旦涉及到要求本国优先权的问题时，情况就发生了变化，如上面所列举的案例中，本来是一个同时申请的案件，但是在后申请的发明要求在先申请发明的优先权后，不能构成与在先申请的实用新型的同时申请，只能通过修改申请文件的保护范围来获得在后申请的发明的授权。对于申请人而言，其同时具有了两项专利权，其中一项为实用新型专利权，另一项为发明专利权，但是多数情况下，申请人修改在后申请发明的权利要求的保护范围是通过增加技术特征来实现的，这就使得申请人为了能够获得在后申请发明的授权而不得不缩小与实用新型相同权利要求的保护范围，这不仅被动改变了权利要求的保护范围，同时还必须同时管理两项基本相同的专利，并缴纳两项基本相同的专利的年费，增加了申请人的管理和费用负担。而申请人所必须做出的这些改变，其前提条件并非是妨害了公众利益。

笔者认为，若在后申请存在与已授权的实用新型相同的权利要求项，应当将在后申请的发明与在先已经获得授权的实用新型视作同时申请才更为合理，因为在后申请的发明即使增添了改进后的新的技术方案，但这些新的技术方案的申请日也是在后申请日，只有与原申请文件中已经公开的技术方案一致的技术方案其申请日才是在先申请日，而这些技术方案显然已经在在先申请中记载过，因而并不会对社会公众的利益造成损害，然而从目前看来，与原申请文件一致的技术方案却不能通过放弃已经授权的实用新型的专利权而获得授权，对于申请人而言，未免有失公平。

再者，目前实用新型通常在半年时间即可做出授权或驳回决定，而优先权的期限是一年的时间，如果申请人在先申请是共同申请，在现有法律规定的前提下，必须在实用新型授权（半年）之前，同时要求发明和实用新型两项优先权，才可得到合理的结果，但是这明显与法律规定中的优先权的期限产生了矛盾。

笔者无法对《审查指南》的立法本意进行揣测，或许立法者有着更多的考虑，但仅就笔者所分析的内容情况而言，规定对于申请人而言是有失公平的。