从具体案例探讨专利审查过程中的禁止反悔原则

王晓欧 王伟红等

摘 要：文章从禁止反悔原则的适用条件出发，分析了此原则对侵权诉讼阶段和实审确权阶段的不同影响，结合具体案例给出了专利实审阶段申请人反悔主张时的处理方法和审查建议。

关键词：实审阶段；禁止反悔；侵权诉讼

1 概述

禁止反悔原则是专利侵权诉讼中的一项重要原则，也称为专利审查历史禁止反悔原则，是指在专利权人在专利申请期间或者维持阶段通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述放弃了某特定权利要求或者对专利保护范围进行了限缩性的说明，则在专利侵权诉讼中不得将专利保护扩及其曾经放弃了的领域。

作者在研究一件专利复审案件时，发现复审请求人在提出复审时的主张与实审阶段完全相反。如果发生在专利侵权诉讼阶段，完全可以运用“禁止反悔原则”进行抗辩。但是该案发生在专利行政审批阶段，应按照怎样的原则进行处理是个值得思考的问题。下面结合案例探讨专利审查阶段出现请求人反悔主张时可以采取的处理方式。

2 案例介绍

某复审案，申请人请求保护一种彩色硅砂的制备方法，该方法包括：将硅砂在100-200℃下与树脂混合均匀，然后使硅砂和树脂的混合物与权利要求1-7中任意一项所述的硅砂着色剂和固化剂接触，在硅砂表面形成彩色树脂层。

对比文件1公开一种彩色石英砂（即硅砂）的制备方法。通过对比可知，其与申请人请求保护的技术方案的主要区别如下：区别（1）着色剂不同，本案是以一定比例混合的铁黄粉和钛白粉，对比文件1是氧化铬；区别（2）混合顺序不同，本案硅砂与树脂先混合，再与着色剂接触，对比文件1树脂与着色剂先混合，再与硅砂混合。

通知书中指出，针对区别技术特征（1），本领域技术人员根据不同的着色效果易于想到采用不同组份构成的着色剂；对于区别技术特征（2），根据对比文件1公开的技术方案，本领域技术人员能够判断这些原料的混合仅是简单的物理混合，为了方便生产，适当调整加入顺序，是常规的操作，其技术效果可以预期。因此权利要求所要求保护的技术方案无创造性。

申请人在一通答复时指出：本申请要解决的技术问题是克服现有技术中硅砂着色困难以及着色后颜色长期稳定性差的问题，解决本申请技术问题的关键在于硅砂着色剂，并不在于硅砂与树脂材料以及硅砂着色剂混合的先后顺序。

驳回后，申请人请求复审，在复审请求中指出：为了实现本申请的目的，将树脂、硅砂着色剂和固化剂依次与硅砂接触，是为了使树脂、硅砂着色剂和固化剂都能与硅砂进行充分的接触，从而使硅砂更容易着色，并且提高彩色硅砂的颜色长期稳定性。

对比申请人前后两次意见陈述书可知，对于原料混合顺序的技术效果，申请人出现了反悔。在答复实审通知书时，申请人否定了原料混合顺序并非解决本申请技术问题的关键，而在后的复审意见陈述中又指出原料混合顺序就是要解决本申请的技术问题。

这种情况在审查过程中很少遇，但是如果申请人在答复通知书的过程中出现反悔现象，审查员，或者是合议组是否可以利用类似专利侵权判定中的禁止反悔原则来反驳申请人呢？

3 禁止反悔原则的适用

禁止反悔原则在我国已以司法解释的形式予以确认，是专利侵权诉讼中的一项重要原则。在专利申请的审批过程中，申请人对一专利申请做出的修改和针对专利局审查的通知做出的意见陈述有可能会对专利权保护范围产生一定限制作用。由于实审和复审均属于专利申请的审批过程，无论是一通意见陈述还是复审请求的意见陈述均是针对专利局审查的通知做出的意见陈述。表面上看来，本案似乎满足规定，可以适用这一原则。如果可以利用这一原则进行反驳的话，复审合议组则可以指出由于申请人前后主张矛盾，正说明原料的混合顺序实际上并不能使得本申请相对于现有技术具有突出的实质性特点，从而也不能使得本申请因之而具有创造性。也许，申请人收到这样的审查意见也无可辩驳，自知理亏，从而主动撤回复审请求。

果真能这样操作吗？这需要研究一下禁止反悔原则的适用条件。

首先，禁止反悔原则属于专利侵权诉讼中的原则，它是民法中诚实信用原则和公平原则在专利法中的体现。其本意是防止专利权人两头获利，避免专利权人在专利审批阶段为获得专利权先要求一个较小的权利要求，而在侵权诉讼阶段为了运用等同原则而反悔，从而按较大的保护范围进行解释。否则的话，公众无法明确得知专利权的保护范围，从而造成对公众利益的损害。专利可以视为专利权人与公众利益群体之间的一种契约，而禁止反悔原则旨在平衡专利权人和社会公众的利益。专利权人作为契约一方，应该对自己放弃或限制专利造成的损害承担责任。

再者，我国专利法中并无禁止反悔原则的相关规定，专利法、实施细则以及专利审查指南关于专利申请审批的规定也不涉及该原则。因此，在法律没有明确规定的情况下，审查员无论是在实审阶段还是在复审阶段，都不能采用禁止反悔原则进行审查。

4 审查阶段主张反悔的处理方式

既然不能适用禁止反悔原则，那么对于复审阶段申请人主张反悔的情况，合议组应如何处理呢？

回到本案，首先需考虑一下是否允许申请人认定的原料混合顺序所要解决技术问题可以前后不一致？如果允许，需进一步判断其认定是否合理？

对于一项发明来说，无论申请人是谁，其提出申请时的最接近现有技术水平应当是一定的。但由于客观原因所限，申请人对现有技术的认知水平，导致申请人掌握的最接近现有技术并非真正的最接近现有技术。因此，当审查员检索出的现有技术与申请人掌握的现有技术不一样时，申请人会根据对比文件重新确定发明实际要解决的技术问题。故而，申请人对于技术问题的主张发生变化是正常现象，甚至有时难免出现前后不一致的情形。既然主张发生变化属于正常现象，所以申请人的这种做法也应当被允许。

其次，合议组需要站在本领域技术人员的角度判断申请人的主张是否合理。判断过程可以是如下几步。

第一步，确定发明实际要解决的技术问题。通过仔细阅读申请文件，合议组发现申请人通篇未提及其特定的原料混合顺序就是要解决硅砂着色稳定性的问题。因此，仅根据申请文件的说明书中所记载的内容无法获得复审请求人所声称的技术问题或技术效果。

第二步，判断特定的原料混合顺序是否属于公知常识。此步骤是为了判断申请人争辩理由的合理性。合议组根据专业知识初步推断，本领域技术人员易于想到将混合顺序调整为树脂先与硅砂混合并包覆其上，之后再与着色剂接触，从而提高硅砂的着色稳定性。也就是说，原料混合顺序的调整对本领域技术人员而言是显而易见的，属于公知常识。

第三步，利用申请人立场不一致的情况作为佐证加强审查意见的说服力。

基于申请文件和对比文件公开的内容，可以否定本申请的创造性。至于出现申请人在一通意见陈述和复审请求意见陈述观点不一致的情况，合议组初步推测，特定的原料混合顺序并非本申请对现有技术做出的贡献，只是申请人为了获得专利权而提出的争辩理由。为了加强说服力，合议组在复审通知书中利用申请人在一通意见陈述中的观点，即“解决本申请技术问题的关键并不在于硅砂与树脂材料以及硅砂着色剂混合的先后顺序”，以此作为佐证来回应申请人的意见陈述。

5 结束语

该复审案在申请人答复过程中主张前后矛盾的情况下，合议组并未以此为由，将其作为理由和证据驳斥申请人，而是本着国家行政审批人员的职责和义务，严格按照法律规定，注重实证，客观评述，体现了“敬畏法律、把握实质、注重责任”的思想。