谁的新百伦

董晓寒

日前，广州市中级人民法院判赔了一起侵权额度最高的知识产权案件：美国New Balance公司在中国的关联公司——新百伦贸易（中国）有限公司（下称新百伦公司）因使用他人已注册商标“新百伦”，构成对他人商标专用权的侵犯，需赔偿对方9800万元。

“一个商标9800万？收购得了。”有网友为New Balance打抱不平。然而，广东的一家运动品牌公司早在2004年就注册了“新百伦”这一商标，而New Balance当时在中国还寂寂无名。不过，New Balance于1906年在美国波士顿创立，是个百年品牌，被公认为世界“四大跑鞋”之一。

无独有偶，5月初，北京市高级人民法院对78起“乔丹体育”商标争议案中的32起作出判决，维持一审判决，驳回美国NBA巨星、“飞人”迈克尔·乔丹撤销“乔丹体育”争议商标注册的上诉请求。一系列案件都表明中国在保护知识产权、保护企业商标权、惩罚商标侵权行为上越来越有所作为。

不过，究竟是外国大公司仗势欺人还是国内小企业抢注商标得了便宜还卖乖？尽管法院已经作出判决，但新百伦商标案在公众中的影响仍在持续发酵。

八年之争

一直被山寨品牌模仿的New Balance反倒成了侵权方。根据法律裁决，New Balance将在中国内地挥别“新百伦”品牌。《中国经贸聚焦》记者在其官方网站、天猫旗舰店和京东旗舰店浏览时发现，卖场已都没有了中文名称。

对于这样的判决结果，上海大成律师事务所律师李振宏解释，“中国法律对商标的保护采用的是注册制，即谁先注册，谁享有商标的拥有权。但在美国，法律对商标的保护采取的是使用制，即谁先使用该商标，谁获得商标的拥有权。”

抢注国外知名品牌中文商标的情况在国内屡见不鲜，不过，原告周乐伦申请“新百伦”商标并不属于抢注。

本刊记者在“中国商标网”上查询“新百伦”，4份同名申请书中，只有广东省广州市珠江新城临江大道海滨花园厚德轩7楼C座的周乐伦于2004年6月4日注册的商标处于有效状态。虽然这个商标被人以三年撤销不使用提出了商标无效的请求，但是请求尚未批准，所以这个商标目前仍旧有效。

周乐伦是当前“百伦”、“新百伦”注册商标的专用权人。这两个注册商标的核定使用都归第25类“服装，鞋，帽，袜”等商品上，无疑与New Balance同行竞争。同时，周乐伦设立了企业，生产以“百伦”、“新百伦”为商标的男鞋产品，并在大型商场设有销售专柜。

位于美国马萨诸塞州波士顿格氏次街20号的新平衡运动鞋公司在2006年9月15日提交申请的“新百伦”商标则处于无效宣告中。2007年12月，该公司曾要求商标局驳回周乐伦对“新百伦”商标的注册申请，认为该商标抄袭、模仿了New Balance，但在2011年7月，国家工商总局作出裁定，认为该公司异议的理由不成立，周乐伦申请的“新百伦”商标随即被予以核准注册。

2006年新百伦公司成立，主要负责在国内销售New Balance运动鞋系列产品，并很快占领了相当份额的跑鞋市场。在此过程中，为了适应中国市场文化，该公司选择了使用“新百伦”的中文名进行宣传和营销，在其宣传产品的广告中使用“新百伦New Balance”标识。

周乐伦称，新百伦公司在销售过程中，把“新百伦”作为商标标识使用，在网店中也以“新百伦New Balance”来标识产品，在专卖店所出具的购物小票中标识“感谢您购买新百伦产品”，导致大量消费者和经营者误认为“新百伦”商标就是新百伦公司产品的中文商标。

广州中院审理认为，被告新百伦公司是明知“百伦”及“新百伦”商标的注册情况，但仍选择使用“新百伦”来标识及宣传其产品。

新百伦公司在法庭上辩称，“新百伦”仅用作New Balance商品的中文名称，而没有作为企业字号在商品上突出使用，屬于善意使用。而且，新百伦公司销售商品时间远远早于原告使用“新百伦”商标销售商品的时间，且其使用方式没有使消费者或相关公众产生任何混淆，不构成侵权。

在《商标法》中，对善意使用的确有所保护，也就是说，我用了这个名称，一直没有注册，别人注册了之后，我还是可以用的，但是要注意区分与别人注册的商标的不同。

广州中院则认为，新百伦公司没有规范地使用其企业名称，也没有善意地主动避免使用与他人的注册商标相同或相近似的标识，以避免相关公众的混淆、误认和市场无序，构成侵权。

9800万元哪里来

据周乐伦统计，自2011年7月至起诉时，新百伦公司销售被诉侵权产品的总金额已经超过10亿元，获益巨大。原告起诉要求被告新百伦公司立即停止侵权、消除影响，并且还要赔偿损失9800万元及支付维权的合理费用。

在这个案件中，法院认为被告获利1.958亿，并综合考虑某些因素判决赔偿9800万元（获利的一半），这样的判罚是否过重？《商标法》规定，实际损失难以确定的，按照侵权人因侵权所获得的利益确定。难道New Balance公司获利10亿元都因侵权？

华东政法大学知识产权学院教授、最高人民法院知识产权司法保护研究中心研究员黄武双向《中国经贸聚焦》记者解释，作为民事责任方式之一的“赔偿损失”，是为了填补权利人因侵权所遭受的损失，最科学的方法就是计算出权利人在出现侵权行为后与侵权行为存在因果关系的损失。

《商标法》规定损害赔偿的计算依据有4种，即权利人的损失、侵害者利润、许可费用、法定赔偿。对其适用遵循相应的位阶。即在前一种计算方式无法确定时，适用下一种计算方式。

此案涉及反向混淆问题。通常所说的混淆是正向而言，即后来的市场竞争者为攀附在先的商标商誉，试图与其发生混淆，常常表现为小企业具有搭大企业便车的意图。与之相反，反向混淆却是跨国知名企业使用了不知名企业的商标，虽不具有搭便车之意义，仍然容易造成消费者混淆。

黄武双认为，原告的损失首先表现为市场销售额减少，或者应增长而未能增长部分的损失。反向混淆是否存在损失，值得研讨。如果反向混淆只影响原告产品的来源识别，而尚未造成实际损失，则适用损害赔偿之救济就有不当之嫌。

“当然，损失不仅表现为市场份额的减少或未增长，还可能涉及商誉损害。”黄武双表示，如果被告使用“新百伦”已造成相关公众混淆，则可通过纠正广告的方式来消除影响，恢复商誉。

在美國的司法实践中，常常使用“纠偏广告”来恢复因侵权所造成的商誉损害，赔偿额为侵权行为人所花费广告费的1/4。在中国，法院通常只判决被告发布“致歉声明”，并不符合市场中的纠正商誉受损的规律，无法起到恢复商誉的效果。黄武双建议，应该通过支持纠偏广告费的做法，以供原告大量重复播放纠偏广告。

先下手为强

段和段律师事务所合伙人陈若剑表示，本案中New Balance败诉侵权行为过于明显，在明知内地已有“新百伦”商标的情况下仍在使用“新百伦”作为中文符号宣传。本案的巨额赔偿金在中外商标权纠纷领域中也具有里程碑式的意义。

New Balance面临的品牌困境其实已有前车之鉴。4月中旬，中国品牌“乔丹体育”和美国NBA巨星、“飞人”迈克尔·乔丹（Michael Jordan）长达三年的官司走到决断时刻。北京市高级法院二审认定迈克尔·乔丹代理人提交的10份证据不属于新证据范畴，均不予采纳。

5月初，北京市高级人民法院对78起乔丹体育商标争议案中的32起作出判决，维持一审判决，驳回迈克尔·乔丹撤销乔丹体育争议商标注册的上诉请求。

迈克尔·乔丹法律顾问的新闻发言人称，“对法院就商标争议案做出的判决表示遗憾。迈克尔·乔丹提起诉讼的目的不仅仅是保护自身的姓名权，更是为了保护消费者不受误导。针对商标争议案的判决，我们将向最高人民法院申请再审。”

与之相似的商标侵权纠纷还有当年唯冠和苹果的iPad商标之争。同样是中国内地企业先行注册，而在苹果公司进军中国市场的时候发现iPad商标归他人所有。尽管在2009年，唯冠台北公司将iPad全球商标以3.5万英镑转让给苹果公司，但唯冠深圳方面声明，iPad的中国内地商标权并没有包含协议中。

随后双方展开了旷日持久的商标权诉讼，直至2012年初双方达成民事调解，苹果向唯冠支付6000万美元，一揽子解决中国大陆iPad商标权纠纷。2012年7月2日，iPad商标正式过户给苹果公司，宣告此案正式落下帷幕。

商标，往往代表着一个品牌，一个企业。它是企业无形资产的重要组成部分，也是企业长时间的品牌价值积累的表现。所以，商标也被人们称为“永动的印钞机”。企业应该注意保护商标这一类无形的资产，以免在这一个小小的环节被别人利用被迫付出高额的代价。

中国《商标法》“注册在先”原则，使得很多名字非常好的商标被抢先注册，然后待价而沽。而一心想要发展的企业想要注册个“好听、好看”一点的商标变得难上加难。值得注意的是，在一系列以中文译名商标为核心的争议纠纷中，中国的商标管理机构如商标评审委员会和各级人民法院，作出的裁决结果往往大相径庭。

为何频频发生国外企业进入中国市场遭遇商标权纠纷？黄武双表示，许多外国企业进入中国市场之前，疏忽了商标权利方面的事务。尽管这些企业在中国已打出知名度，也有了中文符号，但在已存在的注册商标面前，外企往往因为“理亏”而更名换姓。“凌志”更名为“雷克萨斯”，“陆虎”更名为“路虎”都是类似情况。

“当然，中国商标注册过程中存在不诚信行为，靠提前注册他人在国外有一定影响力的商标谋利，也是不可低估的因素。”黄武双补充道。

陈若剑坦言，外企入华后使用的中文符号确实无人注册，但在打出品牌知名度后，才发现已被他人先行注册。外企如果想拿回中文符号使用权，必须要证明其是该中文符号的最先使用者，但证明过程往往比较艰难。如果外企还不端正在中国市场的商标权意识，未来还会像New Balance一样，付出高昂的代价。

广州中院副院长余明永提醒，“新百伦案件给诸多意在开拓中国市场的洋品牌们提了个醒：公平竞争，请先敲敲知识产权的门。”

黄武双建议，外国企业计划进入中国市场时，应委托熟悉中国市场的代理人进行商标检索，并尽早申请商标注册。注册商标时，尽可能将对应的中文文字商标申请注册。外国企业可以实施监控市场中可能涉及的商标侵权或被侵权情况，以便及时应对。此外，外国企业要了解中国法律，熟悉中国法院所作的相关商标案件的判决，以了解法院对商标案件审理的新动态。