“UGG案”引发的商标使用与混淆理论关系的思考

叶身铭

摘 要：对定牌加工行为是否侵犯商标权案件，不同法院处理的理念和方式不同。有判决侵权的，有判决不侵权的，产生了很大的争议。在判决不构成侵权的背后存在两种理由。一种是混淆理论，认为商品不在加工国销售，不存在混淆的可能；第二种是定牌加工并不是真正意义上的商标使用行为。其实，这些理由背后都忘了根本的逻辑前提条件，商标权利的地域局限性和商标权利的私权性，在侵权问题上不能脱离民法体系中有关侵权构成的基本理论。

关键词：商标使用；混淆可能性；商标专用权

中图分类号：D913 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2014）05-0247-02

一、UGG案判例之演绎

案情简介：澳大利亚德克斯户外用品有限公司是一家著名跨国企业，在中国对有关商品申请注册了UGG商标。该企业通过广告宣传、优质的产品，在业内获得了较高的知名度。河南省孟州市光宇皮业有限公司分两批申报出口了共计5 900双标有UGG Grand Australia标识的羊皮靴，被青岛海关查。德克斯户外用品有限公司认为光宇皮业有限公司的行为侵犯了其商标专用权，向青岛市中级人民法院提起商标侵权诉讼，请求法院判令光宇皮业有限公司停止侵权并赔偿经济损失50万元。

一审青岛市中级人民法院认为，尽管被告在其制造的被控侵权产品上使用的商标标识是UGG，但是被告在使用中刻意放大UGG而达到突出使用的目的，因此认定被告在与原告相同商品上使用了与原告注册商标相同的商标标识，因此构成对商标专用权的侵犯，判决被告停止侵权并赔偿经济损失人民币10万元。被告对一审判决不服，在规定的期限内上诉至山东省高级人民法院。2011年10月，山东省高级人民法院做出终审判决，维持原判。

在该案中，被告有两个理由认为在其生产的靴子产品上使用的UGG商标不属于商标法意义上的使用。其一，因为产品不在中国市场销售，没有进入市场流通领域，不可能造成中国相关公众混淆、误认；其二，被告提出其已经尽到了贸易往来中应履行的注意审查义务，因为与委托方原告签订委托加工合同时，已经要求原告提供使用商标的授权。在该案中，法院认定为被告使用的标识与原告的注册商标在视觉上基本无差别，构成相同商标。

该案中引发的是两个关键问题的争论：一是涉外定牌加工中的贴牌行为是不是商标法意义上的使用；二是混淆是不是商标法上判定侵权的必要条件。如果解决了上述两个问题，那么所有问题就迎刃而解。

二、商标意义上的使用再思考

我国商标法以及相关法律规定将未经授权的使用作为商标侵权行为。根据商标法第五十二条的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为构成商标侵权。根据《商标法实施条例》第三条规定，商标法和条例所称的商标使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动上。这里强调使用应当是在商业活动中，体现的是商标和商品相结合的思想。在商品进入流通领域，使用商标和商品相结合，才是真正意义上的使用。然而，分解该法律的逻辑含义：（1）商标法具有地域性，在商标法域内的使用才会是商标法上的使用前提；（2）使用该商标未经该法域内的商标权人许可；（3）使用的对象是在与该法域内商标权人同种商品或类似商品上使用。这里关键点在于商标专有权利的地域性。如果在其他地域上获得的商标进入另外一个法域，就有可能侵犯该法域内的商标专有权人。这一逻辑有相关法律和国际规定佐证。例如，1992年签订的《中国政府与美国政府关于保护知识产权的谅解备忘录》以及1995年签订的《中国人民共和国政府和美利坚合众国政府关于中美知识产权问题的换文》中，针对进口货物及出口货物，承诺建立知识产权边境保护机制。根据两国协议内容，我国《海关保护条例》有明确的规定，国家禁止侵犯知识产权的进出口货物；我国《关于对外贸易中商标管理的规定》指出，对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或提供使用的商标，应当要求对方出具真实有效的商标专用权证书，并予以核查。

对于使用中的必要的核查义务也体现在2009年最高院颁发的关于《当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第六条规定中。结合以上法律和相关政策规定，我们不难看到定牌加工行为本身就是一种使用商标行为。即使它有其他国家商标权人的授权，这种授权有关合同部分有效，但是有关商标权方面在加工国法域内无效。

因此，对于是否是使用行为，应当根据商标的特征来判断。只要其标注方式或使用方式达到区别产品来源的目的，就应当是商标法意义上的使用，不能以会不会混淆，来反推商标法上的使用。

该案中委托方向光宇公司提供的证据只能证明其可能在澳大利亚有权使用UGG商标，而不能证明该公司在中国有权使用该商标。因此，委托方使用该商标实际上是一种商标法意义上的使用。

三、混淆理论的反思

在定牌加工中最有力量不构成侵权的理由是中国定牌加工的商品不在本国国内市场上销售，不可能导致中国相关公众的混淆和误认，因此没有对原告产生损害，也无侵权的特征。一直以来，混淆是构成商标侵权的必要条件深入许多人的知识结构中。可是，没有注意到混淆适用的条件，混淆运用在具体案件中的必要性。

混淆理论为什么在商标侵权中起关键作用呢？这有必要探究其根源。世界各国对于商标侵权行为的立法不尽相同，但大多纳入混淆可能性作为判断的标准。我国和日本在规定商标侵权行为时未提混淆，而是直接规定商标近似、商标类似作为商标侵权判断的标准（余静.中华商标，第56页，商标侵权的判断标准——以商标权客体为视角）。从商标法上看，我国以近似和相同为判断标准，何以是混淆理论为前提呢？原因在于《与贸易有关的知识产权协定》第16条第一项规定，对于在相同的商品或服务上采用相同的标记的情况，应推定存在混淆的可能性。这条规定成为商标侵权认定的混淆理论的依据。然而也有学者提出，商标相同何以存在商标混淆。商标混淆只有在近似商标的情况下才存在可能，商标相同了，没有识别的意义。这也验证了最高院的意见第六条的规定：未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，除构成正当合理使用的情形外，认定侵权行为时不需要考虑混淆因素。可是，商标也存在共存的情况。如果在这种情况下，会不会出现混淆？这当然是可能的。所以，混淆理论不管商标相同或不相同都可以适用。

四、商品上使用和商标混淆的关系

按照不侵权的思想来看，商标侵权的构成好像是“商标使用和混淆”的组合，使用了但没产生混淆，就不构成侵权；没使用，可以混淆，但是不侵权。正是这种逻辑，才产生了商标使用含义的宽泛，产生解释学意义上的循环。

“在商品上使用”是不是商标法的保护范围？我国商标法第52条第1项规定，禁止“在相同、类似商品上使用”注册商标。该规定仅是注册商标保护的商品范围，即商标保护仅限于“相同、类似商品”，不涉及“不相同、不类似商品”。这样规定实际上是划定侵权商品的类别，而不是被解读成商标法适用的范围。

按照我国商标法第52条主文的规定，“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权”。该条的规定才是商标法适用的范围，即无论是生产、销售、仓储、运输、邮寄、代理进出口、提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件的，未经商标权人许可使用注册商标的，均构成商标侵权。该条的规定包括了商品产生到流通的个个环节，只要某个环节上未经他人许可就使用了他人的商标，就会构成侵权。

因此，将对侵权商品类别的技术性规定解读为商标法适用范围的规定，这是误解法律的本来目的和条文之间相互之间的关系，这样的解读是没有法律依据的。

另外，我们可以看到，在商标实施细则商标法实施条例第50条第2款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第16条也有相似的内容，如果在为他人侵犯他人注册商标专用权行为，提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的，或者明知他人实施侵犯知识产权犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所或者运输、储存、代理进出口等便利条件、帮助的，以侵犯知识产权犯罪的共犯论处。

以上是我国有关商标侵权中认定帮助侵犯商标专用权，产生共同侵权、共同犯罪的有关规定。其中涉及多种商业行为，均可能产生有关商标侵权，如以合同提供生产、经营场所，以合同提供仓储、运输、邮寄、隐匿、代理进出口等。这些合同的共同特点是，均与商标商品的生产无关；均可以说仅是为生产“产品”而不是为商品提供仓储、运输、邮寄、隐匿、代理进出口等服务；合同中提供劳务的一方均没有在自己的商品上使用注册商标，但是仍然可以构成共同侵权、共同犯罪。这些规定符合侵权法的一般侵权原理：在主观上，有知道或应当知道对方侵权的主观过错；在客观上，有提供帮助的实际行为。而这两点，在OEM合同中，同样存在。商标侵权不以商品使用没使用为条件之一，那么何来把混淆标准作为侵权的必要条件。因此商标侵权在根本上没有脱离一般侵权法的构成要件，毕竟知识产权法在本质上是一种私权，私权是要符合民法基本理论精神。商标侵权与商品上使用和商标混淆没有必然的关系。

五、结论

综合以上分析，该案中的定牌加工行为是在我国领域内完成的，不能为了维护本国贸易的发展和以不在我国销售理由辩解未侵犯商标权人的专有权利。这是一种贸易保护主义的思想，完全不顾知识产权属于私权。在处理本领域的问题时，不仅应该考虑本部门的法律，还应该结合民法中的许多理论知识，这样才能更好地理解知识产权领域的问题。OEM产生的商标是否侵权问题也一样，如果只在本部门法的条文里绕来绕去，而不是从基本逻辑前提中着手，是不能更好地解决知识产权相关难题的。为了更好地解决这些问题，就需要结合共同侵权理论、合同法里面的知识。

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[责任编辑 高惠琦]