存在第三方合作的政府资助发明的权利归属——兼评斯坦福诉罗氏侵犯专利权案

冯 婧

(华南理工大学 法学院，广东广州510006)

职务发明是指雇员为完成雇主交付的工作任务所完成的发明创造。［1］根据美国职务发明的相关规定，发明的所有权是属于发明人(即受雇人)的，除非雇佣者和受雇人之间有相反的协议。［2］这也就意味着作为发明人的受雇者可以依据专利法授予发明人的权利将自己的发明转让给第三方。但是针对政府财政资助的发明则主要适用《拜杜法案》的规定，即要求项目承担者附条件享有专利权。斯坦福诉罗氏侵犯专利权案由于在政府资助外还存在于第三方的合作，因此在《拜杜法案》和《专利法》的适用上产生了分歧，本文就此案对存在第三方合作的政府资助发明的权利归属问题做进一步探讨。

一、本案的主要案情

1985年，名为Cetus的加利福尼亚的小公司开始研究通过人体血液测试能够引发艾滋病的HIV病毒，其中一项名为PCR的技术获得了诺贝尔奖，这也成为该项研究中的主要成就。1988年，Cteus开始同斯坦福大学传染病研究中心合作测试一种新艾滋病药物的功效。Holodniy教授当时是斯坦福大学该项目的一名研究人员，在此之前与斯坦福大学签订了雇佣协议，同意将自己在工作期间发明的“权利、所有权和利益”转让给学校。Holodnity的管理人将其安排到Cetus公司去学习PCR这种在研究中用到的技术，Holodnity教授在进入Cetus公司的时候，签署了一项协议，同意将自己的发明以及相关的改进技术转让并特此转让给Cetus公司以作为其进入Cetus的条件。Holodniy在与Cetus公司的员工一起工作的期间，发明一种建立在PCR技术基础上的测试患者血液里HIV数量的方法。当Holodnity回到斯坦福时，与其他几位斯坦福的工作人员一起对这种方法进行了测试，最终，斯坦福大学申请了三项测试方法的专利。由于斯坦福大学拥有三项检验血液里HIV的方法专利，在罗氏开始生产HIV试剂盒时，斯坦福大学起诉罗氏公司运用了斯坦福的专利技术，侵犯其专利权。同时罗氏也反诉斯坦福和发明专利的两名研究人员不具有起诉权，因为检测血液里HIV的方法是罗氏集团收购的Cetus公司与斯坦福大学合作开发出的，因此斯坦福大学并不具有专利的所有权，缺乏起诉的权利。地区法院通过简易判决对于斯坦福的诉求部分同意，部分否定，而上诉法院则对地区法院的判决做出修改，认为斯坦福大学缺乏起诉的权利。

二、本案的争议焦点

本案涉及到对1980年的《拜杜法案》(Bayh－Dole Act)如何适用的理解。《拜杜法案》出台的主要目的就是要鼓励大学、小型企业等将发明进行商业化，将专利权赋予项目承担者，与此同时项目承担者也要承担一定的义务，例如政府可以在为了公益等情况下可以免费的使用该专利，或者将这项专利再许可给别人。

(一)《拜杜法案》的适用条件

Breyer法官认为《拜杜法案》中关于发明的归属，应该满足以下顺序:首先是投资一方，其次是美国政府，再次是发明该项专利的具体个人。按照这种观点，联邦资助的研发项目中默认项目研发机构获得了专利，即默认作为雇员的发明人同意将专利转让给作为雇主的学校，这样最终获得专利权的是学校，而非具体的发明人，这也就意味着发明人不能再将该专利随意转让给别人。这种做法是要保证《拜杜法案》所想实现的专利商业化的目的，同时能够避免对纳税人的二次征税和保持政府介入的自由度。如果雇员可以随意将专利转让给其他企业或者个人，实际上这项专利更不容易被商业化，而是被他人垄断性的使用，同时这也意味了纳税人纳了两次税。而且一旦这项专利转让给了其他企业，政府想要将其用于公益事业也就无法实行，最终使得《拜杜法案》形同虚设。

此外，《拜杜法案》中对承包商的权利描述时运用的是“保留(retain)”而非“获得(obtain)”，这也就说明法案并不是说所有的由联邦资助的发明都属于承包商(本案指斯坦福)，投资方、政府和发明人都可能获得专利。创造性思维所产生的职务发明创造自然归属于劳动者自己，也就是应该归属于发明人，［3］承包商想要获得专利的所有权，就要通过雇佣协议或者其他形式的协议获得原本属于发明人的专利权。本案中，恰恰是这对个雇佣协议中是否包含HIV测试方法的这一项专利而产生了争议，而这一争议点也会这直接影响到《拜杜法案》在本案如何适用的问题。但是基本可以肯定的是，《拜杜法案》适用不能自然剥夺发明人的专利所有权，只有在学校、小企业等非盈利机构从发明人那里获得专利权时才能适用。

(二)转让合同的优先性

美国的专利法将职务发明的所有权赋予了发明人，只有发明人明确将自己的权利转让给雇佣者时雇佣者才享有专利的所有权。本案中的Holodniy教授既与斯坦福签订过雇佣协议，又与Cetus签订了保密协议，其中都涉及了转让专利权的内容，那么两个转让合同的优先性就成为了本案最大的争议点。法院最终依据是两份合同中的措辞来确定优先性，认为Holodniy教授与Cetus公司签订的协议优先于与斯坦福的签订的协议。在与斯坦福签订协议时，合同中的使用是“将转让”，也意味着未来会转让，但不是签订合同的时候对方就被授予权利，而只是为自己创设了一项转让的责任，更没有专门的指向哪个具体的专利。而与Cetus公司签订协议的内容则较为具体，就是“将转让并特此转让”，针对的就是目前进行的发明研究，要转让给公司，针对的对象具体、明确，固Cetus公司的协议是优先于斯坦福的协议的。当然这种观点也并非被所有法官接受，Breyer法官就对这一论断存疑。一个人对一项发明的专利所有权只能转让一次，在第一次签订转让合同时，发明人就已经不是专利权的所有人，自然不能进行第二次转让。一个发明人可以随意将一项发明转让给不同的人，这对其他善意的被转让人是不公平的。

三、本案对我国的启示

斯坦福案的实质在于《拜杜法案》的适用条件，以及与《专利法》中基本制度的协调与优先性的问题，案件虽然已经解决，但是给我们留下很多思考，尤其是为类似的案件在我国法律环境下该如何处理提供了参考。

(一)我国政府资助发明权的归属

对于政府财政资助的科研成果的归属问题主要经历了“全民享有——国家享有——项目承担单位所有”变化。［4］美国很多知识产权的保护制度是基于知识产权保护过度而非保护不足而导致的交易成本增长的背景下制定的。［5］我国在借鉴的过程中必然会存在很多差异，最基本的就是我国对于职务发明的归属与美国不同，由此影响下的政府财政资助的科研开发的权利归属中具体问题的就与美国不同。

1.权利的归属与例外。2007年12月29日全国人大常委会审议通过的《中华人民共和国科学技术进步法》(以下简称《科技进步法》)被学者称为科技领域的“宪法”。［6］根据《科学技术法》的第二十条第一款的规定，政府资助的科研成果的专利权是属于项目承担者的，但是对于涉及到国家安全、国家利益和重大社会公共利益的科研项目的成果是原则中的例外。这样就需要界定什么样的项目属于例外的情形，因此要明确第二十条归属例外的标准的认定。笔者认为，这种标准对于第二十条的具体在实践中的运用必要的，尤其是认定机构，美国是由联邦机构认定，我国是否也要由政府相关机构来认定要权衡两个方便的因素:第一，不能由签订项目的具体政府机构来认定，这样就相当于合同一方自己证明自己符合合同的条件，这样对另一方来说是不公平的;第二，在确定认定的第三方时要衡量第三方的认定能力是否足以保证结果的准确性，这要求第三方既要中立，又要具有一定的鉴别能力。

2.国家的实施权与介入权。Breyer法官对斯坦福案的判决持反对意见，其主要观点之一就涉及到本案的判决结果会使得国家的实施权与介入权的实现受到阻碍。一旦罗氏公司拥有了该项专利，就意味着政府无法直接控制专利权，即使满足国家实施或者介入的条件，想要使用或者许可他人使用也存在重重障碍。所以，对于政府资助的科研项目的发明人想要将专利授权给第三人是应当受到《拜杜法案》的限制。我国的《科学进步法》第二十条的第二款和第三款也分别规定了国家的实施权和介入权。启动国家的实施介入的主要条件有两个:一是在合理期限内没有实施的;二是国家为了国家安全、国家利益和重大社会公共利益的需要。只要满足其中的一个条件，国家就可以实施或者介入。

(二)“约定”与“法定”的优先性

罗氏与斯坦福的案子，法官认为《专利法》对发明人权利的规定与《拜杜法案》相比是应该优先适用的，当然这一结论的得出与本案中签订的两个转让合同表述的特殊性有关。同时，这也对政府资助的科研项目中的权利归属的“法定”原则与发明人通过“约定”将权利转让给第三方的情形何者优先的问题。究其实质，在美国之所以存在本案中的两个转让合同的冲突，是因为美国的职务发明在没有约定的情况下是属于发明人的。因此就可能出现本案中发明人与学校的约定不明确而使得发明人对第三方的授权优先，进而使得《拜杜法案》失去适用的条件的情形。而我国职务发明在没有约定时，专利权是属于单位的，因为我国《专利法》第六条明确规定了职务发明的归属，即职务发明创造申请专利的权利属于单位，在申请被批准后，该单位是专利权人。第六条的第三款规定单位与发明人或者设计人可以订有合同，对于专利权的归属做出约定，如果有约定的话，约定优先。这就说明对于政府资助的科研项目，在我国大多情况下发明人是不能够将发明转让给第三人，因为专利权人是单位而非发明人，自然发明人没有转让发明的权利。

(三)存在第三方资助的专利权归属

罗氏与斯坦福的案子还留有一个争议的问题，就是对于检验血液里HIV的方法专利到底属于哪一方，或者是两方共有。法院只是以斯坦福不完全享有专利权而认定其没有起诉的资格。但是斯坦福从其他两位科学家那里得到的授权是没有争议的，只是在Holodniy教授授权的环节存在问题，那是否意味着该项方法专利是斯坦福和收购Cetus公司的罗氏公司所共有，法院并没有明确。此种情形在我国可以分为以下几种情形考虑:一是本单位与临时工作单位的专利权归属;二是合作开发的专利权归属;三是委托开发的专利权归属。

对于第一种情形，首先可以明确在我国的法律下，Holodniy教授主要利用斯坦福或者是Cetus公司物质技术条件完成发明，又没有特别的约定，那么该专利是属于单位的。因此，如果将Cetus看作是临时工作单位，建立在PCR技术基础上的发明应该属于职务发明中的“利用本单位的物质技术条件”的情形而属于Cetus公司。但是最终斯坦福申请的三项技术专利也包含对于大学中其他两位教授共同在政府财政资助下完成的部分，也就要判断在斯坦福的研究其他教授或者是Holodniy教授有没有对最终发明的“实质性特点”作出“创造性贡献”。

从第二种合作开发的角度看本案，按照双方的描述，两方是有合作的意思表示的，因为斯坦福派出了Holodniy教授去Cetus公司进行研究，利用了Cetus公司的PCR技术，而Cetus公司也主要依靠Holodniy教授的研发工作才能完成最终的研究。两者从一开始就是一种合作的关系，依靠Holodniy教授将这种合作关系联系起来，但是双方并没有约定具体的权利归属。如果合作开发成立，斯坦福与罗氏共同拥有专利，根据我国，《合同法》第三百四十条第三款规定，合作开发的当事人一方不同意申请专利的，另一方或者其他各方不得申请专利。因此，斯坦福在申请专利的时候应该征得Cetus公司的同意。

另外，如果是一开始就约定委托开发，则要明确研究成果的归属，否则专利权就属于Cetus公司，由斯坦福免费使用，但这也不是斯坦福的本意。所以，斯坦福在一开始就应该与Cetus公司明确Holodniy教授在进入Cetus公司研究学习期间的专利权归属，避免纠纷的发生。从而更好的保证国家实施和介入的角度将斯坦福大学最好以委托开发的形式与Cetus公司合作，并在合同中约定专利权属于斯坦福大学，同时Cetus可以免费使用。这样，收购Cetus的罗氏公司可以继续使用检验血液中HIV的方法专利来开发试剂盒，同时斯坦福作为专利人权和项目的承担单位可以保证国家对该专利的实施和介入。

［1］张 楚主编.知识产权法［M］.北京:高等教育出版社，2007.

［2］胡明正.美国雇员发明的权利归属问题［J］.知识产权，1992(2).

［3］任 进.区分职务发明与非职务发明的法定标准［J］.科技与法律，2001(1).

［4］袁晓东.论我国科技项目中的知识产权政策［J］.科学学研究，2006(1).

［5］胡朝阳.科技进步法第20条和第21条的立法比较与完善［J］.科学学研究，2011(3).

［6］乔永忠，朱雪忠.利用财政性资金形成科研成果的知识产权问题研究——兼评新修订的《科学技术进步法》第20条和第21条［J］.科技与法律，2008(6).