功能性限定权利要求认定与解释的制度完善

文 / 张鹏 / 中南财经政法大学知识产权研究中心、国家知识产权局保护协调司

功能性限定权利要求认定与解释的制度完善

文 / 张鹏 / 中南财经政法大学知识产权研究中心、国家知识产权局保护协调司

功能性限定权利要求保护范围的相关法律问题，已经成为权利要求保护范围解释的突出法律问题。功能性限定权利要求的认定、审查与解释规则具有内在法律逻辑。美国功能性限定权利要求的认定、审查与解释构成具有内在法律逻辑的制度体系：具有特定的撰写表征，对于该类权利要求是否得到说明书支持不加以审查，在专利侵权判定中根据说明书实施例重新确定保护范围。建议我国司法解释的适用中区分功能性限定和功能性描述；在功能性限定解释中明确实施例及其等同中的“等同”与等同侵权中的“等同”存在的区别以及必需特征的判断规则。

功能性限定；功能性描述；认定；解释；等同

在20世纪90年代，美国联邦法院Giles法官将专利法制度称为“名为权利要求的游戏”【1】。可以说，权利要求保护范围的解释是专利法领域一个永恒的研究课题【2】。在我国法律实践中，功能性限定权利要求保护范围的相关法律问题，已经成为权利要求保护范围解释中最为突出的法律问题。

就法律规则而言，功能性限定权利要求的保护范围确定规则，已经成为在制定法层面专利授权确权制度与专利侵权制度中直接冲突的唯一一处。《专利审查指南》和最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称《专利侵权司法解释》）对于功能性限定权利要求保护范围的确定采取截然不同的规则。《专利审查指南》规定，“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。”最高人民法院知识产权庭认为，“专利保护的是技术方案，而不单单是功能或者效果，而且，目前的专利审查实践，实际上也难以按照专利审查指南的规定，对所有实现所述功能的实施方式进行检索和审查”【3】，因此在《专利侵权司法解释》第四条中规定，“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”可见，授权和确权标准选择了“覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”的保护范围，侵权标准选择了“具体实施方式及其等同的实施方式”的保护范围。就法律适用而言，在专利授权确权制度和专利侵权制度中采用不同的权利要求保护范围解释规则具有制度性损害。专利实质审查阶段的重要法律意义在于，给予发明创造适宜的保护范围，在专利权的保护和专利权的公示作用之间寻求平衡。如果在专利授权和专利确权过程中根据“覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”确定保护范围，而在专利权的保护过程中根据“结合具体实施方式及其等同的实施方式确定的内容”确定保护范围，那么由于专利侵权判定中需要重新确定专利权的保护范围，对于该权利要求保护范围是否清楚、该权利要求是否得到说明书支持等的审查缺乏实际意义。

上述专利侵权司法解释的规定很大程度上借鉴了美国经验，而《专利审查指南》的规定借鉴了欧盟经验，为了深入分析制度原理，需要从整体制度的角度将美国、欧盟的立法例进行分析。

一、美国功能性限定权利要求认定与解释的制度体系

以功能或者效果表述技术特征的撰写方式，源自美国。美国《专利法》第112条第6款规定，采用“用于实现某种特定功能的机构或者步骤”的方式撰写的权利要求应当被解释为覆盖了说明书中记载的相应结构、材料或者动作以及其等同物 。1.“ element in a claim for a combination may be expressed as means or step for performing a speci-fied function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be con-strued to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.”就美国功能性限定权利要求的解释而言，第一步结合功能性描述术语、专利审批历史以及说明书实施例的描述确定功能2.参见下述判决中的相关表述，Multiform Desiccants, Inc v. Medzam, Ltd案（296F.3d1106），UNIDYNAMICS CORPORATION v. Automatic Products International, Ltd.案（157F.3d1311）。，也就是说，必须将功能性限定权利要求中的功能解释为包含在权利要求语言中的限制，并且仅仅包含上述限制，不能超越权利要求的文字扩大功能的范围，同样不能超越权利要求的文字缩小功能的范围；第二步确定对应功能的结构，在确定权利要求中所要求的功能之后，应当确定说明书中所记载的与权利要求中所涉及的功能相对应的结构，不仅要求该结构必须执行所声称的功能，而且要求说明书必须清晰地将执行该功能的结构与功能相关联3.参见下述判决中的相关表述，Medtronic, Inc. v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc.案（248F.3d1303），Asyst Techs Inc案（268F.3d1364），Northrop Grumman Crop. 案（325F.3d1346）。，类似于我国关于必要技术特征的判定思路，区别之处在于必要技术特征判定需要考虑解决其技术问题所不可缺少的技术特征，功能性限定权利要求解释中必需特征判定则需要考虑完成所述功能所不可缺少的结构特征。第三步，根据对应功能的结构确定等同范围。在判定等同范围中，要求被控侵权产品与涉案专利权利要求中的相应部件必须以基本相同的手段、执行相同的功能、达到基本相同的效果4.参见140F.3d1009,1022.。

美国功能性限定权利要求的认定、审查与解释构成具有内在法律逻辑的制度体系：具有特定的撰写表征，对于该类权利要求是否得到说明书支持不加以审查，在专利侵权判定中根据说明书实施例重新确定保护范围。

首先，美国功能性限定权利要求的审查与解释之间具有内在法律逻辑。一方面，就历史逻辑而言，在专利侵权判定中根据实施例及其等同方式确定功能性限定权利要求的保护范围，与特定历史时期美国专利商标局对于权利要求是否得到说明书支持的审查较为宽松具有直接关系。另一方面，鉴于美国《专利法》第112条第6款有关将功能性限定技术特征解释为覆盖说明书中记载的相应功能、材料、结构或者步骤及其等同的规定，对于功能性限定权利要求是否得到说明书支持不再进行审查。亦即，鉴于在专利侵权判定中需要根据实施例及其等同方式重新确定，在专利授权阶段对于权利要求保护范围是否得到说明书支持不再进行审查。5.需要指出的是，在美国专利商标局2011年2月9日发布的《涉及美国专利法第112条的补充审查指南》恰恰证明了这一点。美国专利商标局《涉及美国专利法第112条的补充审查指南》是在对于权利要求清楚以及得到说明书支持等问题审查过于宽松的背景下提出的，并且上述指南明确，鉴于功能性限定权利要求按照实施例及其等同方式确定其保护范围，不再进行说明书支持方面的审查。亦即，Determine Whether Each Claim Limitation Invokes35U.S.C.112,6or Not: As part of the claim interpretation analysis, examiners should determine whether each limitation invokes35U.S.C.112,6(112,6) or not. If the claim limitation invokes112,6, the claim limitation must “be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.”

其次，美国功能性限定权利要求的认定与解释之间具有内在法律逻辑。就美国功能性限定权利要求的认定规则而言，当当事人使用了“装置，用于（means for）…”或“步骤，用于（step for）…”这样的词汇时，专利审查部门和法院即可以假设认为申请人试图采用功能性限定的特征，从而启动《专利法》第112条第6款的审查。但是如果在进一步的审查中发现，申请人在该特征中记载了实现功能的具体结构、材料或步骤特征，则该假设将被否定，可以认定该特征不属于《专利法》第112条第6款所适用的功能性限定特征。亦即，《专利法》第112条第6款将功能性限定特征的撰写规定为“means plus function”这种封闭式的结构，而不允许加入为实现上述功能所采用的结构、材料和动作等特征。

再次，美国功能性限定权利要求的认定与审查之间具有内在法律逻辑。一方面，在根据撰写方式推定为功能性限定技术特征的情况下，不再适用《专利法》第112条第2款的规定对权利要求是否得到说明书支持进行审查。亦即，在当事人使用了“装置，用于（means for）…”或“步骤，用于（step for）…”这样的标志性词汇时，专利审查部门和法院即可以假设认为申请人试图采用功能性限定的特征，从而启动《专利法》第112条第6款的审查，不再适用《专利法》第112条第2款进行审查。另一方面，在根据撰写方式等认定并非功能性限定技术特征的撰写方式的情况下，适用《专利法》第112条第2款的规定对权利要求是否得到说明书支持进行审查。

由此可见，在美国，将功能性限定技术特征解释为实施例及其等同的功能性限定权利要求解释规则、对于功能性限定权利要求是否得到说明书支持的审查规则以及基于means for撰写表征作用的功能性限定权利要求认定规则构成内在统一的制度体系，改变制度体系中上述任何因素，则法律制度的制度价值将会丧失。

二、欧盟功能性限定权利要求认定与解释的制度体系

欧盟功能性限定权利要求的认定、审查与解释也同样构成具有内在法律逻辑的制度体系：不具有特定的撰写表征，对于该类权利要求是否得到说明书支持严格加以审查，在专利侵权判定中根据本领域技术人员能够想到的实施方式加以解释。

首先，欧盟功能性限定权利要求的审查与解释之间具有内在法律逻辑。一方面，由于在专利审查过程中对于权利要求是否得到说明书支持严格加以审查，所以在权利要求的解释中按照审查过程中相同的解释规则解释为本领域技术人员能够想到的所有实施方式是公平的。在专利审查过程中，如果使用功能性权利要求，本领域技术人员根据该功能性的技术特征，可以毫不费力地在功能定义的全部领域实施该发明，也就是说技术教导足以使他人可以充分实施。必须提供有关的解决手段，不能只记载发明的课题。必须使本领域技术人员可以在涉及功能性权利要求的全部范围内将该技术特征一般化。而对于功能性权利要求的专利性的判断，应当将功能性权利要求一般化到全部范围进行判断。在这种情况下，在权利要求的解释中亦应当按照审查过程中相同的解释规则，解释为本领域技术人员能够想到的所有实施方式。另一方面，鉴于在权利要求的解释中按照审查过程中相同的解释规则解释为本领域技术人员能够想到的所有实施方式，因此在专利审查过程中应当对于权利要求是否得到说明书支持严格加以审查。

其次，欧盟功能性限定权利要求的认定与解释之间具有内在法律逻辑。一方面，鉴于在权利要求的解释中按照审查过程中相同的解释规则解释为本领域技术人员能够想到的所有实施方式，因此，在权利要求的撰写中不需要表征。就欧盟对于功能性限定权利要求的审查而言，对于功能性权利要求的专利性的判断，应当将功能性权利要求一般化到全部范围进行判断。就功能性限定权利要求的保护范围而言，与专利权利要求中记载的权利要求具有同一效果和特性的所有手段，都在专利的保护范围之内；专利的保护范围并不只限于说明书所公开的实施例。另一方面，在权利要求的撰写没有表征的背景下，将功能性限定权利要求解释为本领域技术人员能够想到的所有实施方式，并以此作为判断是否得到说明书支持以及权利要求保护范围的依据是公平的。

再次，欧盟功能性限定权利要求的认定与审查之间具有内在法律逻辑。一方面，在权利要求的撰写没有表征的背景下，功能性限定权利要求是否得到说明书支持的判断需要和其他权利要求能否得到说明书支持的判断采用相同的判断标准。另一方面，在对功能性限定权利要求是否得到说明书支持进行严格审查的背景下，亦没有必要对于功能性限定权利要求的撰写提出特殊的要求。

通过对美国和欧盟功能性限定的认定、审查与解释的法律规则的分析，可以得出两个观点：美国和欧盟功能性限定的认定、审查与解释的法律规则各自形成相互配合的自恰体系；虽然美国和欧盟功能性限定的认定、审查与解释的法律规则的各自自成体系，但是上述法律规则体系达到的实体法律后果基本相同。

三、我国功能性限定权利要求的认定

在我国《专利侵权司法解释》背景下，将功能性限定解释为实施例及其等同方式必须具有特定的适用前提。尤其是，需要具备功能性限定权利要求的专门撰写方式作为适用前提。将功能性限定权利要求保护范围解释为实施例及其等同方式的规则，需要有如下制度配合：

（一）功能性限定权利要求的撰写方式

《专利侵权司法解释》关于功能性限定权利要求解释的观点，需要具备功能性限定权利要求的专门撰写方式加以支持。借鉴美国法律实践经验，“means for”作为一种标志性的模版式词汇，来提醒社会公众和专利局或法院对此类特征是否采用特殊的解释规则，即适用《专利法》第112条第6款进行解释。我国对于功能性限定权利要求采取特殊的解释规则，亦应当有专门撰写规则加以表征，从而避免在专利侵权阶段就是否构成功能性限定权利要求造成争议。

因此，建议我国明确要求专利申请人在提交的权利要求书中，对于功能性权利要求采取特定撰写方式，例如“一种实现……功能的装置，其特征在于”。从而，在专利审查、确权和侵权判定中，均可以考虑将其作为特殊类型的权利要求加以处理。

（二）功能性限定权利要求的公知术语排除

专利侵权司法解释关于功能性限定权利要求解释的观点，需要本领域技术人员普遍知晓的公知术语排除规则等相关配合性法律规则。也就是说，对于已经成为本领域普遍知晓的公知术语，即使从功能角度加以概括描述，亦不应当被认定为我国《专利侵权司法解释》所述的功能性限定。例如滤波器、变压器、整流器、限流器等从功能角度概括的公知术语均不应当被认定为功能性限定。

上述观点在司法实践中亦有支持。最高人民法院在梁锦水与李昌众、上海欧纳包装制品有限公司侵犯专利权纠纷一案的民事裁定书中也表达了与本领域技术人员普遍知晓的公知术语排除规则类似的观点：“并不是所有以功能或者效果表述的技术特征均属于功能性特征，因为在同一技术领域中有很多已成熟技术的既定概念也使用了功能性的表述，如‘变压器’、‘放大镜’、‘发动机’等，本领域技术人员能够明了这些概念所指的技术是如何实现的，其基本结构如何。二审判决以涉案专利技术特征A、B、C、D、E、F、G、H、I均只是陈述了相应装置的功能而未描述相应装置的具体结构为由认定这些技术特征一律为功能性特征，不尽准确。”【4】

（三）功能性限定权利要求的具体结构材料或者动作排除规则

在认定功能性限定权利要求的过程中，还需要把握具体结构材料或者动作排除规则，也就是说，对于功能性限定权利要求的认定而言，核心不在于有功能，而在于无结构。功能性限定权利要求需要同时具备有功能和无结构两个方面的要件。对于功能和结构共同限定的权利要求，应当称之为功能性描述权利要求，将其功能解释为实现该功能的所有方式与权利要求中限定的结构共同限定权利要求的保护范围，不应当将功能性描述权利要求中的功能描述解释为实施例及其等同。

上述观点在我国司法实践中亦有所体现。例如在曲声波与新世界（中国）科技传媒有限公司等实用新型专利侵权纠纷案中，对于权利要求1“一种多线路公交电子站牌，由站名显示器，到站预报电子显示屏，多线路车站列表显示板，和支撑固定座组成，其特征在于：a)站名显示器位于站牌的顶部；b)到站预报电子显示屏位于站牌的上部，连接在站名显示器的下方；c)多线路车站列表显示板固定在到站预报电子显示屏和支撑固定座之间”中的“到站预报电子显示屏”，上海市高级人民法院认为：“根据专利说明书的描述，该‘到站预报电子显示屏’中的电子显示屏是多行显示LED点阵显示屏，但权利要求与说明书均未记载或者描述采取什么具体技术手段，使该采用多行显示LED点阵显示屏的‘到站预报电子显示屏’能够滚动显示各条线路最近到达车辆的预计到站时间和到达本站距离等动态信息。本案中，没有相应的证据可以证明，在所属技术领域中，已经存在技术结构相对固定且为所属领域一般技术人员所熟知的，能够滚动显示各条线路最近到达车辆的预计到站时间和到达本站距离等动态信息的‘到站预报电子显示屏’。权利要求中的 ‘到站预报电子显示屏’技术特征只是描述了该特征所要实现的‘到站预报’功能（根据说明书可以进一步确定‘到站预报’功能是指预报‘各条线路最近到达车辆的预计到站时间和到达本站距离等动态信息’的功能），但权利要求中并未记载实现该功能的具体技术手段，故该‘到站预报电子显示屏’是一项功能性技术特征。”【5】

四、我国功能性限定权利要求的解释

我国《专利侵权司法解释》需要从以下两个方面加以完善：

（一）实施例及其等同的整体判断思路

就实施例及其等同的判断思路而言，需要首先结合功能性描述术语、专利审批历史以及说明书实施例的描述确定功能，然后根据说明书以及审批历史的明确记载判断构成实现所述功能“必需特征”的结构，最后判断被控侵权产品的结构与涉案专利实施例的结构“必需特征”的等同范围。

其中，需要在确定功能之后，进行“必需特征”的判断。“必需特征”的判断可以采取类似于“必要技术特征”的判断思路，确定实施例中存在的哪些技术特征是完成相应功能必不可少的技术特征。在这一判断中，可以采取“若无——则不”的判断规则。亦即，如果这一技术特征不存在，那么就无法实现所确定的功能，只有在这种情形下才应当确定为完成该功能的“必需特征”。在确定“必需特征”之后，仅将完成功能的“必需特征”解释到权利要求中，而不应当将实施例中的所有技术特征全部解释到权利要求中。可以想见，如果将实施例中的所有技术特征全部解释到权利要求中，那么权利要求的保护范围与直接将实施例照抄到权利要求中无异，从而使得权利要求的保护范围和实施例完全相同，丧失了权利要求存在的法律意义。

在司法实践中亦可以体现上述观点。在胡贝尔和茹纳股份公司诉常州市武进凤市通信设备有限公司发明专利侵权纠纷一案中，法院认定涉案权利要求1中“紧固套设置”技术特征属于以功能或者效果表达的技术特征，且双方认可涉案专利说明书的“具体实施方式”中载明“该紧固套设有轴向缝隙并构成多个弹性卡舌。在这些卡舌的前端形成径向内向的卡钩。在外面分别通过轴肩构成止档。如图所示，紧固套的端面突出于外导体套的接触面”的内容系涉及紧固套设置技术特征的内容，其中“在外面分别通过轴肩构成止档”的内容非为实现卡锁-压紧的功能而设定，不属于涉案专利权利要求1中紧固套设置技术特征的内容。【6】可见，在上述案件考虑过程中分析了哪些技术特征是实现该功能的必需特征。

另外，在这一判断过程中，如果说明书中缺乏具体实施方式，那么应当认定为侵权不成立。例如，在曲声波与新世界（中国）科技传媒有限公司等实用新型专利侵权纠纷上诉案中，“说明书中没有记载实现相应功能的具体实施方式，故依据最高人民法院的前述司法解释，不能确定涉案专利权利要求1中技术特征‘到站预报电子显示屏’的内容，进而也无法确定涉案专利权利要求1的保护范围。由于涉案专利权利要求1的保护范围不能确定，故无论被控侵权站亭的技术方案如何，上诉人曲声波的侵权指控均不能成立。”【5】

（二）实施例及其等同的等同判断

有学者认为，“判断功能性限定特征的等同应当采用与等同原则相同的判断标准”【7】，笔者认为上述观点值得商榷。功能性限定技术特征解释中的等同范围，与等同侵权中的“等同”含义并不相同，需要明确该等同的判断规则。

一方面，功能性限定解释中的“等同”与等同侵权中“等同”的判断时间不同。众所周知，判断等同侵权的时间界限应当是侵权行为发生的时间，而不是以专利申请、专利公开或者专利授权的时间【8】。借鉴美国法律实践经验，同时考虑到功能性限定解释中的等同主要价值在于确定专利权的保护范围，需要充分考虑到专利权的公示所用，因此，功能性限定解释中的等同结构应以专利申请日作为判断时间。也就是说，以专利申请日的技术水平判断实施例及其等同的范围。

另一方面，功能性限定解释中的“等同”与等同侵权中“等同”的范围亦有不同。在功能性限定解释中，被控侵权产品与涉案专利权利要求中的相应部件以基本相同的手段、执行相同的功能、达到基本相同的效果。等同侵权判定中，被控侵权产品与涉案专利权利要求中的相应部件可以以基本相同的手段、执行基本相同的功能、达到基本相同的效果。也就是说，“以基本相同的手段、执行相同的功能、达到基本相同的效果”的被控侵权技术构成功能性限定权利要求的字面侵权。同时，对于执行基本相同的功能的被控侵权技术，则构成功能性限定权利要求的等同侵权。将功能性限定解释为实施例及其等同后，其等同侵权的范围体现在从“执行相同的功能”到“执行基本相同的功能”之间的情况。

综上所述，我国专利侵权司法解释得以正确适用的前提是，需要在认定规则和解释规则两个方面加以完善。尤其是，在认定规则方面需要具备功能性限定权利要求的专门撰写方式作为适用前提，在解释规则方面需要确定必需特征的判断步骤和等同的范围。

【1】GILES S. RICH. The extent of the protection and interpretation of claims-american perspectives【J】.21International Rev. Indus. Prop. & Copyright L.,1990(2):497-499.

【2】张鹏.论权利要求保护范围解释的原则、时机与方法【C】//国家知识产权局条法司。专利法研究（2009）.北京：知识产权出版社,2010:264-276.

【3】 孔祥俊等.《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的理解与适用【EB/OL】.(2010-03-12).【2013-05-28】 . http://www.chinaiprlaw.cn/file/2010031216564.html.

【4】最高人民法院（2009）民监字第567号民事裁定书.

【5】上海市高级人民法院(2010)沪高民三(知)终字第89号民事判决书.

【6】江苏省常州市中级人民法院（2010）常知民初字第99号民事判决书.

【7】尹新天.中国专利法详解【M】.北京:知识产权出版社,2011:592.

【8】尹新天.专利权的保护【M】. 第二版.北京:知识产权出版社,2005:448.