商标恶意申请的规制与对策

雷 鑫，胡 炯

（中南林业科技大学 政法学院，湖南 长沙 410004）

商标恶意申请的规制与对策

雷 鑫，胡 炯

（中南林业科技大学 政法学院，湖南 长沙 410004）

商标恶意申请是指行为人为牟取不当利益，将他人在先使用的商标或者他人拥有其他权利的标识抢先申请注册，虽然我国商标法已对该行为进行了规制，但是立法过于抽象，操作性不强，导致商标注册中恶意申请现象仍然大量存在，严重扰乱公平竞争的市场秩序。通过分析商标恶意申请形成的根源，提出预防商标恶意申请的对策。

商标；恶意申请注；规制对策

一、 商标恶意申请述评

商标恶意申请是指违背诚实信用原则，以攫取或不正当利用他人业已存在的商标商誉或潜在的商标商誉，以损害他人在先权利，或侵夺公共资源为目的而进行的商标注册申请行为。

商标对于提升企业核心竞争力具有举足轻重的作用。因此，恶意申请、“傍名牌”等不正当竞争行为，往往会严重破坏公平竞争的市场环境，根据相关数据显示，2011年中国工商系统立案查处侵权假冒案件5.95万件平均每年查处商标违法案件超过5万件。2012年1至10月共审查商标注册申请122万件，其中驳回23万件，相当一部分是恶意商标注册申请。可见，我国亟待通过完善商标注册法规对商标注册中恶意申请行为加以扼制。

我国现行法律对商标注册中恶意申请行为的法律规制主要是：我国现行商标法第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的其他在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。我国商标法对商标恶意申请行为的规定较抽象且不具体，缺乏可操作性，笔者认为界定商标注册恶意申请行为应该符合以下几个构成要件：

1.行为人主观上为了谋取不正当利益

申请人谋取不正当利益这是认定商标注册中恶意申请行为的主观要件。将他人已经注册并具有一定影响力的商标申请注册并使用，严重侵犯了被申请人的商标权，而且扰乱了公平的市场交易秩序。行为人将他人已经使用并具有一定影响力的商标一旦申请注册成功，此行为就相当于一种剽窃，并且是披着合法的外衣，掩人耳目，甚至反过头来控告原商标使用人商标侵权。笔者认为，关于申请人的主观恶意可以从以下几个方面综合衡量：一是申请人自己不使用该商标，甚至申请人没有自己的产品，而是将申请来的商标转手高价卖于他人，从中赚取高额的利润；二是申请人商标注册成功后，起诉原商标使用人商标侵权，并索取高额赔偿费。因为即使申请人没有打赢官司，也能利用诉讼期间赢得一段时间内的商标使用权，若打赢官司，更是两全其美的事情，既能享有商标权，又能获得高额的赔偿费。

2.行为人客观上使用了不正当手段

不正当手段是指不合理或不合法的手段。即申请人向商标评审委员会提供虚假的申请材料，或者不真实地填报了相关材料，误导商标评审机构，以致商标申请成功。由于商标局不可能对所有材料的真实性进行审查，因此是否运用了不正当手段，应当在异议程序或者诉讼程序中由被申请人提出，并提供相关证据证明。哪些是不正当手段呢？第一，申请人利用被申请人怠于申请商标注册的因素，明知某商标正在被使用，由于被申请人企业规模不大，认为暂时没有必要申请商标注册，或者由于资金不足、对自家产品信心不大、法律意识淡薄等原因，尚未进行注册，申请人则利用此缺陷，抢先进行注册；第二，申请人利用商业上的往来关系，曾经或现在与被申请人合作，对被申请人的经营范围非常了解，在合作中偷偷抢先注册他人商标，或者在合作后将商标抢先注册；第三，申请人曾经或现在担任其法律顾问、会计师、媒体记者等，在开展正常的管理工作中了解被申请人商标使用情况，并能够预见未来收益，因此抢先注册。可见，申请人利用不正当的手段抢先注册他人商标，实属用合法的方式掩盖非法目的，违背了诚实信用原则。[1]

3.从后果上看侵犯了他人的在先权利

根据现有商标法的规定，恶意申请应该包括两种情形，第一种情形就是侵犯他人在先的商标使用权。在这种情况下，被申请的商标已经被他人在一定范围内的某种商品上已经使用，并获得了一定的影响力。对于这种申请，笔者认为必须具备两个条件。第一个条件是该商标必须是连续性使用，即已经使用并正在使用的商标。若该商标曾经使用过，而后来停止使用，则不构成商标的恶意申请。具体的时间点应以申请人向商标局提出申请之日起计算。第二个条件是该商标已经具有一定的影响力，至于影响力到底要多大才是达到了一定的影响力呢，这需要从商品的市场占有率、市场份额、广告投入经费、消费者数量、产品的销售额以及地域上的辐射面等方面来综合衡量。第二种情形是侵犯了他人的其他在先权利。侵犯了他人其他在先权利的情形很广泛，既包括他人（包括法人和组织）的在先权利，如姓名权、商号权、荣誉权等，也包括权利主体不够明确的社会公共资源比如中央1套、嫦娥1号等。

4.商标申请注册成功

若行为人进行了商标的申请注册行为，但是尚未申请成功，仍在异议期内，则不构成商标恶意申请，被申请人可通过异议程序使其注册不成功。但实践中往往不尽如人意，被申请人很难在三个月的异议期内发现这一侵权行为，而是待申请人注册成功之后，才发现自己的权利受到侵害。因此，商标申请注册成功这一客观要件不可或缺。

二、商标恶意申请的原因分析

在现实生活中，商标的恶意申请现象一直存在，并有愈演愈烈之势，要想有效防治这一现象的发生，则必须先探究发生这一现象的内在原因。笔者认为，以下三个方面是最主要的原因。

1.权利人商标法律意识淡薄

众所周知，商标是产品进入市场的通行证，但是商标的培育需要很长的时间和很大的投入，若能将他人已经培育好的商标申请注册，在申请者眼中，将是一笔很大的财富。或者可以说是坐收渔翁之利，何乐而不为呢？再者，若申请成功，即使不用在自家产品上，也能转手卖个好价钱，以从中赚取高额利润。有的申请者甚至将这种行为视为一种职业，长期从事非法申请活动。

尽管我国法律对商标的恶意申请行为进行了规定，但不可否认的是，很多企业利用法律来保护自己权益的意识不强，不知道怎样维护自身的权益。有些企业经营规模不大，尚处于起步阶段，对自家产品没有信心，认为暂时没有必要进行商标的注册，或者是由于对法律的不了解，不知道如何进行注册。有的企业则是在注册后没有及时关注相关信息，在注册商标到期之后，没有进行商标的续展。这些都给了不法分子以可乘之机。

商标持有人的商标防御意识不强。有的商家不重视注册联合商标或防御商标，只在一类商品上注册了商标，没有在不同类商品上进行注册。例如，A商标是食品类商标，某申请者在服装类上申请了A商标，通过误导消费者来实现申请者的非法目的。[2]

2.商标注册环节忽略“使用”因素

我国商标法关于商标专用权取得采用注册取得模式，尽管对商标使用有所涉及，但相关立法不健全，过于原则，关于商标使用因素的规定是远远不够的，这种对“使用”的忽视造成了一系列的问题。诸如商标注册行为缺乏诚信，商标恶意申请现象严重等等。恶意申请的本质是抢夺他人的商誉和市场，或利用他人的声誉和影响侵占商誉和市场。典型的行为包括抢注他人使用的未注册商标、翻译国外知名商标、将名人的姓名注册为商标等。例如，一夜走红的林书豪面临商标被抢注和域名被抢注的双重困境。其名字“林书豪”被美国福布斯杂志评估价值约1亿元人民币，而无锡一家体育用品企业抢先注册了“林书豪”商标，该企业注册商标并非为了自己使用，而是看好该商标的升值空间，从中赚取高额利润。这种商标“圈地”行为严重扰乱了市场竞争秩序，对诚信经营和公平竞争的市场竞争准则造成了严重的打击。此外，商标法中规定的申请商标注册的主体过于宽泛，只要是依法成立的企事业单位、社会团体、个体工商户、个人合伙等，只要领取了营业执照，不管其从事哪种经营活动，也没有考虑使用因素，这样的法律疏漏无疑给恶意申请者提供了良好的土壤。[3]

3.商标转让制度不完善

我国商标法第三十九条规定，转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。第四十四条第四款规定，连续三年停止使用注册商标的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。可见，我国商标法只规定了三年未使用即撤销商标，并没有对商标转让进行时间限制，行为人恶意申请商标注册之后立马转手，无需进行使用，且转让没有时间限制，将恶意注册的商标转让既没有商标闲置费的负担，又能卖个好价钱，这种不尽合理的转让制度给了不法分子以可乘之机，在利益的驱使下，容易放纵行为人进行商标恶意注册。

4.对商标恶意申请行为定性不明确以及规定不集中

我国对于规制商标恶意申请行为的立法较晚，因此许多具体事项规定得不太完善，还有待商标法律及相关法律法规的完善与修改。首先，对于恶意申请究竟是属于哪一种性质？该如何进行规制？我国商标法均未明确规定。其次，对于恶意申请规定得很分散，比如，将恶意申请的界定和代理人恶意申请的界定分开规定，在实践中很难具体认定某一行为是否构成恶意申请，容易造成误判。

三、规制商标恶意申请行为的对策

从以上原因分析中可以得知，商标恶意申请行为的产生主要原是商标法律意识不强，我国相关法律法规不健全等。

1.提高商标所有人的商标保护意识

对企业进行知识产权法律知识培训作为工商注册登记的前置程序，让每个企业在进入市场之前了解必要的商标法律常识，使其深知商标注册的重要性，而不怠于商标注册。

首先，强化在先使用人的商标法律意识。秉承“自愿注册原则”和“申请在先原则”，在先商标使用人应对已经使用的商标尽快、及时注册。在先使用人应密切关注商标局发布的《商标公告》，尽早收集商标使用的证据，以及能够证明恶意申请的证据。若发现自己在先使用的商标存在被申请的情况，应及时申请异议或者提出争议裁定请求，维护自己的合法权益。同时，在先使用人还应在成功阻止恶意申请之后，提交自己的商标注册申请。

其次，利用法律的威慑力和预防作用，行为人恶意申请商标注册，轻则驳回商标申请或撤销商标，重则赔偿经济损失。通过宣传恶意申请将承担严重的法律后果，减少恶意申请行为发生的风险。

此外，在日常生活中，通过散发法律小册子或者悬挂横幅等途径，宣传恶意申请的危害性，提高公众的法律意识。

2.商标注册环节吸纳“使用”因素

商标法应坚持既保护商标的注册行为，又不损害在先使用人的权利原则。绝对注册主义将会导致恶意注册的产生，在申请的对象上，有外国企业申请中国商标，有中国企业之间申请，也不乏中国企业申请外国企业的商标。从申请的目的看，有申请后转让，获取高额转让费，有的申请后自用，在同类产品竞争中侵占制高点，有的申请后并不使用，只是为了保住自己产品的市场份额。我国在立法上已经开始重视恶意申请行为，但是仍存在不尽完美之处。注册主义追求形式合理，办事效率高，但是忽略个别公平。而使用主义重视个别公平，却缺乏效率，二者各有利弊。只有将二者有机结合起来，才能达到最佳效果。美国以前是实行使用主义，1984年Crocker National Bank & Cannadian Imperial of Commerce 案后，美国于1988年通过商标法修正案折衷采用使用主义和注册主义。德国一直是实行注册主义的国家，但从1994年开始，在确权制度上采用注册和使用并行制度。美国和德国的立法实践给了我们很好的启示和借鉴作用。立足长远，我国也应当采用注册和使用并行的制度：申请人的商标专用权取得仍然是通过注册取得，但该商标权可以因先使用人提出确切的先使用证据而被撤销；先使用人可依规定在一定时间内提出先使用证明。这样既可坚持注册主义，又保护了先使用人的利益，极具灵活性，既效率优先，也兼顾公平。[4-12]

为有效遏制商标恶意申请行为，我国商标法应首先明确规定申请商标注册不得损害他人现有的其他在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。首先应规制申请商标注册的主体。将商标申请主体限制为实际使用或者有意图使用该商标的民事主体。其次明确商标申请文件的内容。在商标申请文件中要求提供商标实际使用的相关证据或者意图使用的声明。明确规定提供虚假的实际使用证据或者意图使用声明所获得商标注册无效。最后将近似商标认定构成恶意申请。申请商标在相同或者类似商品上与他人在中国在先使用的商标相同或者近似，申请人因与该他人间具有合同、业务往来、地域关系或其他关系而明知该他人商标存在的，不予注册。申请注册的商标是抄袭他人在不相同或者不相类似商品上有较强显著性且具有一定影响的注册商标，容易导致混淆的，不予注册。只有把近似商标同样认定构成恶意申请，同时实行跨类保护，才能较好地限制了商标的注册行为，达到有效遏制恶意申请行为。

3.完善商标转让制度

恶意申请商标的目的无非三种：第一种是将申请来的商标高价转让，从中赚取高额费用；第二种是将竞争对手的商标进行申请，以此来限制竞争对手进入相关市场，减少竞争；第三种为单纯地将申请来的商标进行使用。而商标的真正价值在于使用，前两种行为并没有实际使用商标，因此应当成为法律规制的重点。第三种行为虽属恶意申请，但实际使用，因此商标局在审查过程中，应当结合商标的市场价值进行综合考量，不能简单地撤销商标。

法律应对申请后未使用商标的转让进行限制。现行法律规定商标注册后三年内无正当理由未使用的予以撤销，对于有正当理由的，可以继续使用。因此，法律可以规定，商标转让行为只能在商标注册并使用三年后进行，对于无正当理由三年内未使用的，不予转让；对于有正当理由的，三年内支付商标维持费用后，可以转让。对于转让商标的维持费应当逐月成倍增加，以此提高商标申请的成本。此外，在实践中不乏代理机构怂恿被代理人申请商标的案例，大多数商标转让行为均为代理人或代理机构代办，因此有必要合理规制代理人或代理机构的行为。法律可以规定严惩代理人或者代理机构怂恿被代理人恶意申请的行为，一经发现，即撤销代理人资格或者吊销代理机构营业执照，终身禁止进入商标代理行业领域。

4.我国商标法应专章规定恶意申请行为

首先应当明确认定恶意申请行为为不正当竞争行为。我国现行的法律没有对恶意申请的概念做出规制，更没有明确商标申请行为的性质。商标恶意申请行为具备不正当竞争的特征，应属不正当竞争行为：如前面所述，恶意申请一般有两个目的：第一是单纯牟利。通过商标申请，或逼迫使用人高价收购其注册商标，或进行商标倒卖，或起诉使用人从而获得赔偿。第二是为了阻碍被申请商标的商品进入特定市场。商标一旦申请成功，企业则不得在一国或地区内使用此商标，否则构成侵权。因此，申请人是出于不正当竞争的目的进行恶意申请。再者，商标申请行为亦间接损害了消费者的利益。商标是将不同主体的商品或服务区分开来的标志，申请行为使消费者产生混淆，这间接损害了消费者的知情权和自主选择权。因此，应当通过立法明确认定商标恶意申请行为为不正当竞争行为。

其次，我国商标立法对恶意申请行为规定得比较分散，势必在实践中给法律实务的判定带来困难。因此，笔者认为应当将恶意申请行为进行专章规定。例如，商标法中关于在相同或相似的商品上使用与他人在先使用的相同或相似的商标；未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用；申请人因与在先权利人具有合同、业务往来、地域关系或其他关系而明知该商标存在而申请注册的，不予注册；申请注册的商标是抄袭他人在不相同或者不相类似商品上有较强显著性且具有一定影响的注册商标，容易导致混淆的，不予注册。等等，可将这些条款放在一起集中规定，以免造成办案人员的误解。

通过以上措施规制商标恶意申请行为，商标法应坚持既保护商标的注册行为，又不损害在先使用人的权利的前提下，积极保护商标注册人的合法权益，既适合我国国情，又有利于社会主义市场经济的有序健康发展。

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Regulations and Countermeasures on the Behavior of Malicious Application to Trademark

LEI Xin, HU Jiong
(College of Political Science and Law, Central South University of Forestry & Technology, Changsha 410004, Hunan, China)

Trademark squatting refers to registering the mark being used by others or identif i cation of other rights possessed by others. Trademark law of China has regulated the behavior, but squatting still exists considerably, seriously disrupting the order of the market economy due to the low operability of the law. This article fi rst reviews the domestic and international legislation on squatting, explores the def i nition of malicious cybersquatting, and then analyzes the reasons for this phenomenon, and fi nally proposes how to prevent our trademark squatting behavior countermeasures.

trademark; malicious application; regulation measures

D923

A

1673-9272(2013)03-0117-04

2013-03-26

雷 鑫（1969-），男，湖南洞口人，中南林业科技大学政法学院教授，硕士生导师，研究方向：民商法学。

[本文编校：罗 列]