中国企业的许可选择

E.Robert Yoches

在专利领域，有两种方式可以从专利所有人处获取相关权利：一种是转让（转让所有权利）, 另一种是许可（转让部分而非全部权利）。事实上，一项交易可能涉及向一家公司转让专利权，而原来的专利所有人保留一项许可或上述公司向其回授一项许可。许可是知识产权商业化的重要组成部分。本文将扼要介绍有关许可的各种选择 。

何谓许可

获取许可的目的

一家公司想要获得专利许可的一个典型原因就是获取本公司需要的相关技术。这种专利许可通常会伴随着其他资产的转让，例如商业秘密、专有技术和软件等。在这种情况下，被许可方和许可方之间一般是一种合作关系，而非竞争关系。他们可能同属于一家合资企业，也可以是被许可方将许可方（例如高等学府或者科研机构）开发的技术进行商业化。

在这种情况下，专利在整个交易中就显得没那么重要了。此外，被许可方可能将专利作为免受未获得许可的竞争对手威胁的工具，并且可能要求主张专利实施权（见下文）或者要求许可方追究侵权人的法律责任。

按照认定标准进行专利转让

更常见的获得许可的情况是为了符合相关标准。众多机构对实现一个或者多个标准要求所“必要”的专利群（即专利集合体）提供专利许可。举例来说，这些机构包括MPEG-LA、Via Licensing，以及DVD 6C许可集团。相对于直接和所有专利所有人交易，通过这些机构可以更容易地获得必要专利的许可，而且花费的成本更低。

尽管专利池中专利的所有人常常为竞争对手，而且也可能是被许可方的竞争对手。但是这些机构通常对所有被许可方一视同仁。专利所有人也意识到了按照认定标准进行专利转让的必要性，某些技术（比如移动电话和DVD技术）要求具有互操作性。

和解或避免诉讼

通过许可常常还可以使存有争执的两方达到和解或避免诉讼。无论是拥有大量专利组合的公司（例如IBM或者TI）还是非专利实施实体（NPE），都可以通过购买专利用许可的方式从其专利中获利。前者通常是首先寻求许可可能并且避免诉讼，后者则通常是先提起诉讼，并在和解中强制进行许可。

此类专利所有人的目的就是赚钱。他们一般不是潜在被许可方的竞争对手，他们没有必要对所有被许可方一视同仁。拥有大量专利组合的公司可能希望对被许可方的专利进行交叉许可，从而降低专利许可使用费。另一方面，非专利实施实体没有必要进行交叉许可，他们只想从专利中获得最大利润，因此觉得没有义务对所有被许可方一视同仁。

许可的两大特点

许可范围

专利许可包括独占许可和非独占许可。在独占许可中，许可方承诺在特定的领域和地区内不再向任何第三方转让相同的许可。而在非独占许可中，许可方仅承诺不针对许可范围内的活动对被许可方强制执行专利。

若拥有独占许可，被许可方可以起诉侵权人。在被许可方不了解该领域标准情况下，许可方必须向寻求利润最大化的被许可方提供广泛的许可范围，不管来自专利组合所有者还是来自非专利实施实体。

无论是独占许可还是非独占许可，专利权所有人都可以根据自己的权利、使用领域（例如，是仅用于某种技术，某一市场或某种产品）和根据地域（例如仅适用于中国）来划分专有权。事实上，专利所有人可以逐一许可每项专利权利要求。

许可可以附加一项或多项限制。例如，一家公司可以授予销售（而非制造）权利要求中产品的许可，但仅限用于通讯设备且仅适用于美国加利福尼亚州。对许可方的一个限制是：被许可方必须能够使用被授予的权利，所以也获得了实施该权利所需的隐含权利。但是，隐含的许可仅在必要的情况下适用。例如，如果有两种行使许可权的方式，其中一种需要隐含的许可，另一种不需要，则在这种情况下隐含的许可不适用。

许可的有效期

在美国，许可的有效期不得超过专利的有效期（一般情况下为有效申请日后20年；对于在1995年6月8日之前提交专利申请的美国专利，其有效期为专利授予日后17年）。若美国专利商标局（USPTO）在进行专利审查时造成延误，则专利有效期可相应延长；若专利所有人未能缴纳维持费，则专利有效期可能缩短。

如果一项许可不仅仅涵盖专利，则该许可的有效期可能超过专利的有效期，但仅针对除专利之外的其他权利。例如，商业机密与专利联合许可的有效期一直持续到相关商业机密失效为止。

许可的替代方案

一般情况下，为了获取相关技术，就必须获得相应的专利许可，因为专利通常涵盖该等技术。另外，如果被许可方获得一项独占许可，则其可以使用该专利来排挤竞争对手。

标准专利池包括大量专利，其中有些相关方已确定涵盖该标准。虽然可以辩称某一专利并非是“必要”的，但通常这种做法是不切实际的。

因此，只有在为了和解或者避免诉讼的情况下，才会使用许可的替代方案。主要有三种途径：未侵权、专利无效、诉讼。

非侵权与专利回避设计替代方案的选择

如果没有侵犯他人的专利，一个公司就没有必要获得许可。然而，在未获取一个合格的律师根据专利授予国家的法律而做出的未侵权意见的情况下，公司不得贸然得出没有侵权的结论。对于侵权的评估涉及大量法律问题，而公司的技术团队可能不具备评估该等法律问题所需的专业知识。

公司还可以通过变更其设计来避免侵权行为。很多专利法鼓励这种被称作“专利回避设计”的做法。进行专利回避设计时，同样需要聘请具有相应资质的专利律师提供协助。

专利所有人可能不认同公司得出的未侵权结论。如果专利所有人坚持主张侵权，则公司必须基于未侵权进行抗辩。

专利无效意见与复审

除了对侵权提出质疑之外，如果公司能够证明该专利主张的权利要求无效，其也将无需获得许可。在众多专利无效抗辩中，最常用的为“在先技术”。如果一项权利要求包含一项在先技术参考文献中所披露的内容，或者如果一项权利要求对在先技术领域的普通技术人员显而易见，则该等权利要求无效。

除非专利所有人同意专利无效，否则公司必须在法庭上证明这一点。公司可以要求相关专利局对专利有效性进行审查。在美国，这项工作可以通过复审程序进行。但是，美国新专利法规定了更多就专利有效性提出质疑的方法。

总之，专利许可比较复杂，本文仅仅是做了一个简单介绍。很多公司在专利权许可方面花费巨大，因此应充分理解专利许可相关问题，并给予适当的重视。

E.Robert Yoches律师在专利侵权诉讼方面具备丰富经验，尤以处理美国加利福尼亚州北区法院、德克萨斯东区法院及国际贸易委员会的诉讼见长。他曾担任很多亚洲地区，特别是中国大陆、中国台湾和日本客户的代理人。他处理的案件经常是涉及多项电子和电脑技术相关专利的复杂案件。

他还为客户提供其他知识产权事务法律意见，其中包括知识产权组合管理、许可、商业秘密保护、和软件版权保护。姚律师经常撰写与专利有关的文章，并就知识产权问题在美国和亚洲的学术界、商界和法律界发表演讲。