管理美国专利诉讼风险

林艺思　王宁玲　宋嘉瑜

截至2008年，中国在全球出口所占份额已达8.9％，成为世界第二大出口国。其中，运往美国的出口产品占总出口额的1／3以上，美国是中国出口最大的市场。但是，美国不仅仅是一个巨大的消费市场，也是一个诉讼多发地。

雅培公司案敲响的警钟

2009年6月29日，美国德克萨斯东区联邦地区法院(Eastern Districtof Texas)的陪审团做出了历史上赔偿金额最大的专利侵权判决：雅培公司(Abbott Laboratories)的关节炎治疗药物阿达木单抗(Humira)被判侵犯强生公司(Johnson&Johnson)旗下公司Centocor的专利，因此雅培公司必须向Centocor支付16.7亿美元作为损害赔偿金，其中包括11.68亿美元的利润损失以及5.04亿美元的专利许可费。强生公司和雅培公司都是医疗保健行业的大公司，也是关节炎治疗药物市场上的直接竞争对手。

雅培公司案显示了专利在市场竞争中日益强大的影响力，也为产品出口到美国的中国企业敲响了警钟。因此，中国企业若能对美国专利诉讼的风险及其对业务的影响有所了解，将十分有益。

专利侵权的界定

在美国，当事方生产、使用、销售、允诺销售或进口侵权产品都将构成专利侵权。因此，即使是完全在中国境内生产的产品，也可能因为将这些产品进口和／或销售到美国而侵犯美国专利。此外，如果作为第三方供应某产品或部件，而该产品或部件日后被用于制造受专利权保护的设备，在确认设备制造商直接侵权的同时，该第三方供应商的行为可能被认定为间接侵权。因此，即使不直接出口或在美国销售侵权产品或部件，中国企业仍有可能面临间接侵犯美国专利的风险。

专利通常包含界定保护范围的一项或多项权利要求。根据美国专利法，如果被告产品(或工艺)实施了专利权利要求中的每一元素，则构成字面侵权。此外，即使侵权设备或工艺不在专利权利要求的字面范围内，如果被告产品或工艺在实质上和专利权利要求雷同，则依据等同原则仍然可能会被认定为侵权行为。

侵害管辖的不同归属

在美国，联邦地区法院以及美国国际贸易委员会(U.S.International Trade Commission)可以受理专利案件审判。美国国际贸易委员会受理涉及美国关税法337条款的进口商品知识产权纠纷，但是其管辖权一般要比美国联邦地区法院的管辖权宽，因为美国国际贸易委员会的管辖权是对物的管辖——只要有侵权产品进入美国海关，美国国际贸易委员会就对此产品有管辖权。而美国联邦地区法院的管辖权是对人的。因此，即使中国企业在美国没有侵权行为，但因为其出口到美国的产品侵权，美国国际贸易委员会对其侵权产品有管辖权，但是美国联邦地区法院就很可能没有管辖权。

联邦地区法院和美国国际贸易委员会对专利侵权诉讼所提供的救济也有所不同。联邦地区法院可判决赔偿专利所有人的经济损失，包括损失的(递增的)利润和合理的专利许可费，并可下达禁止令以阻止侵权人进一步生产、使用、销售或进口侵权产品。相比之下，美国国际贸易委员会则不会判决赔偿经济损失，但可以下达排除令，禁止侵权产品进入美国市场。

在有证据支持管辖权的前提下，美国专利所有人很可能会同时在美国国际贸易委员会和联邦地区法院提起专利侵权诉讼，因为这样不仅能获得联邦地区法院判决的金钱损害赔偿金，还能享受美国国际贸易委员会准予的排除令。尽管被控侵权人可以因为在国际贸易委员会应诉，而申请暂时停止联邦地区法院的审理进程，但对中国出口公司而言，面临两起诉讼实质上意味着更高的诉讼风险。

专利侵权后的“蝴蝶效应”

在美国，由法院签发的判决书可能对商业市场产生巨大影响。如果被告的产品被判定专利侵权，就会出现一系列“蝴蝶效应”，其命运也将因此而悬于一线。例如，该公司可能不得不支付高额的损害赔偿金。更为严重的是，如果法院还发出了永久禁令，则被告将被禁止在美国销售被诉产品。即使原告同意授予被告该项专利权的使用，许可费也会增加产品成本。此外，专利侵权人在大众心目中，特别是在客户眼中的形象往往不好，因此，败诉可能会影响公司的声誉，甚至失去订单。

专利诉讼可能迫使被告公司放弃原告专利所涵盖的整个产品系列。1986年，宝丽来(Polaroid)向马萨诸塞州地区法院(District Court ofMassachusetts)起诉柯达(Kodak)侵犯其7项即时摄影专利，法院对柯达发出禁令并要求其向宝丽来支付9.1亿美元的损害赔偿金。该案件后来被上诉到联邦巡回法院，法院维持原判，认为“没有任何法律、公平性或公正性依据能够为支持柯达再在这个市场里分得一杯羹”。这一诉讼最终迫使柯达完全放弃了立拍得相机产品。

就上市公司而言，专利诉讼也可能在很大程度上影响其筹集资金的能力。例如，在获得不利的裁决后，其股票价格可能会大幅下跌。在雅培公司案宣判的当天，其纽约证券交易所综合交易股价下跌了2.5％。

专利所有人还可能更愿意对下游客户主张其专利权，因为这样专利许可费计算基础高得多。在Quanta诉LG案中，LG公司对英特尔公司(Intel)的下游客户广达电脑公司(Quanta Computers)——笔记本电脑制造商提起诉讼，称其因英特尔芯片产品而构成专利侵权行为。但是，这并不意味着上游供应商——英特尔完全摆脱了困境。相反，该供应商可能受到极大的影响，下游客户可能向供应商主张专利连带责任赔偿，因此可能需要替他们支付案件的辩护费用。此外，下游客户很可能会为了解决诉讼而改投别的供应商，比如改用专利所有人为其供应商。如果出现这种情况，原始供应商就将失去客户和市场份额。

应对美国专利诉讼

鉴于美国专利诉讼对企业业务的潜在影响，中国出口企业应该在早期就从战略层面对专利诉讼风险进行管理。

中国企业应在向美国出口产品之前对专利侵权风险进行分析。例如，中国企业最好向其美国专利律师征求法律意见，如自由运作意见及未侵权／专利无效意见。如果中国企业并没有意识到有相关构成威胁的专利，但又希望确认没有影响其出口的产品，则自由运作检索和法律意见可提供与侵权相关的风险评估。如果公司已经知道存在的专利构成威胁，则建议寻求未侵权／专利无效意见，这样可以减小被判恶意侵权而处以三倍损害赔偿金处罚的可能性。

美国专利权人发出的通知函是诉讼风险的强烈信号。在收到此类信函后，中国企业应立即向美国专利律师寻求建议，并对通知函做出适当的答复。联邦巡回法院规定，一家公司在知晓某一个美国专利之后，就“有义务谨慎确定自己是否侵权该专利”，否则，该公司可能被判恶意侵权并处以三倍的损害赔偿金。为了达到这一要求，中国企业应即时寻求上述未侵权／专利无效意见。对通知函的分析和应答都应在美国专利律师的指导下进行。

进攻是最佳的防御，中国企业应建立一个强大的美国专利组合，以保护自己免受诉讼威胁。这些专利可以用于专利侵权诉讼的反诉，并可以在和解谈判中用作谈判筹码。此外，凭借其美国专利组合，中国企业还可以探寻交叉许可的机会或进行其他形式的业务合作。例如，中国台湾设计生产商——鸿海集团在这方面起到了很好的示范作用。在1996年被美国安普公司(AMP)起诉后，鸿海集团被禁止将电器连接件进口到美国，随后鸿海集团迅速增加了美国专利申请数量并与其竞争对手就这些专利进行交叉许可。