中美专利法中新颖性宽限期的比较与思考

孙明明 李 皓

（国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心，天津 300304）

0 引言

在专利法中，新颖性是专利授权核心要件之一，宽限期作为新颖性审查的特殊因素，仅在某些特定案件中被考量。但宽限期相关法条的背后，充分蕴含着专利法律制度之于创新发展的引导之力与调控之功，值得认真分析思考，特别是将处于不同发展阶段、分属不同法系的中美专利法律制度中有关宽限期的规定进行对比，更易于获得感悟和启发。

1 宽限期的意义

在技术创新过程中，创新主体往往经过大量研究才能取得一定创新成果，而有些研究需要进行市场调查或生产试用才能更好地决定专利申请策略，也有可能由于其他特殊原因不得不在申请专利之前提前公开自己的研发内容或被他人泄露了发明内容。如果在这些情形下一概判定在后申请的专利丧失新颖性而无法授权，将损害创新主体权益，挫伤社会公众积极谋求技术进步的热情，其后果将与专利制度初衷相悖。

此外，创新主体或其投资者在前期投入了大量研发资金，在专利申请时可能并未得到回报，专利制度通过向合格的专利申请授予一定期限的独占权来补偿他们的前期损失，并使其在与对手竞争时处于更加有利的位置［1］。因此，申请人往往希望在不更早公开其技术的情况下获得更久的独占权，并且担心其技术在申请专利前公开会对随后的专利审查造成不利影响。若能打消申请人提前公开其技术内容的顾虑，则将促进更多新技术的尽早公开和转化，从而加快社会整体技术创新与进步的步伐。

为了更好解决新颖性审查原则与鼓励加快公开科研成果之间的矛盾关系，宽限期制度于1883年在《保护工业产权巴黎公约》中被提出，并被各国专利法广泛采用。但各国在立法和司法实践中对于宽限期的具体规定和执行却显现出较大差异，这种差异在当前重要创新国家中又以中美之间最为明显。

2 中美专利法中宽限期内容对比

中国旧《专利法》第二十四条规定：申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：（一）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（二）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（三）他人未经申请人同意而泄露其内容的。在2020年《专利法》第4次修改中，考虑到新冠肺炎疫情防控等因素，又增加了一种情形，修改后该法条表述为：申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：（一）在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的；（二）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（三）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（四）他人未经申请人同意而泄露其内容的。

在中国《专利法实施细则》第三十条及《专利审查指南》第二部分第三章第5 节中进一步规定了提出声明及提交证明文件的时间期限及相关展会或会议的具体要求，例如：上述中国政府承认的国际展览会，是指国际展览会公约规定的在国际展览局注册或者由其认可的国际展览会；上述学术会议或者技术会议，是指国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议；且申请人应当在提出专利申请时声明，并自申请日起2 个月内提交有关国际展览会或者学术会议、技术会议的组织单位出具的有关发明创造已经展出或者发表，以及展出或者发表日期的证明文件。

与大多数国家的先申请制不同，美国专利制度曾长期坚持先发明制，直到2011 年美国发明法（Leahy-Smith America Invents Act，简称AIA，Public Law No:112-29）颁布生效后，才与中国等国家一样实行先申请制，但其先申请制内容又与世界多数国家存在差别，保留了不少先发明制的特点，并集中反映在AIA 第102 条（b）款中。其中102(b)(1)(A)规定，在申请有效提交日期之前1 年内，发明人或共同发明人，直接或间接从发明人或共同发明人处获得公开主题的另一人所做出的披露不属于现有技术；102(b)(1)(B)规定，发明人或共同发明人与他人于申请有效提交日期之前1 年内均有披露，但发明人或共同发明人的披露早于他人的披露，则他人的披露也不属于现有技术。对于时间上构成抵触申请的情形，102(b)(2)(A)和102(b)(2)(B)的规定与上述102(b)(1)(A)和102(b)(1)(B)的规定类似，这两种情形的披露不构成抵触申请，另外102(b)(2)(C)还规定了共同所有人的披露也不构成抵触申请的特殊情况。

可见，美国专利制度中宽限期的规定与中国存在较大差别，主要是：（一）从时间来看，中国为6 个月，美国为1 年；（二）从公开方式来看，中国只限于几种特殊方式，美国则没有具体限定；（三）从效力来看，中国宽限期对其间独立第三人的相同内容公开并无效力，其仍然构成现有技术，而美国宽限期有与优先权相似的效力，即使第三人独立做出相同发明，只要其公开晚于申请人，仍然不构成现有技术，即相当于申请人的申请日前移。

3 对中美宽限期差异的分析与思考

3.1 法律沿革与价值取向

从以上对比可以看出，美国关于宽限期的规定相比中国适用范围明显更宽，效力明显更大。这与中美两国专利制度沿革有着密切关系。

中国真正意义上的第一部专利法自1984 年通过，其采用了当时世界上比较普遍的先申请制度，比较注重发明人利益与公众利益的平衡。美国受原英国殖民地及当时英国先发明制的影响，自1790 年美国专利法立法以来即采用先发明制。而且，美国注重私权，认为发明人对其发明享有“天赋”权利，先发明者获得专利权也更加合理公平［2］，因此美国专利制度始终重视发明人利益而坚持先发明制。但是，先发明制毕竟与世界绝大多数国家的先申请制不同，坚持独特的先发明制与目前国际专利制度协调配合的趋势相悖，并且当先发明者存在争议时，判断谁更早做出发明往往非常困难，需要付出较大成本，这在技术创新日益活跃、专利数量显著增长的情况下更显效率不足。因此，2011 年AIA 将先发明制变为名义上的“先申请制”或“发明人先申请制”，与国际通行做法的差异有所缩小。AIA实行后，由于专利有效申请日易于客观确定,新颖性判断变得更加简单高效,也有利于专利权的稳定。同时，AIA的宽限期规定使得发明人无论最终是否选择申请专利,都会尽早向社会公开其发明内容,从而使得社会公众能够及时获知最新技术进展,从而推动科技和社会的创新发展［3］。但与此同时，其实际上仍保留了很多先发明制的内涵，仍然十分强调发明人的利益，其允许发明人先将发明内容公开，然后利用最长1年的时间对其进行生产、营销，对市场和社会反应进行观察，并较为从容地评估专利申请的必要性和申请策略后再行申请，而不必担心提前公开对后续申请的不利影响，这也体现出美国较为鲜明的价值取向。

3.2 制度设计的调控与补偿

从制度设计对发明人利益的影响来看，中国等国家所采用的宽限期规定像是先申请制原则下，对于某些来不及提交申请而提前公开的特殊情形的补偿，是基于公平理念的制度修补，是发明人某些极端情况下的护身盾牌。而美国的宽限期规定更像是赋予发明人可以自由选择、主动使用的常备钥匙，甚至可能成为市场竞争中的伤敌匕首。

站在国家层面，随着形势变化而进行相关法律或政策的调控是各国通行的做法，而美国在专利制度方面的主动调控尤其明显，也成为其长期领先世界的重要手段之一。即使是历史上借鉴英国采用先发明制时，美国也于1839 年在专利制度中增加了英国没有的宽限期，因为其有利于美国和美国发明人的利益，特别是在美国的科技创新能力与创新速度居于绝对领先地位时，先发明制及宽限期能够最大程度保障美国发明人获得尽可能多的专利授权，最大程度保障美国技术的垄断地位，也就最大程度保障了美国的国家利益。随着各国科技创新能力的提高、专利申请量的增长，以及全球对专利制度协调同步呼声的提高，仍游离于世界主流申请制度之外逐渐不符合美国利益，其需要在与他国相关制度的融合交流中保持和提高影响力，但也仍然需要保留一定的个性或所谓先进性来彰显对其他各国的引领作用，因此AIA 中的发明人先申请制即使被一些人认为有违美国专利制度传统，甚至不符合其专利法最初的宪法依据，却仍然能够得到通过并颁布生效也就不难理解。

回到制度本身来看，世界上多数国家和地区的专利法在新颖性条件的规定上，几乎不存在纯粹的先发明制或先申请制［4］，因为纯粹意义上的先申请制或先发明制都有一定弊端。如果只采用先申请制而不设宽限期等辅助机制，势必在某些情况下使真正的发明人无法得到自己应得的权利，甚至可能使提前得知发明内容的其他人反而获得权利，从而进一步损害发明人的利益。而如果只采用先发明制而不加条件约束，也有可能使先做出发明的人自恃拥有权利而长期不提出专利申请或公开其发明内容，从而无法对社会技术进步做出更大贡献，导致与专利制度的初衷背道而驰。从某种意义上来说，中国等国家的先申请制是用宽限期来补偿先发明者；而美国“发明人先申请制”（有人认为其实质上是“先公开制”）是同时用宽限期和先公开原则来补偿先发明者，因为判断先公开者既比判断先发明者更容易，也可能比单纯判断先申请者更公平。因此，各国的宽限期规定都可以看作是单纯先申请制与单纯先发明制之间平衡妥协的产物。从这个角度来看，总体上保持宽限期制度不变，而只根据形势变化对其具体要求进行调整，无论是对于实行先申请制的国家（如中国），还是实行“发明人先申请制”的美国，在未来较长时间内都是相对合理的选择。

3.3 国际研究的启示

虽然美国在先申请制上与各主要国家仍有不同，其宽限期的规定相比其他国家也最为慷慨，然而在宽限期的公开方式上，美国并不孤立，因为日本和韩国也都允许申请人在宽限期内以更多形式公开，如日本允许销售，韩国允许发表出版物［5］。相比之下，欧洲与中国类似，都只规定了针对少数几种特殊情况的6 个月的宽限期，因而被某些学者认为是没有意义的宽限期。

鉴于中美欧日韩等国家在宽限期具体规定上存在较大差异，并且由于这些差异导致不同国家之间相关申请的处理方式不同，国际上有越来越高的呼声希望各主要国家在宽限期的具体规定和执行上尽可能趋于一致，以给申请人更多便利。与此同时，由USPTO、EPO、JPO及英国、德国、法国、丹麦等独立专利局的代表组成的泰根塞（Tegernsee）专家组于2011年组建并重点研究宽限期情况［6］。其中的问卷调查表明，来自大型企业的多数受访者（美国52%、欧洲59%、日本83%）使用过宽限期，并且大多数受访者（美国90%、欧洲85%、日本69%）表示，他们曾因各个国家的宽限期不同而失去了可能获得的专利权。可见，这些国家的宽限期使用频率确实较高，也确实对各国宽限期的协调统一前景有所期待。

此外，关于享受宽限期的公开方式中是否应该包括论文等出版物公开，75%的美国受访者和94%的日本受访者表示，他们在学术领域有使用宽限期的经验，而欧洲由于宽限期不涉及论文等出版物公开而在这方面少有经验。因此，有观点认为，如果欧洲采用像美国或日本那样的宽限期，将消除学术研究人员相比于企业人员的显著劣势，并增加欧洲科研机构的专利活动。当然学者们也在考虑这种可能发生的专利增长是否真的能促进欧洲的技术创新［7］。或者反过来说，目前对欧洲专利质量较高的普遍认知是否与其较为严格的宽限期规定有关，因为对于很多大专院校或科研机构来说，获得专利权可能只是研究过程中的另一附加产物或获得经济资源的另一手段，却不是最终目标。如果过于鼓励他们的专利行为，可能产生较多不具实际意义的申请，不单纯为促进科学发展和技术进步而做出的专利申请过多出现反而对社会无益，并且会使专利体系陷入尴尬，这可能也是欧洲纠结于是否放宽宽限期的原因之一。

3.4 对我国宽限期制度的思考

由于目前我国宽限期制度与美日韩等国相比明显更严，因此国内外对我国放宽宽限期规定的呼声持续走高。对此，我们应冷静观察、认真分析，在掌握规律、借鉴国外经验教训的基础上，根据我国所处阶段和国际形势变化做出科学应对。

3.4.1 充分重视宽限期的激励作用。宽限期是专利法给予申请人或发明人的救济权利，用好宽限期对申请人或发明人的益处是显而易见的。例如，我国现行的宽限期制度不仅可以弥补申请人由于他人泄密而可能对申请权益的损害，客观上也有机会在参加符合条件的展会或学术会议上公开发明成果后，经过初步的判断或准备再提交专利申请。而如果进一步放开宽限期的限制，如延长时间或允许销售及出版物公开，则除进一步增加上述权益外，还可能使企业在申请前有更多的观察市场反应的时间，也可能使科研院所在发表学术文章后能更从容地进行专利申请提交的准备工作，从而一定程度上提升社会各方面从事技术创新的热情。

3.4.2 结合优先权和先用权考虑宽限期。前文提到美国AIA 后的宽限期有类似优先权的效力，而实际上目前世界各国对宽限期的起点规定并不完全相同。比如，中国等的宽限期以实际申请日或优先权日（如有优先权日）为起点，而日本仅以实际申请日为宽限期起点［8］，因此在中国如果能利用好优先权制度，申请人也能一定程度上扩大自己与宽限期有关的权益。但反过来，恰恰是由于各国间宽限期起算点的不同，中国申请人在优先权日为起点的本国宽限期内公开信息，也有可能因不能享受日本等国的宽限期而丧失在这些国家可能得到的权利，而这些国家的申请人在中国却有可能同时享受宽限期和优先权，这是我们需要注意的。

此外，先用权与宽限期同样可以作为先申请制不足的弥补措施，很多先申请制国家也确有采用。如果发明人在提交申请前提前使用了发明内容，而第三人获知后抢先提交了申请，则发明人可以主张自己的先用权，这样能使发明人减少顾虑，有助于尽早公开使用其发明，使公众尽早获益［9］。可见，先用权可与宽限期结合使用而达到更好的效果。但同时也要注意，如果进一步放宽宽限期，则发明人更早公开所能享受的宽限期，与他人获知后抢先使用所获得的先用权可能产生矛盾［10］，因此，宽限期的调整须与优先权、先用权统筹考虑。

3.4.3 考虑宽限期与申请数量和质量之间可能存在的关系。宽限期作为与申请人利益密切相关的法律规定，其调整自然会对申请人的申请行为产生较大影响。除了前述国外学者对放宽宽限期后院校申请可能增加有预期以外，美国历史上也曾出现专利申请大幅增长的情况，对此有过各种原因分析［11-12］。有学者认为如果一味鼓励尽早申请，可能使发明人不花时间去进一步试验和改进，也来不及充分研究最佳技术方案，只在仅有某些想法或仅得到初步验证时就急着去提交专利申请，这样的申请只会尽可能主张宽泛的权利［13］，实际上未必能鼓励高质量的创新。因此，如果能有较为宽松的宽限期，反倒可能使申请人的申请行为更加理性，在更充分研究或验证的基础上选择更合理的申请策略，客观上可能促进申请质量的提高。而对于我国当前阶段调整宽限期规则对申请数量和质量可能产生的影响，还须综合各项因素进行进一步研究和判断。

3.4.4 结合国情世情选择合理策略。美国宽限期制度与中国差别很大，根本原因是两国社会制度、法律体系、文化传统、发展阶段等均不相同，但是其立法修法背后所体现出来的理念对我国仍有可参考之处，简单说就是既靠拢国际潮流，又坚守本国利益，保持自身独立性的同时，争取一定的引领性。目前，我国创新创造日益活跃，专利申请快速增长，而国际环境错综复杂，知识产权备受关注，我国在专利新颖性宽限期问题上须密切关注国际合作与研究的动向，清醒认识自身发展阶段，在充分保证现阶段国家利益和本国申请人利益的基础上，适度体现国际性和前瞻性，为达到国家目标和知识产权强国建设目标而进行必要的准备。

具体来说，宽限期作为平衡申请人利益与公众利益的制度设计，对不同创新阶段的申请人和社会公众所具有的意义并不相同。如果一个国家自主创新水平较低，那么过宽的宽限期其实对于处于更高创新发展阶段或运用专利制度更加熟练的外国申请人的进入更加有利，这也是我国一直实行较为严格宽限期的原因之一。而在我国未来自主创新更趋活跃、专利意识普遍提升的情况下，通过放宽宽限期而鼓励创新主体做出更多更高水平、更具实用价值的研究成果，不失为一种与时俱进的选择。但是我们目前毕竟处在发展之中，许多领域的创新程度还不够，如果直接放至最宽松的宽限期，显然会带来很多问题，因此有必要对放宽的节奏和幅度有所掌握。在当前美日韩松紧不一、欧洲尚在争论之中、世界协调呼声较高的情况下，可以先采取跟随国际协调和小步慢走的策略，因为这与我国的创新水平提高趋势是相符的。与此同时，我们也应同步研究更符合自身利益，有助于提升我国专利申请质量、有助于维护国内创新主体高质量创新热情、有助于国内自主创新成果向国外布局的制度设计。例如，进一步研究宽限期各限定条件与专利申请数量和质量的关系，研究创新宽限期与优先权、先用权等的配合机制等，并通过多种手段提高国内申请人合理运用专利相关制度的意识和能力。相信在各方面共同努力之下，宽限期制度将如专利制度和知识产权制度一样，在新时代中国特色社会主义建设中发挥更加积极而重要的作用。