论知识产品的改进及其权利配置

黄炜杰

(深圳大学法学院,深圳 518061)

引 言

知识产品向来以“独创性”“新颖性”“显著性”为获得知识产权授权的标准,知识产权法也被视为一种创新政策。但知识产品的创新并不是从零到一、从无到有的突破,而是对已有知识的发展与改进,既包含对公有领域知识的改进,也包含对已享有知识产权保护的知识产品的改进。(1)Jessica Litman, “The Public Domain,” Emory Law Journal, vol.39, no.4 (Fall 1990), pp.965-1024.前一种改进在知识产权法语境下通常被理解为“创造”(creation),本文主要讨论的是后一种改进(re-creation)。知识产品的改进带来社会效益,但也需要花费成本,还会引发权利的冲突与再配置问题。(2)Mark Lemley, “The Economics of Improvement in Intellectual Property Law,” Texas Law Review, vol.75, no.5 (April 1997), pp.989-1084.从属发明什么情况下可以不经基础发明权利人许可而直接实施,未经原著作权人许可对原作品进行演绎而产生的新作品是否合法,因历史原因在不同地区登记相同企业名称并分别就企业名称进行商标注册的情况下商标权归属于谁,这些问题都与改进知识产品的权利配置规则有关。由于原创和改进都是知识产品创新的重要渠道,如何在知识产品原创者与改进者之间配置权利,是知识产权制度设计中的重要问题。(3)Peter S. Menell, Mark A. Lemley, Robert P. Merges, et al., Intellectual Property in the New Technological Age, Clause 8 Publishing, 2020.同时,这也是一个充满争议的问题。各国规定各异(4)如接下来三节所述,美国与我国在从属发明、演绎作品上的权利规则有较大差异,我国关于不同类型商标改进的规则,与美国、法国、日本也有不同。,学界也有不同观点。有的认为应像承认未授权改进发明的专利权一样,承认未授权演绎作品的著作权,未授权演绎作品的使用规则也应向未授权改进发明的使用规则看齐,以鼓励创作。(5)Dotan Oliar, James Y. Stern, “Right on Time: First Possession in Property and Intellectual Property,” Boston University Law Review, vol.99, no.2 (March 2019), pp.395-458.有的则认为对著作权领域改进者贡献的估值比对专利领域改进者贡献的估值更为困难,故著作权法下改进者的权利应弱于专利法下改进者的权利。(6)Stefan Bechtold, Christopher Buccafusco, Christopher Jon Sprigman, “On the Shoulders of Giants or the Road Less Travelled? An Experimental Approach to Sequential Innovation in Intellectual Property,” European Policy for Intellectual Property (EPIP) Conference, Glasgow, UK, September 4, 2015, p.5.

过往研究一方面对著作权与专利权领域改进品的权利规则争议不已、缺乏共识,另一方面却有意忽视商标领域的改进。(7)Stefan Bechtold, Christopher Buccafusco, Christopher Jon Sprigman, “Innovation Heuristics: Experiments on Sequential Creativity in Intellectual Property,” Indiana Law Journal, vol.91, no.4 (Summer 2016), pp.1251-1307; Mark Lemley, “The Economics of Improvement in Intellectual Property Law,” Texas Law Review, vol.75, no.5 (April 1997), pp.989-1084.本文认为,著作权、专利权与商标权的保护目的不同,作品、专利与商标的改进方式也不同,应根据不同类型知识产品的物理特征与保护目的,讨论不同知识产权领域关于改进品的权利配置规则。(8)固然,知识产权客体不仅包括作品、专利、商标,还包括地理标志、集成电路布图设计、植物新品种等其他客体,但前三者无论是客体的数量、法律纠纷的数量,还是相关立法司法文件的数量都占据主导性优势,是最主要的知识产权客体,故本文对于知识产品的讨论限于作品、专利和商标。以下各节将分别以从属发明、演绎作品、各类型的商标改进为例,探讨专利领域、著作权领域与商标领域的改进品规则,梳理不同规则背后的经济学逻辑,以利于我们完善知识产权法规则,进一步发挥知识产权对创新的促进作用。(9)李剑: 《论共同富裕与反垄断法的相互促进》,《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2022年第30卷第6期,第100—109页。

一、 从属发明的权利规则: 封锁专利与强制许可

(一) “封锁专利”的经济学解释

专利改进的典型例子是从属发明。(10)《专利审查指南》第二部分第四章第4.5节。《北京高院专利侵权判定若干问题的意见》第121条: 从属专利也称改进专利,其形式主要有: (1) 在原有产品专利技术特征的基础上,增加了新的技术特征。(2) 在原有产品专利技术特征的基础上,发现了原来未曾发现的新的用途。(3) 在原有方法专利技术方案的基础上,发现了新的未曾发现的新的用途。从属发明是指在他人既有发明专利基础上改进,通常是在基础专利技术特征基础上增加了新的技术特征或新的用途,并就该项改进获得专利的发明。各国专利法对从属专利权利归属的规定大体一致。(11)Bennett Gillogly, “A Window of Flexibility: Why the Formation of AfCFTA Provides an Ideal Opportunity for African Nations to Employ TRIPS Flexibilities on a Continental Scale,” Transnational Law &Contemporary Problems, vol.30, no.1 (Winter 2021), pp.121-155.从属专利发明人对从属发明享有专利权,基础专利发明人对基础发明享有专利权,但从属专利权人要实施从属专利或者许可他人实施从属专利的,必须得到基础专利权人的许可。同样的,基础专利权人想要实施从属专利的,也必须征求从属专利发明人同意。第三人要实施从属专利的,必须同时得到基础权利人和从属专利权人的同意。这种制度安排也被称为“封锁专利(blocking patent)”,亦即没有一方许可,另一方无法单独实施从属专利。(12)Atlas Powder Co. v. E.I. Du Pont de Nemours &Co., 750 F.2d 1569, 1580-81(Fed. Cir. 1984); Robert Merges, “Intellectual Property Rights and Bargaining Breakdown: The Case of Blocking Patents,” Tennessee Law Review, vol.62, no.1 (Fall 1994), pp.75-106.这意味着从属专利的实施需要双方同意,需要高昂的交易成本。从属发明其实有三种权利配置方式: 第一,没有权利;第二,基础发明人获得权利;第三,从属发明者获得权利(即现有制度)。前两种配置下,从属专利的实施都只需要基础发明人的同意,只有第三种模式下,从属专利的实施需要双重同意。为什么各国专利法都选择了第三种模式?

在第一种模式下,从属发明没有任何权利,意味着任何人只需要得到基础发明人同意,就可以使用从属发明。潜在的从属发明者因无法得到从属发明的报偿,而没有激励进行从属发明。对于基础发明人而言,从属发明只是增加了基础发明的许可机会,但没有增加许可的权利范围,从属发明带来的价值仍然被他人无偿攫取,故基础发明人也没有太强的动力进行从属发明的开发创造。

在第二种模式下,由基础发明人获得从属发明的专利权,从属发明的实施就只需要基础发明人的同意,降低了从属发明的实施成本。然而,基础发明人未必熟悉每个可能的改进领域,并不具有创造、实施从属专利的知识与能力。对基础发明人而言,更有效率的方法是将从属专利的开发创造权和实施权许可给各领域最专业的发明人。这就带来了对潜在从属发明人的搜寻成本。潜在从属发明人若认为实施从属发明有利可图,固然也会主动联系基础发明人,但由于从属发明的专利权属于基础发明人,潜在从属发明人在和基础发明人达成许可协议前,并没有激励对从属发明进行投资,否则即便完成了从属发明,也属于基础发明人。由于从属发明人没有进行实际改进,基础发明人只能通过潜在改进者的想法来判断其价值。但是,潜在改进者不愿意将全部想法告知基础发明人,因为想法一旦完全告知,基础发明人就没有必要再为该想法向潜在改进者付费。这就是所谓的阿罗信息悖论。(13)Kenneth Arrow, “Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention,” in Universities-National Bureau Committee for Economic Research &Committee on Economic Growth of the Social Science Research Council, eds., The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1962, pp.609-626.而如果潜在改进者不将如何改进的想法告知基础发明人,或者只是部分告知,也会因信息不对称,增加双方谈判成本,基础发明人可能会拒绝开发一些看起来价值较低但可能实际上有重大效果的从属发明。外部性也会增加谈判成本。如果从属发明带来了从属发明者无法内化的社会价值,从属发明者愿意为开发该从属发明支付的许可费就会低于该从属发明的实际价值,不利于许可协议的达成,阻碍有正外部性的从属专利的创造与实施。从属发明的创造与实施还可能因为机会主义而被阻却。譬如,在从属发明的价值远超过基础发明的情况下,基础专利权人可能基于限制、抑制改进者竞争能力的想法,对改进者要求高昂许可费,阻碍从属发明者创造、实施从属发明,抑制新技术的发展。换言之,如果将从属发明的权利配置给基础发明人,就意味着潜在改进者需要在创造从属专利之前,就与基础发明人达成许可协议,而由于信息不对称、外部性、机会主义等原因,这种事前许可协议很难达成。

相反,采取第三种模式,将从属发明的专利权授予从属发明人即改进者,改进者就不需要与基础发明人达成事前协议。法律确权使得从属发明者有激励,也能最有效率地对从属发明进行投资、申请专利,并以获得专利权的从属发明作为谈判筹码与谈判基础,与基础权利人协商从属发明的实施。基础权利人也可以根据从属发明的效果,选择价值最大、技术效果最好的从属发明,这也有助于激励有显著价值的改进。这一模式的问题在于,从属发明的专利权与基础发明的专利权分别属于改进者与原创者,而从属发明的实施涉及基础发明的使用,故实施从属发明的专利权需要改进者和基础发明人的双重同意,亦即前文提到的封锁专利规则。封锁专利意在平衡基础发明人和从属发明人的法律地位,促进相互许可,或称交叉许可,这也是为什么有实务界人士认为,“知识产权的最大价值不在于将其作为抵制竞争者的武器,而是作为与其他公司进行合作的桥梁,促使公司获得那些在竞争中取得成功所需的技术和能力”。(14)马歇尔·菲尔普斯、戴维·克兰: 《烧掉舰船: 微软称霸全球的知识产权战略》,谷永亮译,上海: 东方出版社,2010年,第23页。但是,封锁专利规则只能使基础发明人和从属发明人在法律上获得对等谈判力,无法平衡二者通过市场获得的谈判能力。在基础发明人和从属发明人实施从属发明能获得旗鼓相当的利益时,封锁专利规则可以促进交叉许可。而如果从属发明的价值显著超过基础发明,从属发明人实施从属发明能获得更大的合作剩余,则基础发明人会要求从属发明人支付更高的许可费。而当从属发明相对于基础发明来说价值不大、实施频率不高时,基础发明人也可能基于个人偏好等原因拒绝许可,因为基础发明人不会因为无法实施从属发明而遭受太大损失。在基础发明权人采取机会主义行为的上述情况下,就会出现从属专利实施成本高昂的问题。

制度的选择都是两害相权取其轻。在这三种权利配置方式中,不授予从属发明专利权会导致基础发明人和潜在改进者都缺乏创造从属发明的激励。将从属发明专利权授予基础发明人,理论上能降低从属发明的实施成本,但实际上由于信息不对称、外部性、机会主义等原因,创造、实施从属发明的成本仍比较高昂。将从属发明专利权授予从属发明者有助于高效率地创造从属发明,但可能会阻碍从属发明的实施。开发、创造发明是实施发明的前提。为此,更好的选择是将从属发明专利权授予从属发明人,再通过其他制度安排减少从属发明的实施成本。这也是目前各国专利法的通常做法。(15)Bennett Gillogly, “A Window of Flexibility: Why the Formation of AfCFTA Provides an Ideal Opportunity for African Nations to Employ TRIPS Flexibilities on a Continental Scale,” Transnational Law &Contemporary Problems, vol.30, no.1 (Winter 2021), pp.121-155.

(二) 高实施成本下的责任规则应对

强制许可是应对“封锁专利”所带来的高昂实施成本的常见措施。各国专利法通常允许那些取得重大技术进步、具有显著经济意义的从属发明的权利人,在无法与基础发明权利人达成许可协议时,获得实施基础发明的强制许可。(16)Bennett Gillogly, “A Window of Flexibility: Why the Formation of AfCFTA Provides an Ideal Opportunity for African Nations to Employ TRIPS Flexibilities on a Continental Scale,” Transnational Law &Contemporary Problems, vol.30, no.1 (Winter 2021), pp.121-155.许可协议和强制许可代表了卡拉布雷西和梅拉米德所提出的权利的两种保护规则: 财产规则和责任规则。(17)Guido Calabresi, A. Douglas Melamed, “Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral,” Harvard Law Review, vol.85, no.6 (April 1972), pp.1089-1128.财产规则要求必须与权利人协商,才可以获得权利,亦即权利人享有定价权。财产规则的核心是自由协商,适用于交易成本较低的情形。在交易成本较高时,责任规则更有优势。在责任规则下,只要支付一个由权威第三方决定的价格,就可以从权利人手上获得权利。这相当于通过第三方确定的价格人为构建了交易市场,由法律直接界定了权利的最终归属,节省双方的谈判成本。

除了强制许可,有些国家还运用“反向等同”规则,对那些虽然字面上落入基础专利实施范围,但是以显著新颖的方式实现技术效果的专利,豁免于侵权。(18)William S. Galliani, “Patent Infringement amidst Rapidly Evolving Technologies: New Equivalents, the Doctrine of Equivalents and the Reverse Doctrine of Equivalents,” Santa Clara High Technology Law Journal, vol.6, no.1 (March 1990), pp.75-112.这可以视为“价格为零”的责任规则,在从属发明人的贡献远大于基础发明人时,从属发明人可以零价格从基础发明人手中获得对基础发明专利权的使用许可。让最有能力影响从属发明如何实施的人获得权利,可以避免基础发明人的机会主义行为,促进从属发明的价值的最大化。(19)Y. 巴泽尔: 《产权的经济分析》,费方域、段毅才译,上海: 上海三联书店、上海人民出版社,1997年,第9页。在反向等同规则下,封锁专利规则所阻碍的从属发明,就只限于价值甚微以致基础发明人没有许可动力的从属发明,这反而能促进有显著技术进步的从属发明的实施,也正与专利法的目的契合。

我国采用强制许可制度应对封锁专利规则的实施成本。《专利法》第56条规定,“具有显著经济意义的重大技术进步”的改进发明者可以请求实施基础发明的强制许可,但没有解释何谓“显著经济意义”“重大技术进步”。(20)林秀芹: 《中国专利强制许可制度的完善》,《法学研究》2006年第6期,第30—38页。有学者建议由最高院制定相关司法解释,对“具有显著经济意义的重大技术进步”等模糊概念进行明确界定。(21)刘雪凤: 《我国清洁能源技术专利强制许可制度研究——既有制度的不足及其完善》,《学海》2013年第5期,第120—125页。还有的学者建议在我国引入反向等同规则。(22)张迩瀚: 《论基础专利之改进技术保护路径的完善——以确立反向等同原则为视角》,《科技进步与对策》2021年第39卷第5期,第136—142页。但本文认为并无必要。无论是强制许可条款还是反向等同原则,司法实践中都很少被援引,说明这两个条款最重要的作用其实是通过法律直接界权的预期,促进改进者与基础发明人的协商。(23)Joseph A. Yosick, “Compulsory Patent Licensing for Efficient Use of Inventions,” University of Illinois Law Review, vol.5, no.5 (2001), pp.1275-1304; Robert Merges, “Intellectual Property Rights and Bargaining Breakdown: The Case of Blocking Patents,” Tennessee Law Review, vol.62, no.1 (Fall 1994), pp.75-106.强制许可适用条件上必要的模糊性,反而能促进双方协商,过往司法实践也说明“具有显著经济意义的重大技术进步”这一术语含义的不明朗并没有阻却强制许可条款发挥作用。(24)截至2023年4月20日,在“北大法宝”“司法案例”中以“显著经济意义具有重大技术进步”进行全文检索,只得到1个适用《专利法》封锁专利强制许可的案例。而且,强制许可制度下,改进者可以获得实施权而基础发明人可以获得许可费,双方都愿意“见好就收”。相反,反向等同原则是一种“全有或全无”的制度,要么改进者得到豁免,基础发明人无法获得任何补偿,要么改进者构成侵权,基础发明人获得排他权,导致双方当事人更愿意“放手一搏”,反而不利于协商的达成。因此,本文认为我国《专利法》关于改进发明的权利规则暂无需修改。

二、 演绎作品的权利规则: 双重许可与合理使用

著作权法的改进称为演绎,即在原作基础上的派生。通常认为,演绎和复制的最大区别,在于复制仅仅是原作的再现,复制者没有增加任何的创作,而演绎既沿用原作的基本表达形式,又包含演绎者自己的创作。(25)如刘俊谦诉中国科学院海洋研究所等侵犯著作权纠纷案,山东省高级人民法院(2012)鲁民三终字第33号民事判决书(复制行为是指对原作的再现,这种再现不增加任何“创作”的内容;演绎行为则是指在原作基础上创作出派生作品,这种派生作品并未改变原作之创作思想的基本表达形式,同时又有后一创作者的创作成分于其中);饶河县四排赫哲族乡政府诉郭颂等侵犯民间文学艺术作品著作权纠纷案,北京市高级人民法院(2003)高民终字第246号民事判决书(著作权法所指的改编,是指在原有作品的基础上,通过改变作品的表现形式或者用途,创作出具有独创性的新作品。改编作为一种再创作,应主要是利用了已有作品中的独创部分)。和从属发明一样,演绎作品也有三种权利配置方式: 第一,没有权利;第二,原作著作权人获得权利;第三,演绎者即改进者获得权利。但与各国专利法对从属发明基本采用相同的权利配置方式不同,演绎作品的权利配置规则更多元化。

(一) “非法演绎作品”规则及其演进

如第一节关于从属发明专利权配置方式的论述所言,第一种模式既无法为演绎者也无法为原作著作权人提供创作、开发演绎作品的激励,也与劳动理论不符。但实践中,仍有不少国家对特定类型的演绎作品,即未获原作著作权人授权而创作的演绎作品,采用这种权利配置方式。(26)黄汇: 《非法演绎作品保护模式论考》,《法学论坛》2008年第23卷第1期,第129—135页。如法国和美国的著作权法规定,没有获得原作著作权人授权的演绎作品无法获得著作权保护。(27)美国《著作权法》第103条(a)款:“虽然版权客体可以包括编辑和演绎作品,但对使用享有版权的已有资料创作的作品的保护,不得扩大到该作品中非法使用此类资料的任何部分。”法国《知识产权法典》L.122—3条:“未经作者或其权利所有人或权利继受人之同意,通过任何技术和手段的翻译、改编、改动、整理或复制均属非法。”我国著作权法在立法上没有明确未获授权的演绎作品是否享有著作权,司法实践则基本承认未授权演绎作品的著作权地位,允许未授权演绎作品基于其本身的独创性贡献而获得著作权。(28)如北京汇智时代科技发展有限公司诉北京国际广播音像出版社等侵犯著作权纠纷案,北京市海淀区人民法院(2007)海民初字第22050号民事判决书(尽管相关歌曲的原作者有权起诉汇智公司侵权,汇智公司亦可能因此对歌曲的原作者负民事赔偿责任,但有关的演绎作品仍属于受著作权保护的作品);新疆青少年出版社诉孙宝成等侵害其他著作权财产纠纷案,河南省高级人民法院(2015)豫法知民终字第274号民事判决书(当非法演绎作品遭受侵权时,应当允许非法演绎作品的著作权人提起侵权之诉并获得赔偿,以保护其独创性劳动);深圳市玩家文化传播有限公司与武汉超级玩家科技股份有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案,武汉市中级人民法院(2015)鄂武汉中知终字第00053号民事判决书(被告抗辩原告作品属非法演绎不受法律保护的理由无法律依据);林生星与北京微梦创科网络技术有限公司等著作权权属、侵权纠纷案,北京市海淀区人民法院(2018)京0108民初50091号民事判决书(未经已有作品著作权人的许可,在已有作品的基础上创作出新作品,可能涉及侵害已有作品的著作权,但由于新作品本身属于创作活动的产物……不影响林生星对新作品即涉案作品所享有的著作权,他人未经许可不得随意使用)。但学界不乏反对之声,认为不应授予这类演绎作品以著作权,否则将诱发、鼓励侵权。(29)王先林: 《知识产权滥用及其法律规制》,《法学》2004年第3期,第107—112页。否认未获授权演绎作品著作权地位的理由,无论是大陆法系的“侵权行为本身不能产生合法利益”理论,还是英美法系衡平法的“不洁之手”理论,即本身具有不当性的行为不得向他人主张权利(30)黄汇: 《非法演绎作品保护模式论考》,《法学论坛》2008年第23卷第1期,第129—135页。,其法律基础都在于未获授权的演绎是非法行为。各国著作权法都规定著作权人享有演绎权,未获原作著作权人授权而创作的演绎作品也因此被称为“非法演绎作品”。

然而,各国专利法都没有授予专利权人改进或许可他人改进的权利。专利权人与著作权人在是否享有改进权上的区别,很大程度上与著作权的人身属性相关。未获授权的改进有可能导致读者误解原作,甚至损害原作作者声誉。(31)Pamela Samuelson, “The Quest for a Sound Conception of Copyright’s Derivative Work Right,” Georgetown Law Journal, vol.101, no.6 (August 2013), pp.1505-1564.在缺乏作者人格权保护传统的英美法系,演绎权起到了“保护作品完整权”的效果,使作者得以控制可能损害其声誉的演绎。而对于已经为作者设立了保护作品完整权的大陆法系,授予作者演绎权的目的,更在于避免作品的延迟发表。如果作者不享有演绎权,他/她为了获取最大利益,就会推迟作品的发表时间,直到其准备好演绎作品为止,毕竟推迟发表并不会影响作品一经创作完成即获得的著作权的效力。(32)威廉·M. 兰德斯、理查德·A. 波斯纳: 《知识产权法的经济结构》,金海军译,北京: 北京大学出版社,2005年,第122页。著作权人也无需过分担心竞争对手在这段时间内创作出相同或近似的作品抢占市场,因为表达具有异质性,与个人背景、阅历、风格等相关,不同作者形成同一种表达的概率很低。但专利权不同,专利权的授权以新颖性为要件,即使没有授予专利权人以改进权,专利权人也会因为担心其发明创造丧失新颖性而不敢推迟专利的申请和公开。

“非法演绎作品”不享有著作权的权利配置模式,迫使演绎者必须获得原作著作权人事前授权。为此,演绎者会倾向性地选择其更可能接受的演绎方式,从而扭曲了本应多元化的表达市场,也损害了言论自由。(33)Alexander McMullan, “Returning to the Fair Use Standard,” New York Law School Law Review, vol.63, no.3 (2018-2019), pp.359-374.原作著作权人还可以利用这种权利配置规则,禁止竞争对手的演绎,即便这种演绎并没有损害原作作者的声誉,从而破坏表达市场的竞争秩序。

考虑到拒绝保护非法演绎作品著作权的弊大于利,那些拒绝授予非法演绎作品著作权的法域,如美国,通过扩大合理使用的适用范围,豁免了大量未授权演绎者的侵权责任,恢复这些未授权演绎作品的著作权地位。(34)Mary W. S. Wong, “Transformative User-Generated Content in Copyright Law: Infringing Derivative Works or Fair Use,” Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, vol.11, no.4 (Summer 2009), pp.1075-1140.美国学者巴顿·毕比(Barton Beebe)通过实证研究发现,自1994年美国最高院坎贝尔(Campbell)案后,“转化性使用”在合理使用裁判中占据支配性地位,只要被告使用具有转化性,就很可能构成合理使用。(35)Barton Beebe, “An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions, 1978-2005,” University of Pennsylvania Law Review, vol.156, no.3 (January 2008), pp.549-624.演绎的本质就是在利用原作品独创性表达的基础上创作出具有独创性的新表达,意味着任何演绎行为都具有“转化性”,都可以构成合理使用。(36)Kienitz v. Sconnie Nation, LLC., 766 F.3d 756 (7th Cir. 2014).通过合理使用的司法规则,豁免未授权演绎,使非法演绎作品合法化,固然能为个案演绎者提供保护,但会导致演绎权形同虚设。同时,“转化性使用”的过分扩张,不仅会豁免戏仿、讽刺等因损害原作的市场评价而可能无法获得原作著作权人许可的、交易成本较高的演绎,也会豁免改编、翻译等本可以通过和原作著作权人协商获得许可的、交易成本较低的演绎。(37)Thomas F. Cotter, “Transformative Use and Cognizable Harm,” Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, vo.12, no.4 (Summer 2010), pp.701-754; David Newhoff , “When Fair Use Threatens the Derivative Works Right,” The Illusion of More, April 15, 2019, https://illusionofmore.com/when-fair-use-threatens-the-derivative-works-right/, April 20,2023.而且,在美国,合理使用裁判很大程度上取决于法官的自由裁量,不同法院就相同案件很可能做出不同判决,(38)Niva Elkin-Koren and Orit Fischman-Afori, “Rulifying Fair Use,” Arizona Law Review, vol.59, no.1 (2017), pp. 161-200.这也增加了非法演绎作品能否被合法化的不确定性。对于我国来说,本文认为,我国法院应当维持现行做法,基于非法演绎作品本身的独创性贡献而赋予其著作权,没有必要通过合理使用豁免未授权演绎。

(二) “双重许可”及其责任规则应对

对于具有著作权的演绎作品,剩下的两种权利配置方式为: 第一,原作著作权人享有权利;第二,演绎者享有权利。如第一节所言,若由原作著作权人享有演绎作品的著作权,原作著作权人有激励与演绎者协商如何创作、实施演绎作品,但这种事前协议很可能被高昂的交易成本阻却。譬如,信息不对称会使原作者难以找到合适的演绎者和可行的演绎方向,外部性会抑制有较高社会价值的演绎作品的创作,机会主义行为可能导致只有符合原作著作权人利益的演绎作品才得以创作。而如果由演绎者享有演绎作品的著作权,不仅与劳动理论相契合,也能激励更多元化的演绎作品市场的形成,避免演绎作品的创作被原作著作权人的偏好与倾向所左右。因此,在演绎作品享有著作权的情况下,各国通常都将演绎作品的著作权授予演绎者。由于演绎作品的实施涉及对原作品的使用,尽管演绎作品著作权由演绎者单独享有,演绎作品著作权的行使则遵循类似于“封锁专利”的“双重许可”规则: 同时需要演绎者和原作著作权人同意。和“封锁专利”规则一样,“双重许可”也面临因机会成本所导致的高昂实施成本。原作著作权人可能因为担心声誉受损、希望限制演绎者的竞争能力等原因拒绝向演绎者授予许可,导致演绎作品无法实施,造成社会资源的浪费。

专利法采用强制许可或反向等同规则豁免从属发明对基础发明的侵权责任,促进从属发明的实施。类似的,著作权法也提供了合理使用规则,不仅能豁免演绎者对原作品的未授权演绎,使非法演绎作品合法化,也能豁免演绎者对原作品著作权的未授权使用,促进演绎作品著作权的实施。譬如,演绎者可以援引我国《著作权法》第二十四条“介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品”的合理使用例外,豁免侵权责任。(39)熊琦: 《“用户创造内容”与作品转换性使用认定》,《法学评论》2017年第35卷第3期,第64—74页。但如前所述,合理使用规则的适用面临架空演绎权、抑制私人协商空间、增加司法裁决不确定性等问题。

除了合理使用抗辩,著作权法也允许在一定情况下演绎者用赔偿损失替代停止侵权,促进演绎作品著作权的实施。即便是立法上规定未授权演绎者不得享有著作权的美国,联邦最高法院在Stewart v． Abend案里也表明,在演绎作品相比于原作品有显著进步时,即便演绎者未得到原作著作权人授权,法院也会允许演绎者用损害赔偿的方式替代停止侵权。(40)Stewart v. Abend, 495 US 207 (1990).易言之,演绎者通过向原作著作权人支付第三方(即法院)确定的金额,不仅可以获得对原作品进行演绎的事后许可,使非法演绎作品获得著作权;还可以获得实施演绎作品的事后许可,有权单独实施演绎作品。我国司法实践中,如果未授权演绎者对演绎作品付出了较大努力,演绎作品产生了较大的社会影响,法院也会倾向于采取提高赔偿损失额而非直接要求演绎作品停止侵权。譬如大头儿子与央视动画、(41)大头儿子公司与央视动画公司案中,原告是“围裙妈妈”美术作品的著作权人,被告未经许可将该美术作品形象改编为新人物形象并制作动画片《新大头儿子和小头爸爸》,法院不支持原告关于停止被告播放侵权动画片的诉讼请求,认为侵权责任的承担方式应兼顾公平原则。侵权动画片不仅包含人物形象,还包含剧本、音乐、配音等创作,停止播放会浪费众多创作人员的劳动,宜采取提高赔偿额的方式替代停止侵权。参见杭州市滨江区人民法院(2014)杭滨知初字第634号民事判决书。海洋研究所与刘俊谦等案中,(42)中国科学院海洋研究所、郑守仪诉刘俊谦、莱州市万利达石业有限公司、烟台环境艺术管理办公室侵犯著作权纠纷案中,法院认为,侵权雕塑用于社会公益事业,如拆除将造成社会资源的较大浪费,故将烟台环境办应承担的停止侵权“拆除雕塑”的责任方式变更为消除影响和支付合理使用费。参见山东省高级人民法院(2012)鲁民三终字第33号民事判决书。法院都以被告停止侵权会导致社会资源较大浪费为由,将停止侵权的责任承担方式变更为提高赔偿额。但同样的,由法官在个案中判断侵权责任承担的方式,也存在适用条件不清、可预期性不强的问题。譬如在琼瑶与于正案中,侵权影视剧同样涉及众多创作人员的劳动,但法院依旧要求被告停止侵权而非仅仅提高赔偿损失额。(43)北京市高级人民法院(2015)高民(知)终字第1039号民事判决书。

和专利法的强制许可、反向等同规则一样,著作权法的合理使用、赔偿损失规则,都属于责任规则,允许演绎者通过支付第三方判定的价格(包括免费)即可使用原作著作权,从而降低演绎作品的实施成本。这相当于法律直接将原知识产品的实施权配置给改进者,并给予原知识产品权利人一定补偿(包括零)。区别在于,专利法明确责任规则仅适用于相较于基础发明有显著技术进步、具有社会重大价值的从属发明,而著作权法更倾向于法官个案判断。这与发明和作品的特征有关。专利以有用性、实用性为核心,有良莠之分,使用者的选择较少。基础发明人对从属发明的阻却不仅影响从属发明者利益,还会影响社会利益,尤其是在从属发明有较大社会价值的情况下。因此,专利法明确在从属发明相较于基础发明有显著经济意义和重大技术进步的情况下,从属发明者有权获得实施基础发明的强制许可。这种立法的事前标准有助于激励从属发明的创造,并促进基础发明人与从属发明人关于基础发明专利权的使用许可。而作品以独创性为核心,人的多样性和表达的多样性意味着即便某演绎作品因原作著作权人的阻碍而无法实施,使用者也可以找到其他替代品,一般不会造成重大社会损失,故立法没有确定一般性标准的必要,只需要由法官在个案中适用责任规则,防止著作权人利用演绎权阻却改进作品著作权的实施。

但个案适用责任规则,如前所述,容易出现适用标准不清乃至挤压财产规则的适用空间的问题。因此,本文建议,最高院应出台相关司法解释,细化演绎作品适用双重许可规则的例外情形。譬如,最高院有必要明确《著作权法》第二十四条中“介绍作品”“评论作品”“说明问题”“适当引用”等术语的含义,并通过发布相关指导案例、典型案例,为涉演绎作品纠纷中如何适用合理使用规则提供指引,避免法院在低交易成本的情形下适用合理使用规则损害著作权人的演绎权。同时,最高院也应就被告在哪些条件下可以用赔偿损失的方式替代停止侵权,制定相关细则或发布相关指导案例、典型案例。

三、 改进商标的权利规则: 类型化路径

(一) 改进商标的定义

相较于从属发明和演绎作品,商标改进较少被提及。马克·莱姆利(Mark Lemley)在《知识产权法改进的经济学》一文中,也没有谈及商标的改进。(44)Mark A. Lemley, “The Economics of Improvement in Intellectual Property Law,” Texas Law Review, vol.75, no.5 (April 1997), pp. 989-1084.主要原因在于专利法和著作权法关于知识产品改进的权利配置都是指在改进者(从属发明人、演绎者)与原权利人(基础发明人、原作著作权人)之间配置关于改进知识产品的知识产权,而商标法无需在标识改进者与原标识商标权人之间配置关于改进标识的商标权。假设甲对标识A拥有商标权,乙将标识A改进为标识B且注册了商标,标识B的商标权只由乙行使。如果采用类似从属发明和演绎作品的权利配置模式,要求标识B商标权的实施需要甲的同意,将导致标识B无法进入市场、无法发挥其价值,因为乙排除甲通过标识B参与市场竞争的激励,远远超过获得商标许可费的激励。

但这只是说明商标的改进形式不同于发明创造和作品的改进形式,并不当然意味着商标不存在改进。知识产品的改进与权利配置模式与该类型知识产品的保护目的与物理特征有关。专利法与著作权法的目的是促进发明创造与作品的创作与实施,而改进发明、改进作品的创作建立在原知识产品的基础上,故改进发明、改进作品知识产权的实施,也涉及对原发明、原作品的使用,从而产生在改进者与原权利人之间配置改进品的知识产权的需要。但商标法的目的不是促进标识符号本身的创造与传播,而是保护商标所传达的关于商标所附着之产品或服务的质量的信息的真实性,降低消费者通过商标识别产品或服务来源的成本,并通过商标所附着的产品或服务的质量所带来的消费者好感与未来交易机会,激励产品或服务提供者,即商标权人,维持其产品或服务的品质。(45)Roya Tabibi, “Good Faith Trademark Infringement: The Ninth Circuit’s Approach to the Tea Rose-Rectanus Doctrine,” Boston College Law Review, vol.60, no.9 (February 2019), pp.65-81; 威廉·M. 兰德斯、理查德·A. 波斯纳: 《知识产权法的经济结构》,金海军译,北京: 北京大学出版社,2005年,第216—217页。

消费者对产品或服务提供者的好感与未来交易机会,就是产品或服务提供者的商誉。(46)Robert G. Bone, “Trademark Functionality Reexamined,” Journal of Legal Analysis, vol.7, no.1 (Spring 2015), pp.183-246.一位英国法官就曾说过,“没有任何东西会比商誉更大地吸引老客户回到原处”。(47)戈登·史密斯、罗素·帕尔: 《知识产权价值评估、开发与侵权赔偿》,国家知识产权局专利管理司组编,夏玮、周叔敏、杨蓬等译,北京: 电子工业出版社,2012年,第86页。商标是商誉的重要载体,商誉是商标的核心价值。(48)刘维: 《论商标使用行为的独立性》,《现代法学》2021年第43卷第6期,第62—76页。注册商标如果没有承载商誉,会被撤销;未注册商标如果凝聚了较强商誉,也受商标法保护。商标法激励的不是标识本身的创设,而是标识所承载的商誉的维持与发展。(49)谢晓尧: 《论商誉》,《武汉大学学报(社会科学版)》2001年第54卷第5期,第550—556页。商誉越强,商标的显著性和知名度也越高,也越能发挥识别功能、降低消费者的搜寻成本。故本文认为,商标的改进,不是指标识本身的改进,即产生新的标识,而是指对附着于标识之上的商誉的改进,即基于对已有标识的使用而在该标识上产生新的商誉。为与前文发明改进、作品改进的表述方式保持一致,本文将“商誉改进”等同于“商标改进”。

由于商标是商誉的重要载体,商誉贡献者会使消费者建立起她/他与商标之间的联系,故同一标识上的不同商誉贡献者都有行使商标权的需求,导致与商标权排他性的冲突。商标改进的权利规则所要解决的,就是如何厘清不同商誉贡献者之商标权边界的问题。这里的商标权采用广义,是指受法律保护的使用以及禁止他人使用商标的权利,不单指注册商标专用权。不同商誉贡献者对同一标识的使用,也是指在相同或类似商品、服务上的使用,否则不会与商标权冲突。假设甲是A标识的商标权人,甲通过在某类商品上对A标识的经营使用形成商誉,使消费者产生对甲的信任与好感。乙基于某种原因,也在相同或类似商品上对A标识进行经营使用并形成了商誉。甲和乙谁有权使用A商标?如果都有权,双方的权利应如何界定,才能防止消费者混淆与误认,并鼓励诚实经营者对商誉的投资,同时避免额外的制度成本?上述答案取决于甲与乙使用商标的原因、甲与乙所创造的商誉的大小等因素,故需要根据改进商标的具体类型,分析其权利规则。

(二) 改进商标权利规则的类型化

和从属发明、演绎作品的权利配置模式类似,改进商标的权利配置有四种模式: 第一,不享有权利;第二,由商标注册者单独享有;第三,由商标注册者以外的商誉贡献者(以下简称“改进者”)单独享有;第四,由商标注册者与改进者共同享有。(50)相比于从属发明、演绎作品的权利规则,商标改进的权利规则增加了权利共存模式,即第四种模式。因为从属发明和演绎作品都是在使用原知识产品的基础上创造新的知识产品,新知识产品知识产权的实施必然同时涉及对原知识产品知识产权和新知识产品知识产权的使用,故无需在新知识产品创作完成的权利配置阶段,就设置权利共存的模式。参见Mark Lemley, “The Economics of Improvement in Intellectual Property Law,” Texas Law Review, vol.75, no.5 (April 1997), pp.989-1084。而改进商标,标识本身并没有改变,改进商标之商标权的配置模式,就是其实施中的权利配置模式,故需要在最初的权利配置阶段,就提供权利共存的模式选择。从属发明、演绎作品权利配置模式的判断标准是哪一种模式更有利于促进改进知识产品的创造和实施,因为这正是专利法和著作权法的目的。而商标法的目的更为多元,传统观点认为商标法的目的是降低消费者识别成本、激励经营者诚信经营投资商誉,但近年来也有观点认为促进竞争也是商标法的隐含目的。(51)David W. Barnesa, “Trademark Externalities,” Yale Journal of Law &Technology, vol.10 (2007), pp.1-44.改进商标的权利配置,取决于哪一种模式能更均衡地实现商标法的目的,同时不会带来诸如损害商标注册取得制度、(52)本文对商标改进规则的探讨以我国采用的商标注册主义为基准,即商标权通过注册取得。破坏市场竞争秩序等成本。

每一种权利配置模式的效果,取决于改进商标的类型,是改进者依许可协议使用商标而形成的改进商标,还是改进者擅自使用形成的改进商标。如果是后者,是商标注册前的擅自改进,还是商标注册后的擅自改进。每种类型中,权利规则又可能因商标注册者与改进者所贡献的商誉、商标注册者与改进者的善意恶意等因素而不同。譬如,当改进者使商标成为该类商品的通用名称时,第一种模式最有效率;当改进者故意攀附注册商标声誉时,第二种模式最有效率;当商标注册者恶意抢注他人(即改进者)在先使用并有一定影响的商标时,第三种模式最有效率;当商标注册者善意注册了他人在先使用并有一定影响的商标时,第四种模式最有效率。有必要根据改进商标的类型区分其权利规则。本文根据改进商标的形成方式,将改进商标区分为三种类型,即依许可形成的改进商标,商标注册之前擅自改进形成的改进商标,以及商标注册之后擅自改进形成的改进商标,再在每种类型中探讨每种权利规则所对应的个案情形。

1. 依许可的改进

对于改进者根据许可合同形成的改进商标,在商标许可合同结束后,如果采用第一种模式(无权利),会使商标权人一经许可就丧失商标权,削弱商标权人许可的激励,动摇商标许可制度的基础。这一规则只适用于他人使用不会造成消费者混淆与误认的情形,即商标缺乏显著性、成为通用名称的情形。(53)尹腊梅: 《商标通用名称正当使用抗辩实证考察——一则网络游戏名称侵权引发的思考》,《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2017年第25卷第3期,第55—62页。但许可合同的语境下,商标权人可以通过许可合同约束被许可人的使用行为,避免被许可商标沦为通用名称,故无需适用这种权利规则。

第二种模式(商标注册者独享),具有一般适用性,因为许可期限届满商标权人回收商标权,是商标许可制度的应有之义。有学者担心,如若不授予被许可人权利,被许可人会涸泽而渔,在商标许可期后期恶意破坏商誉,但《商标法》第43条已经赋予了商标权人质量监督权以防范这种风险。(54)黄汇、谢申文: 《论被许可人增值商标的法益保护路径——以“王老吉”商标争议案为研究对象》,《政治与法律》2013年第10期,第119—129页。

第三种模式(改进者独享),缺乏剥夺商标注册者权利的正当理由,因为即便是商标注册者无法实际使用商标的专有使用合同情形下,商标注册者也已通过许可的方式表达了使用的真实意图。哪怕是改进者为被许可商标贡献了巨大商誉,改进者在商标许可期间为商标创造商誉也是商标许可合同签订之时商标权人和改进者所默认的。(55)王莲峰: 《商标许可合同使用者利益之保护——王老吉与加多宝商标利益纷争之思考》,《社会科学》2013年第4期,第92—98页。商标是商誉的载体,改进者在签订许可合同之时就已经知晓,其在许可期间所贡献的商誉都会负载在被许可商标之上,一旦商标许可合同终止,商标及其承载的商誉就归商标权人所有。如果允许改进者凭借其经营能力获得商标权,实际上是允许他/她以商标许可的对价获得了实质上的商标转让,损害商标许可制度的价值,更是鼓励弱肉强食,破坏市场竞争秩序。

第四种模式(权利共享),固然是对诚实经营者的肯定,但如前所述,授予改进者权利会带来动摇许可制度基础、破坏信任关系、损害竞争秩序等问题。而且,商标许可期限届满后,商标共存容易导致消费者混淆与误认,从而抑制经营者对商誉的投资。双方对商标都享有使用权时,一方面容易引发搭便车,即一方从另一方经营努力而获得的商誉中获利,另一方面还可能导致敲竹杠,通常表现为一方使用者利用自己对商标的使用权,对商标进行恶意使用,降低商标显著性,削弱商标吸引力与市场影响力,以勒索或报复另一方使用者。故权利共享模式也不适用于许可形成的改进商标。

有学者认为,如果被许可人对被许可商标的经营取得了签订合同时意料不到的商业成功,如加多宝对“王老吉”的经营,那么被许可人也对商标获得相应权利,否则有违公平原则。(56)刘晓春: 《商标注册人与使用人分离时的利益冲突与解决途径——从“王老吉”商标之争说开去》,《电子知识产权》2012年第6期,第29—33页。但商业行为本身就充满不确定性,许可人不仅可能因为被许可人的成功经营而获利,也需承担被许可人失败而商誉受损的风险。签订商标许可协议、承担商业风险是双方理性思考的结果,不应由于经营结果与预期不同就对当事人的自由意思表示进行法律干预。而且,改进者并非无法获得独立商誉。(57)崔国斌: 《商标许可终止后的商誉分配》,《知识产权》2012年第12期,第10—17页。商标法并不禁止经营者在同一商品或服务上同时使用多个商标。许可人可以在被许可商品上同时使用被许可商标和许可人自己的商标,这两个商标在经营过程中也可以分别形成商誉。在许可合同终止后,双方可以分别使用自己的商标。如王老吉与加多宝案,加多宝集团在“王老吉”商标许可纠纷初现端倪之际,就开始在王老吉饮料上同时使用“王老吉”与“加多宝”两个商标,只是由于来不及将其创造的商誉完全转回到“加多宝”商标,从而引发争议。因此,问题的关键不在于商标权的归属,而是商誉的归属。(58)学界对于商誉是否构成一种权利仍存在诸多争议。有的认为商誉只能是竞争法所保护的利益,参见陶鑫良、张冬梅: 《被许可使用“后发商誉”及其移植的知识产权探析》,《知识产权》2012年第12期,第3—9页。有的认为商誉权是一项独立的民事权利,其中又有人格权、财产权、复合权、知识产权之分,参见王崇敏、郑志涛: 《商誉权的法律性质和立法模式探究》,《当代法学》2018年第32卷第6期,第71—78页。本文暂不讨论该问题。有学者曾做了一个形象的比喻,商誉和商标就像酒和酒瓶的关系。甲向乙租了酒瓶装酒,租期满后乙有权要求甲返还酒瓶,甲也可以倒回自己的酒。(59)黄汇、谢申文: 《论被许可人增值商标的法益保护路径——以“王老吉”商标争议案为研究对象》,《政治与法律》2013年第10期,第119—129页。故改进者如果能证明其在商标许可期间,通过经营努力创造出独立于商标权人的显著商誉,可以转回这种商誉。但在许可关系濒临破裂时,当事人很难就商誉转回达成协议。在交易成本较高时,本文认为,可以借鉴专利法与著作权法的做法,直接由法律界定商誉的归属而非托付市场交易,譬如确立在特定情形下,许可人向被许可人就尚未转回的商誉进行合理补偿的义务、许可人配合被许可人转移商誉的后合同义务,(60)黄汇、谢申文: 《论被许可人增值商标的法益保护路径——以“王老吉”商标争议案为研究对象》,《政治与法律》2013年第10期,第119—129页。或者在许可期限届满后被许可人得以转回商誉的缓冲期制度。(61)黄汇、谢申文: 《论被许可人增值商标的法益保护路径——以“王老吉”商标争议案为研究对象》,《政治与法律》2013年第10期,第119—129页。直接由法律界定商誉的归属,不仅能降低纠纷解决成本,更有助于合同双方审慎对待结束许可关系。

综上,对于依许可形成的改进商标,其商标权应归属于商标权人。如果改进者对商标贡献了重大商誉,本文建议可以通过合理补偿、后合同义务、缓冲期等制度,允许改进者转回商誉,鼓励诚实经营,避免消费者混淆。

2. 商标注册之前的擅自改进

商标注册之前的擅自改进,是指改进者(在先使用者)在商标被注册前就已经使用了该商标并建立起一定商誉,而后该商标才被他人注册。如果采用第一种模式(无权利),意味着他人若将未注册商标申请注册为商标,该商标的在先使用者(即改进者)就会丧失对该商标的权利,商标注册者也无法获得商标权。该标识处于公有领域,任何人都可以任意使用,既对改进者不公平,不利于鼓励经营者对商誉的投资,也容易导致消费者混淆与误认,除非该标识构成通用名称。但改进者如果已经为该商标建立了一定商誉,意味着该商标没有沦为通用名称。

第二种模式(商标注册者独享),改进者不得继续使用该标识,会造成消费者混淆与误认,使消费者误以为商标注册者提供的商品或服务来源于改进者。而且,这一配置模式还变相要求所有商标必须注册,否则一旦被他人注册,在先使用者所创造的所有商誉都会被他人掠夺,这加重了经营者尤其是中小经营者的负担。对于恶意的商标注册者,这一模式还会鼓励恶意抢注,破坏竞争秩序。

第三种模式(改进者独享),商标注册者不得使用该标识,违反了我国商标注册取得制度,只有在商标注册者为恶意抢注且未创造出独立于改进者的显著商誉的情况下,采用这一模式才可能利大于弊。而如果商标注册者是恶意抢注,但已经创造出独立于改进者的显著商誉,禁止商标注册者继续使用反而会导致消费者混淆与误认。在先使用者如果明知商标注册者是恶意抢注而不提出异议或无效宣告,直到商标注册者创造出显著商誉后再向法院请求救济、判令商标注册者停止侵权,不仅会导致商标注册者投入的经营努力的浪费,还会破坏消费者对商标与商标注册者之间对应关系的认知。我国商标法用时间标准来判断商标注册者是否已经创造出独立的显著商誉。根据《商标法》第45条,自商标注册之日起五年之内,在先权利人有权请求宣告该注册商标无效。换言之,一旦商标注册满五年,法律默认商标注册者已经建立起独立的显著商誉,商标注册者享有不得被在先权利人无效的商标权,这时的改进商标适用权利共享模式。但如果是对在先驰名商标的恶意抢注,则不适用五年期限的限制,任何时候在先权利人都有权请求宣告无效。因为在恶意抢注驰名商标的情况下,商标注册者的主观恶意更大,而且公众已经建立起在先使用者与驰名商标之间稳定的,甚至是唯一的联系。法律推定,哪怕商标注册满五年,驰名商标所有人的商誉也远强于商标注册者的商誉,权利共存会导致消费者混淆与误认。

可能有观点认为,通过时间标准来判断商标注册者是否已经建立起独立的显著商誉,有损个案实质正义。有些商标注册者,迟迟不使用商标,五年之后也没有建立起商誉;而有些商标注册者,不到五年就已经建立起独立的显著商誉。对于前者,《商标法》第49条安排了撤销制度;但对于后者,法律显得有些力不从心。譬如乔丹案中,法院一方面认为乔丹公司(商标注册者)对“乔丹”商标商誉的贡献,一定程度上建立于损害在先权利的基础之上;另一方面又认为五年期限可以督促利害关系人及时主张权利,“避免损害商标权人的合法权益”。(62)最高人民法院(2016)最高法行再27号行政判决书。这似乎意味着,五年期限一到,建立在非法基础上的商誉就转化为合法权益。本文认为,这正体现了每种权利配置模式都是利弊权衡的结果。在超过五年期限时,法律推定维护商标注册人建立起的商业秩序与消费者认知的收益,足以弥补其对在先权利人的损害。通过立法上确定一般性的时间标准,比交由法官在个案中判断商标注册者是否建立其独立的显著商誉,更能给予商标注册者以稳定预期,也有助于提高司法裁判的统一性,降低个案的裁决成本。即便商标注册者在五年内已经建立起了独立的显著商誉,由于其注册行为本身就缺乏合法性基础,需要对权利的不稳定状态保持一定的容忍。

第四种模式(权利共享),有助于维护在先使用者的经营努力,也符合商标注册取得制度,还可以促进竞争。(63)罗莉: 《信息时代的商标共存规则》,《现代法学》2019年第41卷第4期,第77—89页。在不损害市场竞争秩序、不造成消费者混淆的情况下,这一模式具有效率。故该模式不仅适用于前述之恶意商标抢注者已经建立起独立的显著商誉的情形,也适用于商标注册者为善意的情形。为避免权利共享所可能导致的一方对另一方的搭便车或敲竹杠,需厘清双方权利的边界,防止消费者混淆和误认。在双方交易成本较高的情况下,借鉴专利法、著作权法的做法,应直接界定商标权的归属。但在界权方式上,商标权与专利权、著作权应有所区别。专利权与著作权的界权目的是推动改进品知识产权的实施,故界权方式体现为强制许可、反向等同、合理使用、赔偿损失等责任规则,直接规定改进者获得原权利人授权所需的许可费。而改进商标的界权目的是避免商誉贡献渠道的混淆而引发的消费者对标识来源的混淆与误认,故在界权方式上应体现为直接划定在先使用者的使用范围和使用方式。中国(64)参见我国《商标法》第59条。司法实践中,如唐老一正斋公司与一正集团公司案,唐老一正斋是“一正膏”膏药的生产者,起诉一正集团公司在膏药上申请注册的“一正”商标构成不正当竞争。“一正膏”虽然历史更为悠久,但还没有进入药店进行销售,社会影响力相对有限,知悉其商誉的人群主要是在江苏镇江等地区了解一定历史的相关公众,故法院认定一正集团不具有申请“一正”商标的恶意,不构成不正当竞争。但由于一正集团的“一正痛消”膏药销售至镇江地区,为防止相关公众混淆与误认,法院要求“双方应各自规范使用其商品名称和商标,必要时可以附加标识加以区别”。江苏省高级人民法院(2009)苏民三终字第0091号民事判决书。又如狗不理诉天丰园案,狗不理集团在1994年注册了“狗不理”商标,最高院认为,天丰园在狗不理集团注册“狗不理”商标之前就开始持续经营“狗不理”猪肉灌汤包并被市场认可,没有搭便车的恶意,不构成不正当竞争。但为了保护相关公众免受混淆,规范市场秩序,天丰园饭店只能保留狗不理猪肉灌汤包这一菜品,但不得在企业的宣传牌匾、墙体广告等中使用“狗不理”三字。最高人民法院(2008)民三监字第10—1号民事裁定书。、日本(65)邓文: 《商标在先使用规则中应赋予在先使用人排他权的证伪》,《商业研究》2021年第3期,第135—144页。、法国(66)刘铁光: 《规制商标“抢注”与“囤积”的制度检讨与改造》,《法学》2016年第8期,第38—48页。等采用商标注册主义的国家的立法、司法实践,大都遵循这一逻辑,即先使用制度。

综上,对于商标注册之前的擅自改进形成的改进商标,即商标注册者对在先使用的有一定影响的未注册商标所注册的商标,商标权注册者享有商标专用权,在先使用者也有权在原有范围内继续使用,除非商标注册者为恶意抢注且在五年内被在先权利人请求宣告无效。但驰名商标的在先权利人,对于恶意抢注者的无效宣告不受五年期限限制。我国现行立法对于这类改进商标的权利规则都较有效率,无需修改。

3. 商标注册之后的擅自改进

商标注册之后的擅自改进,是指他人对注册商标进行未授权使用并为该商标贡献一定商誉。如果采用第一种模式(无权利),商标不享有商标权,意味着一旦有商标权人以外的人通过使用该标识,为该标识贡献了商誉,该标识就不再享有商标权。这种配置方式无法激励商标权人继续投资商誉。如前所述,只有在商标沦为通用名称的情形下,这一配置方式才有效率。如果注册商标被他人广泛使用于标识某类产品或服务,而商标权人不维护注册商标的显著性,不澄清该注册商标只用于标识某个产品或服务提供者,就会导致注册商标沦为通用名称。我国《商标法》第49条规定,成为通用名称的商标应被撤销,不再享有商标权保护。

第二种模式(商标注册者独享)有助于打击侵权,鼓励诚实经营者对商誉的投资,维护竞争秩序,具有一般适用性。

第三种模式(改进者独享),商标注册者不得使用该标识,违反了我国商标注册取得制度,只有在商誉基本上完全由改进者贡献、禁止商标注册者使用可以防止消费者混淆与误认的情况下,适用这一模式才能利大于弊。这主要发生于商标权人长时间不使用或只是很小规模上使用商标,而改进者对该商标进行大规模使用并创造了显著商誉的情形。

对于商标权人长时间不使用商标的,我国《商标法》第49条规定了撤销制度。没有正当理由连续三年不使用的商标可以被依法撤销,改进者一年之后可以重新将该标识申请注册,成为商标权主体。这也被称为“撤三”规则。(67)孔祥俊: 《论非使用性恶意商标注册的法律规制——事实与价值的二元构造分析》,《比较法研究》2020年第2期,第54—71页。商标法对同一标识重新申请注册的一年空置期规定,适用于所有被撤销、宣告无效和注销的商标,其目的是防止相关公众对该商标之前所标识的产品、服务的质量的印象,延及商标所新标识的新商标权人之产品、服务上。(68)张鹏: 《〈商标法〉第49条第2款“注册商标三年不使用撤销制度”评注》,《知识产权》2019年第2期,第3—27页。但相关公众建立起商标与原商标权人之间联系的前提,是商标被旧商标权人长期、大规模使用,若原商标权人连续三年未使用商标,相关公众并不会建立起该商标与原商标权人的联系,故没有必要为新注册者设置一年的空置期。(69)冯晓青、刘欢欢: 《效率与公平视角下的商标注册制度研究——兼评我国商标法第四次修改》,《知识产权》2019年第1期,第3—13页。空置期使标识处于任何人可使用的公共领域,不仅损害诚实经营的改进者的利益,还会造成相关公众混淆与误认,更可能削弱商标显著性、破坏商标吸引力以致其丧失可注册性。《与贸易有关的知识产权协议》(也称《TRIPS协议》),德国、美国、加拿大等国都没有规定因连续未使用而被撤销的商标,需要经过一定的时间间隔才能重新注册。(70)Paul Tackaberry, “Exploring the Boundaries of Use after the 2014 Amendments to the Canadian Trademarks Act,” The Trademark Reporter, vol.104, no.6 (Novermber-December 2014), pp.1332-1365; 孙靖洲: 《〈德国商标法〉的最新修订及其对我国的启示》,《知识产权》2019年第6期,第81—96页。故本文建议,对于因其他原因撤销的商标,仍依照《商标法》第50条现有规定;但对于因无正当理由连续三年未使用而被撤销的商标,应允许其被撤销后即可重新被申请注册。尽快确定商标权归属,减少权利的不安定状态,可以激励诚实经营和对优质商标的培育,充分发挥商标的功能,也能避免相关公众混淆与误认,维护市场秩序。

我国“撤三”规则针对的是商标权人完全不使用商标的情形。对于使用规模很小的商标,商标法没有规定商标权消灭机制。(71)尽管最高院在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第26条指出,商标使用必须是真实的、善意的、具有一定商业规模的,仅仅是象征性使用也需要被撤销,但“一定商业规模”“象征性”并没有精确的定义,小规模使用不一定构成可撤销情形。这种不确定性增加了双方的谈判成本。改进者自然希望尽快与商标权人达成商标权转让协议,避免权利的不确定状态。但商标权人可能基于机会主义对改进者索要高价,尤其是在改进商标具有高知名度时,以致双方难以达成协议,如“iPad”案。(72)唯冠中国深圳公司在中国大陆注册了“iPad”商标,唯冠中国台湾公司也在多个国家和地区注册了“iPad”商标。苹果公司通过商标转让协议获得了唯冠中国台湾公司对“iPad”的商标权,但被唯冠中国深圳公司起诉侵犯了其在中国大陆的商标权。苹果公司以唯冠中国台湾公司的转让协议构成对唯冠中国深圳公司的表见代理、相关公众已建立起“iPad”与苹果公司的产品之间的联系为由,诉请法院判令唯冠中国深圳公司在中国大陆拥有的“iPad”商标归苹果公司所有。由于我国尚未规定商标权人所创造的商誉价值极低情况下商标权的转让途径,“iPad”案最终以和解结案,法院没有通过说理为后续类似纠纷提供指引的机会。(73)广东省高级人民法院(2012)粤高法民三终字第8、9号民事调解书。

本文认为,有必要为这类型的改进商标构建权利规则,促进资源的有效配置。(74)顾江: 《文化强国视域下数字文化产业发展战略创新》,《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2022年第30卷第4期,第12—22页。首先,商标公示机制意味着改进者知道或应当知道他人商标权的存在。改进者是因为自己的过错使自己陷入被商标权人要挟的局面,故改进者应穷尽市场机制获得商标权。只有在交易条件明显不合理时,才需要由法律进行权利再配置。本文建议借鉴域外的“逆权占有”制度: 如果改进者公开、持续、长期且以自己为商标权人的意思使用他人商标,且已经与该商标建立起稳定的对应关系,而商标权人没有对改进者的使用提出异议的,改进者可以依法获得商标权。(75)Jake Linford, “Trademark Owner as Adverse Possessor: Productive Use and Property Acquisition,” Case Western Reserve Law Review, vol.63, no.3 (Spring 2012), pp.703-768; 谢晓尧: 《 “倾听权利的声音”: 知识产权侵权警告的制度机理》,《知识产权》2017年第12期,第30—42页。相比于我国现行“撤三”规则,逆权占有规则无需一年的权利空置期,也不限于商标权人完全不使用的情形,更能激励改进者对商誉的投资,促进竞争。为了防范弱肉强食的风险,应严格限定逆权占有规则的适用条件,明确“公开、持续、长期”“没有提出异议”等要件的含义。

第四种模式(权利共享),允许改进者获得权利,会鼓励侵权,有损诚实守信原则。只有在商标注册者和改进者之间已经形成了稳定的独立的商誉、不会导致消费者混淆与误认的情况下,这一模式才能利大于弊。有学者建议引入美国法下的懈怠抗辩制度: 商标权人在已经知道或者应当知道被告的侵权行为后,没有正当理由延迟提起诉讼的,被告可以对抗商标权人的救济请求。(76)李扬: 《商标侵权诉讼中的懈怠抗辩——美国法的评析及其启示》,《清华法学》2015年第9卷第2期,第74—95页。理论上,既然我国商标法允许恶意抢注者在注册五年之后获得与在先权利共存的稳定权利状态,似乎也应允许侵权人在经过一定时间后获得合法使用商标的权利。但是,恶意抢注者受保护的原因,不仅在于他/她获得了独立的显著商誉,也因为他/她具有注册商标的权利外观。故本文认为,对于没有权利外观的改进者(侵权人),暂不宜引入懈怠抗辩制度。而如果侵权人有这种权利外观,一般也是侵权人恶意注册的结果。对于这类型的改进,可以借鉴商标注册前的擅自改进形成的改进商标的权利规则。当侵权人尚未建立起独立的显著商誉时,由在先权利人独享商标权,既是防止消费者混淆,也能鼓励诚实经营,维护市场竞争秩序。当侵权人已经建立起独立的显著商誉时,适用权利共享规则,因为避免消费者混淆、维护注册商标权利稳定性、促进竞争的收益,超过了恶意抢注对在先权利的损害。我国《商标法》第45条也采用了这种权利配置模式。在先权利人必须在自侵权人注册之日起五年内,提起无效宣告请求。驰名商标的在先权利人对恶意注册者的无效宣告请求不受五年期限限制。

在特殊情况下,侵权人也可能基于善意获得注册商标的权利外观。在商标登记与检索体系不完善的时期,可能出现不同经营者在不知情的情况下,将相同或近似标识在相同或类似商品、服务上注册为商标的情形。每个经营者对于自己的注册商标都是商标权人,而对于他人的注册商标都是改进者。改进者并没有搭便车的主观意图,只是因为历史原因而使用与商标注册者相同或相似的标识。如果商标注册者与改进者各自形成了稳定的独立商誉,可以适用权利共享的配置模式,并通过不同外包装、不同字体等方式进行相互区分。在当事人之间无法就区分达成协议时,也可以由法院直接划定权利边界。商标注册者无权请求宣告改进者的商标无效,而应在相互区分的基础上继续诚信经营、投资商誉。最典型的例子就是苏州稻香村与北京稻香村对“稻香村”商标权的争夺,最高院指出,“对因历史原因形成不同市场主体各自拥有相同字号,以及在同一种或者类似商品上各自拥有相同或者近似商标的情形下,当其中一方主体主张其申请注册被异议商标系对其字号及在先注册商标的延续时,人民法院审查判断被异议商标是否应予核准注册,除应当依据商标法的规定,亦应尊重历史和现状,尊重业已形成的市场秩序,全面、审慎、客观地考量各种因素,以尽量划清商业标识之间的界限为指针,公平合理地作出裁判”。(77)最高人民法院(2014)知行字第85号行政裁定书。

综上,对于商标注册之后的擅自改进,一般认定改进者构成侵权,除非改进者获得了注册商标的权利外观并在五年内没有被在先权利人请求宣告无效,或改进者基于善意获得了注册并与商标注册者形成了相互独立的稳定商誉。对于商誉主要来源于改进者的情形,本文建议完善我国的“撤三”规则,删除一年权利空置期的规定,以激励改进者诚实经营,也能避免相关公众混淆与误认。同时,引入逆权占有制度,并明确其适用条件,促进商标资源流向评价更高的使用者。

结语: 知识产权的异质性与制度设计

知识产品是一种无形物,具有非竞争性,可以同时被不同人所使用,这意味着知识产品的改进频率、改进主体的数量都远高于有形物,知识产权法也存在更多在原权利人与改进者之间进行权利再配置的需求。本文旨在为知识产品改进品的权利配置分析提供一种经济学分析的视角,为相关立法规则的完善、司法裁判的精细化提供指引。

对于从属发明,各国都采用封锁专利规则,降低从属发明的创造成本,并通过强制许可、反向等同等责任规则,缓解封锁专利规则导致的高昂实施成本。本文认为,我国现行专利法对改进发明的强制许可制度已足以促使基础发明人与改进者达成许可协议,故无需修改现行立法,亦无需引入反向等同规则,避免加重立法成本。

对于演绎作品,尽管著作权人享有演绎权,但由于将演绎作品的著作权配置给改进者的收益高于其他权利配置方式,故即便是立法上明确拒绝授予非法演绎作品著作权保护的国家,也通过扩大合理使用规则的适用范围,将非法演绎作品合法化,但合理使用规则的过度扩张也带来诸多问题。演绎作品著作权的实施需要原作著作权人与演绎者的双重许可,为了降低演绎作品著作权的实施成本,法院也通过合理使用、赔偿损失等责任规则,直接授权演绎者实施演绎作品,但责任规则的适用存在不确定性。本文建议,我国应坚持基于演绎作品的独创性赋予非法演绎作品著作权的司法实践,避免通过合理使用豁免非法演绎。同时,明确双重许可规则的例外情形,避免责任规则的滥用挤压财产规则的适用空间,提高权利规则适用的统一性与可预期性。

商标改进及其权利规则被过往研究所忽略。本文根据改进商标形成的不同方式,对改进商标的权利规则进行了类型化分析,并就我国商标法提出以下建议: 第一,通过合理补偿、缓冲期、后合同义务等规则,允许那些对商标商誉作出突出贡献的商标被许可人转回商誉。第二,删除“撤三”规则的一年权利空置期规定,鼓励改进者对商誉的投资。第三,引入逆权占有制度。当改进者以商标权人的意思,对商标进行了公开、持续、长期使用并建立起与商标之间稳定对应关系,且没有被商标注册人提出异议的,改进者可以获得商标权。