论合作发明中发明人创造性贡献的认定

车易行

(郑州大学 法学院,河南 郑州 450000)

现代科学技术发展依赖于发明创造,科学技术往往需要集体的智慧与力量进行发明创造,因此合作发明越来越成为科技发明主要途径。合作发明中不同发明人所做的工作和贡献会有所不同,有时会出现确定发明人的纠纷问题。随着合作发明数量的快速增长,有关发明人身份问题的诉讼也时常发生。专利制度的一项重要功能就是要保护发明人的正当权利,解决纠纷成为专利制度的一项重要内容。一项合作发明要由两个及以上主体参与研发,多主体间的研发行为有时会引起对发明人身份的纠纷,在采取民事诉讼方式解决纠纷时需要认定创造性贡献。

一、发明人创造性贡献的概念及认定

我国专利法为保护发明权利、认定发明人创造性贡献提供了依据。《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称实施细则)第13条对发明人进行了界定,发明人是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人员。关于“贡献”是“创造性贡献”还是“实质性贡献”还没有统一。实施细则第13条使用的是“创造性贡献”,学界有时使用“实质性贡献”。例如,有学者提出,如果两个以上单位或个人共同从事发明创造都对发明创造作出了实质性贡献,则该发明创造为合作发明创造[1]。我国司法实践对此类案件的审理没有完全统一的表述方式,不同的法院判决书使用了不同的表述方式,“创造性贡献”和“实质性贡献”两种表述方式都出现过。例如,原告VMI荷兰公司诉被告萨驰智能装备股份有限公司专利权权属纠纷一案(1)参见最高人民法院(2020)最高法知民终902号民事判决书。中,二审法院在民事判决书中使用了“创造性贡献”;原告深圳市理邦精密仪器股份有限公司诉被告广州万孚生物技术股份有限公司专利权权属一案(2)参见最高人民法院(2021)最高法知民终2148号民事判决书。中,二审法院使用了“实质性贡献”。

“实质性贡献”与“创造性贡献”不是两个概念,应当是实质性的创造性贡献。这里依照实施细则第13条表述方式,使用“创造性贡献”的说法。《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第6条规定了创造性贡献的认定,认为根据所涉及技术成果的实质性构成,提出实质性技术构成并由此实现技术方案的人,是作出创造性贡献的人。司法机关在一份民事判决书中提出,创造性贡献是指“在发明创造的过程中,对创造出已有成果的技术差别作出创造性劳动”(3)参见上海高级人民法院(2013)沪高民三知终30号民事判决书。。有学者认为,创造性贡献是指“当有两个及以上自然人对一项发明创造的完成都作出贡献的情况下,评判其中哪些人对形成发明创造的实质性特点作出了贡献”[2]53。发明人创造性贡献的认定,需要对创造性贡献的具体内容进一步明确,即对创造性贡献认定的实质性构成、已有成果的技术差别以及实质性特点进一步清晰化。例如,矮床体动态睡眠养生床研发专利权权属纠纷案(4)参见山东省济南市中级人民法院(2019)鲁01民初第7号民事判决书。中,孙某某与王某某等约定共同进行“矮床体动态睡眠养生床”的研发,在专利被授予后,原告孙某某发现自己没有被列为该发明的发明人,进而通过民事诉讼方式,要求确认其发明人身份。通过从实质性构成、已有成果的技术差别以及实质性特点等方面认定发明人创造性贡献,此类纠纷就可以得到解决。

二、认定发明人创造性贡献的依据和标准

需要认定发明人创造性贡献的情况多发生在发明被授予专利之后,被“遗漏的发明人”发现自己在专利证书上没有被列为发明人或专利权人,进而向法院提起诉讼,主张其发明人身份与专利权。例如,原告李某某、盛某某诉被告中国科学院微生物研究所专利权权属纠纷一案(5)参见最高人民法院(2020)最高法知民终944号民事判决书。中,原告原以为参与发明的人就应该是权利人,但最后原告发现其既不是发明人,也不是专利权人,于是提起民事诉讼。对于授予专利的发明,它的说明书与权利要求书已经通过专利审查机构的实质性审查,因而可作为重要的认定依据。

创造性贡献认定的主要标准应当是新颖性、创造性和实用性。一项发明一般都具有两个及以上的独立权利要求与多个从属权利要求。权利要求中的技术特征对于发明整体存在重要程度的差异。如果一个发明是由多个发明人共同完成,则每个发明人所作贡献在不同的技术特征上有所体现,因而不同的贡献也存在重要程度的差异,但只要其贡献符合创造性贡献的标准,就不会影响其发明人身份,国外专利法通常执行这一原则。美国专利法规定,即使有些发明参与人实际上并未一起或同时工作、未作出与其他参与人相同种类或相同程度的贡献、未对该专利每个权利要求之标的均有所贡献,多数发明参与人仍可共同提出专利申请。美国判例情况与此类似,只要发明参与人的贡献被认定创造性贡献,则不要求所有发明参与人都独立构思出整个发明方案,不要求发明人存在物理上的工作接触。因此,发明人创造性贡献的认定,不应当要求不同发明人之间贡献的绝对一致,不应当要求每个发明人贡献都均等,只要发明参与人的贡献符合发明人创造性贡献的认定标准,就应当成为合作发明人。

(一)认定发明人创造性贡献应以权利要求书为依据

权利要求书既是专利审查的主要依据,也是专利保护的主要依据[3]107。独立权利要求需要写明该发明与现有技术不同的技术特征。从属权利要求需要写明被引权利要求基础上所附加的技术特征,两者的结合可以明确发明申请的保护范围。权利要求书在创造性贡献的认定中具有重要地位和作用,主张发明人身份的当事人可以把权利要求书作为依据,举证自己对权利要求中哪个技术特征作出了贡献以及贡献的类型,以澄清争议。

有关合作发明人身份及其权利归属的民事诉讼,法院一般依据“谁主张,谁举证”原则,由主张发明人身份的当事人承担证明责任。主张发明人身份的当事人一般是诉讼原告,他们以权利要求书为依据,收集研发过程中各种相关证据,以此要求认定自己的创造性贡献,确认合作发明人身份。研发过程会留下大量资料,包括设备中存储的实验数据、研发人员的研发记录、研发机构保存的研发录像、当事人之间有关于研发进程的聊天记录等,这些资料都可为诉讼主张提供证据支撑,需要在筛选和整理后进行提交。例如,原告河南诚信密封新材料科技有限公司诉被告曹某及新乡市凯辉机械有限公司专利权权属、合同纠纷案(6)参见最高人民法院(2021)最高法知民终1651号民事判决书。中,原告向法院提交了以下证据:诚信公司微信公众号中关于该技术发表的文章推送、诚信公司员工的证人证言;凯辉公司提交了以下证据:凯辉公司与诚信公司有关研发事项的聊天记录、有关该技术的图片等。权利要求书具有清楚、简要的特点并且包含了必要技术特征[2]270-271。因此,认定创造性贡献应当以权利要求书作为依据,进而收集相关证据,法院以此进行创造性贡献认定,以公正判决。

(二)认定发明人创造性贡献的三个标准

认定创造性贡献要审查贡献结果是否符合三个标准。如果贡献结果基本符合三个标准,且贡献行为是形成贡献结果不可替代的原因,此贡献就可视为创造性贡献。三个标准指的是新颖性、创造性和实用性。对于还未授予专利的发明,发明参与人是否享有发明人身份与专利权并不确定。贡献结果一般在权利要求的技术特征上有所体现,对贡献结果的新颖性、创造性和实用性进行判断,可得出贡献人是否应当享有发明人资格的结论。发明整体与贡献结果是整体与部分的关系,发明的实质性审查一般需要以发明整体与现有技术进行判断,贡献结果是发明整体的一部分。对贡献结果可以进行类似专利的审查。对于已授予专利的发明,根据授予专利的独立权利要求或从属权利要求,判断贡献结果是否属于技术特征(符合专利授予条件的技术特征)的组成部分,若贡献结果是技术特征的组成部分,则该贡献结果也符合创造性贡献认定的三个标准。

1.对贡献结果进行新颖性审查

在专利中,判断新颖性有两个方面:一是有无抵触申请情况;二是属于现有技术与否。对贡献结果进行新颖性审查,要判断贡献结果是否属于现有技术。将贡献结果与现有技术进行单独对比,若贡献结果与对比文件中现有技术方案相同,并且技术领域、解决的问题以及实现的效果也一样的话,则该贡献结果不存在新颖性,就不应视为创造性贡献。

2.对贡献结果进行创造性审查

对于发明专利的创造性要求是,与现有技术相比,要具有突出的实质性特点和显著进步。《专利审查指南》提出创造性判断的三个步骤:确定最接近的现有技术;确定区别特征和发明实际解决的技术问题;保护的发明对本领域技术人员非显而易见[3]172-174。在对贡献结果进行类似的创造性判断时,对于确定最接近的现有技术与区别特征的判断可同专利审查保持一致,但应适当降低区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果。这是因为,贡献结果大都为发明整体的一部分,单就一个贡献结果很难收到一定程度的技术效果。贡献结果的非显而易见性也应同专利审查保持一致,即贡献结果不应是本领域技术人员根据现有技术启示就能轻易作出的贡献。

3.对贡献结果进行实用性审查

由于单个贡献结果可能为技术特征中的一部分,只有在技术整体运作中才能判断是否可以使用并产生积极效果,对贡献结果可仅判断它是否具有被制造的可能性以及是否不属于《专利审查指南》中列举的不具有实用性的情形,即无再现性、违背自然规律等,以此判断该贡献结果是否具有实用性。

创造性贡献认定还要判断贡献行为是否为形成贡献结果不可替代的原因。贡献行为的被替代性越强,其创造性程度就越低,资金投入、非创造性的人力投入以及各种辅助性工作等,社会多数主体都可提供此类贡献。贡献主体的差异一般不造成发明本质上的差异。发明人贡献行为的判断可参考国外总结的四种创造性贡献的行为:第一,在团队中发现或解决了其他合作人未认识到的问题;第二,解决了其他合作人不能解决的问题;第三,为发明增加了其他发明人未想到的巨大优势;第四,拥有其他成员没有的技能。若贡献行为是贡献结果形成不可替代的原因,贡献结果又符合三个标准,则可以判断其为创造性贡献。

三、不应被视为发明人创造性贡献的几种情形

需要明确几种不应被视为创造性贡献的典型情形,以减少相关纠纷的诉讼案件,更好保护合作发明人的权利,营造良好的科技创新环境。

(一)物质技术条件投入

物质技术条件投入包括物质条件投入和技术条件投入,前者主要包括各种资金、设备、器材、原材料,后者包括公开和尚未公开的技术成果。关于物质条件投入,在合作发明中,一方或多方仅投入物质条件不应视为对发明作出了创造性贡献。从法院判决中可发现,物质条件投入具有多种类型。在原告魏某诉被告陈某专利权权属纠纷案(7)参见最高人民法院(2019)最高法知民终58号民事判决书。中,双方在合作协议中约定,由陈某负责产品的设计、研发和专利申报,魏某负责联系合适的加工厂作为供应商,落实产品生产制造,以及后期投放市场等。《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第6条规定,提供资金、设备、材料试验条件……等人员,不属于职务技术成果的完成人、完成技术成果的个人。将物质条件的投入人排除出技术成果完成人范围的规定,同样也适用于对参与度要求更高的合作发明,提供物质条件不应视为技术成果的完成人,不能成为发明人,此类贡献不属于创造性贡献。

一方或多方投入技术条件不应视为对发明作出了创造性贡献。技术本身具有创造性并非意味着投入技术的贡献行为仍具有创造性,物质条件投入与技术条件投入在目的上没有本质区别,即都是为研发活动提供辅助性工作。依据实施细则第13条之规定,提供辅助工作的人不能成为发明人,技术条件投入的贡献不应被视为创造性贡献。对于投入专利的专利权人来说,其技术条件投入虽不应被视为创造性贡献,但基于其专利而形成的新发明,可能构成“经改进的发明创造”。

(二)期望结果贡献

仅有期望结果贡献却未给出实现该结果方法的情形,不应被视为创造性贡献。所谓期望结果贡献,即一主体对共同的发明目标提出较为宽泛或显而易见的方案。例如,几只有艾滋病症状的猫的主人将猫捐赠给研究所,后来该研究所分离出了致病FIV病毒,猫主人以其作出捐赠行为主张发明人身份。法庭认为,猫主人对发明本身没有作出重要贡献,不能成为合作发明人,因为猫主人只是简单地说了猫的症状,并没有提供实际分离病毒的方法或诊断感染该病毒的方法等。再如,A向B建议在新框架下发明一个经过改进的倾角调节杆,但A并未对如何发明新的倾角调节杆而作出贡献,则A的建议行为不是创造性贡献。期望结果更像是个人的主观臆想,不具有可操作性,期望结果的实现方法才是更为关键的因素。

发明的构想与对发明的期望结果属于两个不同概念,构想本身更体现系统性、中心性、层次性、整体性思维活动。发明构想需要在发明者头脑中有足够细节,致使普通技术人员无须广泛地研究或实验就能将发明转化为实践。例如,发明构想对发明整体实现路径,可能遇到的困难以及可能需要的技术设备或专利等都有所把握。除特殊情形外(发明可能在偶然情况下产生,如在化学技术、生物技术等领域,随机的实验结果可能产生新的发明),一项发明大都始于对发明的系统性构想,后由具有相关知识与实验技巧的人员把构想诉诸实践,以完成发明[4]。无技术背景或专业知识的普通人能轻易给出一项发明的期望结果,而技术创新过程是一个不断排除各种不确定性的过程,是一个经历各种失败、需要不断付出大量成本和代价的过程[5]。仅凭主观上的臆想,显然并不符合技术创新过程的特征。

(三)其他不应被视为创造性贡献的情形

上述两种不应被视为创造性贡献的情形较为常见,其他不应被视为创造性贡献的情形有很多种类,其中较为典型的有惯用手段的直接置换、显而易见的方案、上下位概念等。这些多为专利审查中丧失新颖性或创造性的特殊情形。

一是惯用手段的直接置换不应被视为创造性贡献。例如,在对专利审查中,对比文件公开了采用螺丝固定的装置,而要求保护的发明将该装置的螺丝固定方式改换为螺栓固定方式[3]158。该类贡献因其贡献结果与现有技术相比不具备新颖性,因而该贡献不应被视为创造性贡献。

二是显而易见的方案。例如,有一项涉及燃料喷射器的专利,该喷射器有一项针对磁性材料的权利要求,该权利要求提及“该材料要具有足够剩磁性”,但并未给出具体的材料类型。一个所谓发明人给出一个具体的材料,但法庭认为此方案对本行业人员来说显而易见,因而认定其未对发明作出创造性贡献。《专利审查指南》规定,发明对该领域技术人员来说应不是显而易见的。此类型贡献结果进行类似专利的创造性审查时,因贡献结果显而易见而丧失创造性,此贡献不应被视为创造性贡献。

三是上下位概念[6]。如果作出的贡献是上位概念,而对比文件中采用下位概念,那么这项贡献则不应被视为创造性贡献。《专利审查指南》对此有所举例,如对比文件公开某产品是“用铜制成的”,就使“用金属制成的”同一产品的发明或者实用新型不再具备新颖性[3]158。若贡献结果得出用“用金属制成”是上位概念,而对比文件中“用铜制成”是下位概念,贡献结果过于宽泛,并且结果所得出的用金属制成与用铜制成相比,不具备新颖性,未使发明整体上产生积极效果,此贡献不应被视为创造性贡献。

四、结语

专利技术只有同市场相结合,进行转化和运用,才能在无形资产的经营过程中成为正资产,产生促进经济社会发展的正能量[7]。合作发明中有关实际发明人、专利权以及专利申请权的纠纷会对专利技术的转化与运用产生负面影响。创造性贡献的认定对实际发明人的确认、专利权以及专利申请权的享有发挥重要作用。我国现有专利制度还有待于进一步完善,需要解决贡献概念的分歧,更加清晰地进行创造性贡献的认定。合作发明中创造性贡献的认定大致有三方面内容:首先,明确创造性贡献的重要性差异不影响发明人身份,并以权利要求书为贡献认定的重点,落实“谁主张,谁举证”的举证原则;其次,在具体认定时,应将贡献分为贡献行为与贡献结果,对贡献结果进行类似专利的新颖性、创造性和实用性审查,判断贡献行为是否为形成结果不可替代的原因;最后,物质技术条件的投入、期望结果贡献以及惯用手段直接置换等情形不应被视为创造性贡献。