民用航空发动机主制造商委托开发合同知识产权权益受限原因分析

姬兆芬

一款新型号航空发动机产品的研制涉及大量的技术开发工作，主制造商一般会签署委托开发合同来支撑项目研制目标实现，从而产生大量的技术成果与知识产权。缔约双方对技术成果及其知识产权归属与使用、收益、转让等（下文统称“实施权”）的约定关乎项目产品成功、市场成功和商业成功，技术成果及其知识产权归属与实施权安排是委托开发合同的关键内容之一。

在实务中，因种种原因部分委托开发合同的受托方只交付实物成果不交付或者不完整交付技术成果，主制造商未能实现其预期的知识产权权益，可能对型号项目获得产品、市场或商业成功产生障碍。

主制造商拥有技术成果与知识产权的必要性

航空发动机的高度集成性决定了主制造商需要掌控产品相关技术及其知识产权，主制造商拥有技术成果和知识产权的必要性主要体现在：

首先是产品成功的需要。一是若主制造商不掌握技术成果及其知识产权，其技术人员将无法掌握委托开发所得的创新成果和知识产权、不能熟练运用该技术成果开展集成等产品研制工作。二是若主制造商不拥有知识产权，不经权利人许可就无法基于该前景知识产权对技术方案进行优化、改进提升产品功能和性能。三是适航取证的需求，航空发动机主制造商在产品上市前必须取得TC证和PC证，为了顺利取证，主制造商必须全面掌控产品各部件/系统技术方案情况。四是掌握相关产品及技术的知识产权，能够在产品链和市场竞争中处于有利地位，避免相关的技术成果被其他竞争对手采用，从长远来看，掌握技术成果的知识产权是保持产品市场竞争力的保证。五是知识产权本身作为无形资产也是主制造商最重要的资产之一，随着技术的发展，科技企业的无形资产特别是以专利为代表的知识产权在企业资产的占比越来越大，知识产权也能通过许可、转让等方式实现直接受益。

其次是市场成功的需要。一是客户普遍要求主制造商承诺与保证产品不侵犯第三方知识产权，若主制造商不掌握产品相关技术方案，将无法开展产品侵权风险排查，无法提交满足客户需求的不侵权分析报告。某种程度上，如果主制造商自身知识产权实力较强，比如在各个技术模块都布局有相关专利，一方面是自主知识产权的直接证明，另一方面，这些专利也是抵御知识产权风险的最有效手段。在国际市场竞争中，知识产权是企业相互竞争的最有效工具，若一方的产品缺乏相应的专利，很容易在市场竞争中遭到排挤，通常竞争对手会通过直接发起专利诉讼或者在竞标的时候给买家施加压力，通过这种方式将竞争对手排除出市场，或者对其销售造成干扰，降低产品的竞争力。在这种情况下，主制造商若要掌握足够的知识产权，相关的专利同样能够覆盖到竞争对手的产品，对方就无法以知识产权为杠杆进行干扰，容易通过谈判达成交叉许可，而掌握足够的知识产权就是实现知识产权交叉许可的基本要求。二是若外委获取的相关技术成果存在权利瑕疵，将影响产品交付和运营，主制造商将可能由此承担巨额的侵权赔偿责任和违约责任。三是客户一般要求主制造商授予客户知识产权免费许可，若主制造商自己不拥有知识产权，将会受到上游供应商的掣肘而无法做出授权许可承诺。

最后是商业成功的需要。一是主制造商不掌控技术成果及知识产权，将使其在该技术乃至相应部件系统上严重依赖供应商，不利于供应链管控。二是供应商擅自申请专利、将应以专利形式保护的技术方案未申请相关权利或者将主制造商作为技术秘密保护的技术公开，都可能破坏主制造商某个技术领域或总的知识产权保护和布局策略;三是供应商将本该交付主制造商的技术成果或者相关知识产权自我实施、转让或许可他人使用，将损害主制造商权益。四是若知识产权归受托方所有的技术成果受到出口管制，可能造成断供，会对产品集成和顺利交付客户产生重大影响。

主制造商无法获得知识产权权益的原因分析

关于委托开发合同的技术成果归属和实施权，我国《民法典》、《专利法》、《著作权法》等都有相关规定，但从法律条文看，民事一般法和特别法对委托开发合同技术成果归属和实施权规定的基本原则是当事人意思自治，有约定从约定，无约定将基于交易习惯或者以法定规则确定。在法定层面，两类技术成果有所区别：发明创造和作品等智力成果归属于技术开发完成方即受托人，双方均可实施，受托人轉让专利申请权时委托人在同等条件下享有优先受让权;技术秘密成果由双方享有，双方均有权使用、转让，但不得侵犯第三人已登记的知识产权，且未交付给委托人前受托人不得转让给第三人。由此可知，若直接适用法定规则，主制造商将无法享有或独自享有技术成果及其知识产权权益，可能导致其委托项目部分目的落空，为此，主制造商需要通过合同安排和全面履行以保障其知识产权权益的实现。

一般情况下，主制造商无法获得知识产权权益的原因有以下几个。一是未对知识产权权属做出约定，直接适用交易习惯或法定规则。一种情况是委托开发合同文本对前景知识产权归属及后续改进等未做约定。另一种情况是合同签署时未能精准识别合同业务场景，从而将委托开发合同以买卖合同、委托加工合同等类型签署，从而导致合同文本中缺乏有关知识产权、技术成果交付物及验收标准等内容约定，只能直接适用交易习惯或法定规则，在知识产权权益获取上陷入被动。在实践中，一般作为受委托的机构，对知识产权的所有权非常重视，特别是零部件供应商，对于这些零部件企业而言，他们希望自己的客户尽量覆盖多的企业，扩大自己的产品销量，若受委托开发的技术成果知识产权由委托方掌握，零部件企业只能向单一企业供货，显然减少了自己的潜在收入。另外，很多零部件产品在知识产权上有很多共性的部分，这部分的技术特征可能是不同产品都必须要具备的，比如产品的安全设置、节约成本的方法，这些在委托开发过程中产生的知识产权成果，可能在多个产品中发挥效益，供应商通常会通过模糊的方式处理知识产权条款，或者抵制讨论知识产权归属权的问题。这样造成主制造商在委托开发后，知识产权的归属根据法定原则归受托人，陷入被动。

二是技术成果交付、验收标准约定不清，导致交付不完整。委托开发合同的标的和交付物应为记载了技术成果信息的文件、附着了智力成果的相关实物及其基于技术成果的知识产权，在实务中时常发生合同文本对知识产权的归属、实施权等做出详细约定，但双方对交付物内容约定不完整，仅约定实物、文件等有形物而忽视了对技术成果技术交底、权利类交付物的约定。如在计算机软件委托开发合同中对是否需交付源代码约定不明;或虽约定需交付技术成果和相关知识产权，但对具体交付内容、验收方式和标准未进行约定，或者约定非常模糊，造成技术成果及其知识产权交付不完整、权益虚化。

另外，知识产权的显性化具有滞后性，合同验收时往往相关知识产权还没有权证化，比如还没有申请专利，验收存在难度，也会导致在验收时无法确认交付是否完整。

三是对知识产权权属和实施权约定进行不利让步。由于谈判地位等原因，受托方在技术成果及知识产权权属和后续实施权等方面提出诸多限制条件，如前景知识产权归受托人独有、授予主制造商的知识产权许可仅限于该合同履行等，主制造商出于优先解决技术问题的考虑在相关条款上进行让步，往往不利于后续对技术成果的实施和改进，甚至影响主制造商委外项目目的实现。这种现象在涉外技术合作项目中比较常见。另外，由于不同国家或者地区知识产权相关规定的差异，涉外合同所适用准据法的选择也会影响知识产权的实际获取。

在委托开发合同中，知识产权归属的约定往往非常复杂，具体的技术成果往往涉及到众多的技术特征与技术成果，比如产品构型、生产工艺、软件代码、测试数据等等。在这些知识产权特征中，又有背景知识产权、前景知识产权、双方共同产生的知识产权、一方独自产生的知识产权，以及在背景知识产权基础上产品的知识产权。如果不在合同清单中逐一约定知识产权归属，就会产生很多争议的空间。比如对于背景知识产权的界定，一开始就需要明确项目进行过程中可能实行的前景知识产权，包括技术秘密、专利等，并取得相关的许可和保证，一方面是主制造商在以后应用到背景知识产权时不会承担风险，另一方面避免被委托方将新产生的前景知识产权作为背景知识产权，甚至独自将前景知识产权申请了专利。

四是未从委托目的出发，让步约定知识产权共有。在实务中，业务人员为了尽快达成合意，往往将合同条款从坚持知识产权独有让步到共有。约定知识产权共有可能是交易双方最容易达成的一致的情形，但是事实上知识产权权属共有的约定会衍生出非常复杂的法律关系。如，申请专利、排他方式许可他人使用、转让该技术必须经双方同意，实施、转让、转化、许可所得利益由双方分享，受托人可以独立进行改进并享有知识产权。

在委托开发合同中，经常会出现一种双方妥协的条款，即双方约定相关的知识产权共有，对可专利的技术成果，双方共同申请专利，作为共同的权利人。这会产生很多潜在的风险。首先在知识产权保护方式上，有些技术成果可以技术秘密保护，有些可以通过专利来保护，由哪一方来申请专利、承担费用，在实践中都是比较难以处理的事情，比如对于选择怎样的技术方案申请专利、对于适合技术秘密保护的成果采用何种保密措施，双方都会有很大差异。例如在对一方离职人员的技术秘密的保密措施管理上，双方就容易发生争议，对于掌握技术秘密的人员通常会签订竞业禁止协议，但是根据法律就需要支付相应的费用，对于被委托方通常不愿意采取如此严格的保密措施。其次，一般在委托开发合同中，签订知识产权共有的前提是基于双方共同开发的技术成果。但是在实践中，共同开发很多情况下非常模糊，双方技术人员共同讨论，有时候主制造商虽然委托供应商开发，但是主要的技术构思、技术要求、甚至测试都是主制造商完成的，而被委托方主要承担方案细化和完善的工作，这种情况下，双方约定知识产权共有有损公平。原则上在这种合作模式下，技术成果的主要贡献者是主制造商，但是若在约定共同开发共享知识产权的情况下，技术成果也共享了，对主制造商是一种损失。

五是未严格开展技术成果及其知识产权的验收。在实务中，业务人员往往对实物交付物的交付和验收比较重视，而忽视技术成果及相关知识产权的技术交底和验收;另外，也存在工程技术人员由于缺乏知识产权专业知识，仅将可专利的技术方案认定为前景知識产权，未将完成开发任务产生的新的工艺方法、图纸、技术秘密成果等纳入前景知识产权范围，未进行全面验收;还有，验收时未对技术成果是否具有创新性、是否存在权利瑕疵等进行必要的风险排查，为今后实施或运营技术成果及相关知识产权留下隐患，甚至导致纠纷。

技术成果及相关知识产权的验收难度非常大，必须建立在背景知识产权、合伙开发的知识产权、独立开发的前景知识产权非常清晰的前提上，需要对照合同签订时附带的清单严格核验。一方面避免供应商将新产生的技术当成背景知识产权，这一点在实践中经常出现，对于专用于相关产品开发的技术成果，背景知识产权和前景知识产权相对容易区分，但是对于在开发过程中产生的一些通用的技术，这些知识产权可以用于当前的项目，也可能用于将来的其他项目，被委托方通常希望能够据为自有，有的甚至独自申请专利。